CE - Sentencia 11001032400020130039200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00

Demandante: Un Solo Proveedor S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: HDN Development Corporation Tema: Registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 33686 de 30 de mayo de 20121 y 26810 de 3 de mayo de 20132 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Un Solo Proveedor S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de HDN Development Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Un Solo Proveedor S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las

1. La sociedad Un Solo Proveedor S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las

siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 33686 de fecha 30 de mayo de 2012, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el registro de la marca mixta KRISPY KREME para distinguir productos (sic) de la clase 43 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 26810 de mayo 03 de 2013, proferida por el Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 33686 de fecha 30 de mayo de 2012, confirmándola.

1 Folios 12 a 17 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 18 a 25 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 26 a 38 C pp.2

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Demandante: Un Solo Proveedor S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca mixta KRISPY KREME concedida a la sociedad HDN DEVELOPMENT CORPORATION, para distinguir servicios de la clase 43 de la clasificación de marcas.

de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca mixta KRISPY KREME concedida a la sociedad HDN DEVELOPMENT CORPORATION, para distinguir servicios de la clase 43 de la clasificación de marcas.

CUARTA: Que se ordene comunicar la (sic) anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del Código de Procedimiento

Administrativo y Contencioso Administrativo.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Adujo que la sociedad Un Solo Proveedor S.A. es titular de la marca nominativa “KROSPY” para distinguir productos de la clase 306 del nomenclátor Internacional de

Niza, estos son:

“[…] HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, CONFITERIA,

HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA,

POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS

(CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO […]”.

4. Aseveró que, el 24 de junio de 2011 , la sociedad HDN Development Corporation solicitó el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME ” para distinguir servicios de la clase 437 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza,

estos son:

“[…] SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE

servicios de la clase 437 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE

RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN EL SUMINISTRO DE DONUTS, PIES,

TARTAS, PASTELES, PONQUÉS, PANECILLOS, PANECILLOS EN FORMA

DE ROSQUILLAS, CAFÉ, JUGOS, CACAO Y BEBIDAS; SERVICIOS DE

VENTA DE DONUT […]”.

5. Indicó que, una vez publicada la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 635 de 6 de diciembre de 2011, se presentó oposición por parte de la sociedad Un Solo Proveedor S.A., con fundamento en su marca nominativa “KROSPY” que identifica productos de la clase 30.

6. Manifestó que, a través de la Resolución 33686 de fecha de 30 de mayo de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para

4 Folio 27 C pp. 5 Folio 28 C pp. 6 Certificado 422.961. Versión 8. Folio 204 C pp. 7 Certificado 471.100. Versión 9. Folio 11 C pp.3

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Demandante: Un Solo Proveedor S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

distinguir servicios de la mencionada clase 43, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación.

Demandante: Un Solo Proveedor S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

distinguir servicios de la mencionada clase 43, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación.

7. Señaló que, mediante la Resolución 26810 de 3 de mayo de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la

Resolución 33686.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta das las siguientes disposiciones : i) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina , artículos 134 literal b) y 136 literal a); y ii) Constitución Política, artículo 29.

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “KRISPY KREME” en la clase 43 del nomenclátor internacional , sin considerar que la misma era similarmente confundible con su marca nominativa “KROSPY” que ampara productos en la clase 30, lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a ) de la Decisión 486 de

2000.

10. Explicó que la marca concedida no cumple con los requisitos para ser registrada, a

consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a ) de la Decisión 486 de 2000.

10. Explicó que la marca concedida no cumple con los requisitos para ser registrada, a saber, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad gráfica , de conformidad con lo establecido en el artículo 134 ibidem.

11. Sostuvo que existe una evidente la similitud fonética, ortográfica y visual entre las palabras KRISPY y KROSPY, ya que el elemento KREME es descriptivo. Además, a su juicio, evocan el mismo concepto.

12. Argumentó que la palabra KREME, a pesar de no tener un significado en sentido estricto en el diccionario, el consumidor entiende perfectamente que se refiere a CREMA, es decir, a uno de los elementos que integra los alimentos que distingue esta marca, las DONUTS. De allí que la expresión KREME es descriptiva, por lo que la SIC violó el artículo 29 de la Constitución Política.

13. Advirtió que, a su juicio, los productos amparados por las marcas son idénticos y, en consecuencia, se configuran los dos presupuestos necesarios para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad prevista en el mencionado literal a) del artículo 136.

8 Folios 29 a 36 C pp.4

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14. Ello, máxime cuando están ubicados “[…] en la misma clase (sic) […]” del nomenclátor; comparten los mismos canales de comercialización; los medios de

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

14. Ello, máxime cuando están ubicados “[…] en la misma clase (sic) […]” del nomenclátor; comparten los mismos canales de comercialización; los medios de publicidad son idénticos , o cuando menos similares, habida cuenta de la naturaleza de los productos; y se trata de un mismo género.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.

16. Señaló que la marca concedida goza de distintividad intrínseca, en la medida en que tiene elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que la identifican y diferencian. Asimismo, es distintiva extrínsecamente, ya que no existe otra marca en el mercado que sea similar a ella y que, en ese sentido, coloque a los consumidores en una situación de confusión.

17. Manifestó que, a su juicio, no se debe excluir del cotejo el término KREME. De allí que no existe riesgo de confusión, por lo que las dos marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

II.2. Contestación de la sociedad HDN Development Corporation10

18. La sociedad HDN Development Corporation contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que la marca concedida es mixta, por lo que tiene un elemento denominativo y uno gráfico , el cual

18. La sociedad HDN Development Corporation contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que la marca concedida es mixta, por lo que tiene un elemento denominativo y uno gráfico , el cual consiste en un diseño particular.

19. Adujo que no existe ninguna semejanza visual, gráfica o fonética con la s marcas previamente registradas, por lo que no son confundibles.

20. Explicó que el cotejo debe realizarse sin fraccionar los conjuntos marcarios, es decir, teniendo en cuenta todos sus elementos.

21. Indicó que la marca “KRISPY KREME” evoca en la mente del consumidor una idea clara, esto es una crema crocante, pues la palabra KRISPY sugiere algo que es crujiente. Por su parte, de la marca previamente registrada “KROSPY” no se desprende ninguna idea lógica o conce pto que pueda ser evocado en la mente del consumidor.

9 Folios 160 a 174C pp. 10 Folios 58 a 88 C pp.5

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22. Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que KREME no es una palabra descriptiva sino un elemento de fantasía.

23. Concluyó que cada una de las marcas goza de la suficiente fuerza distintiva, por lo que pueden coexistir en el mercado al no resultar confundibles.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

24. La sociedad Un Solo Proveedor S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 15

que pueden coexistir en el mercado al no resultar confundibles.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

24. La sociedad Un Solo Proveedor S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 15 de julio de 2013 11 en contra de las Resoluciones 33686 de 30 de mayo de 2012 y 26810 de 3 de mayo de 2013 , expedidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio – SIC.

25. Mediante auto de 27 de octubre de 2015 12 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad HDN Development Corporation. El 17 de noviembre de 2015 13 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

26. A través de providencia de 20 de abril de 201614 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 1º de julio de 201615.

27. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara un certificado de vigencia y titularidad de una marca, el cual fue aportado16.

28. Mediante auto de 15 de diciembre de 201717 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 150-IP-2018 de 1 de febrero de 201818 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 135 literal e). Asimismo, no interpretó el artículo 134 literal b). Dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

11 Folio 1 C pp. 12 Folios 44 a 47 C pp. 13 Folio 47 vto C pp. 14 Folio 180 C pp. 15 Folios 191 a 198 C pp. 16 Folio 204 C pp. 17 Folios 240 a 243 C pp. 18 Folios 272 a 283 C pp.6

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La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de Ios artículos 134 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la Interpretación Prejudicial del artículo 136 Literal a) de la Decisión antes mencionada por ser procedente.

No procede la interpretación del literal b) del artículo 134 debido a que no es materia controvertida el concepto de marca.

De oficio se interpretará el artículo 135 literal e ) de la Decisión 486 de la

No procede la interpretación del literal b) del artículo 134 debido a que no es materia controvertida el concepto de marca.

De oficio se interpretará el artículo 135 literal e ) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar temas relacionados con Ios signos conformados por denominaciones descriptivas.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirect o y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

2. Comparación entre signos mixtos y de nominativos

[…]

ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

2. Comparación entre signos mixtos y de nominativos

[…]

2.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

[…]

3. Signos conformados por denominaciones descriptivas

[…]

3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o Indicaciones descriptivas. Sin7

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embargo, Ios signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.

[…]

4.Signos conformados por palabras en idioma extranjero

[…]

4.2 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas […]” (mayúscula y negrilla del original).

[…]

4.2 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas […]” (mayúscula y negrilla del original).

30. Mediante auto de 17 de marzo de 2019 19 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

31. En el término para alegar de conclusión, la sociedad HDN Development Corporation20 y la SIC 21 reiteraron sus argumentos de defensa. Por su parte la sociedad Un Solo Proveedor S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

33. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 33686 de 30 de mayo de 2012 y 26810 de 3 de mayo de 2013 expedidas por la Superintendencia de

IV.2. La formulación del problema jurídico

33. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 33686 de 30 de mayo de 2012 y 26810 de 3 de mayo de 2013 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición

19 Folio 284 C pp. 20 Folios 291 a 334 C pp. 21 Folios 335 a 341 C pp. 22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

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presentada por la sociedad Un Solo Proveedor S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de HDN Development Corporation.

34. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “KRISPY KREME” concedida para identificar servicios en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HDN Development Corporation y la marca nominativa “KROSPY” que ampara productos de la clase 30, cuyo titular es la parte demandante,

identificar servicios en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HDN Development Corporation y la marca nominativa “KROSPY” que ampara productos de la clase 30, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 134 literal b) y 135 literal e) ibidem, este último interpretado del oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el 29 de la Constitución Política.

35. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

36. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 33686 de 30 de mayo de 2012 23 y 26810 de 3 de mayo de 2013 24 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Un Solo Proveedor S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de HDN Development Corporation.

IV.4. Análisis del caso concreto

37. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios comprendidos en la clase 4325 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

37. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “KRISPY KREME” para distinguir servicios comprendidos en la clase 4325 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE

RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN EL SUMINISTRO DE DONUTS, PIES,

TARTAS, PASTELES, PONQUÉS, PANECILLOS, PANECILLOS EN FORMA

DE ROSQUILLAS, CAFÉ, JUGOS, CACAO Y BEBIDAS; SERVICIOS DE

VENTA DE DONUT […]”.

38. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca mixta concedida y la m arca nominativa “KROSPY” de su titularidad, tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. Lo anterior, por cuanto, a su juicio, la palabra KREME, si bien no tiene significado en español, el consumidor sabe que se refiere a CREMA, por lo que es

23 Folios 12 a 17 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 18 a 25 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 25 Certificado 471.100. Versión 9. Folio 11 C pp.9

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descriptiva de los servicios reivindicados. De allí que , al excluirla del cotejo, existe

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descriptiva de los servicios reivindicados. De allí que , al excluirla del cotejo, existe semejanza entre KRISPY y KROSPY.

39. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 150IP-2018 de 1 de febrero de 201826 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 135 literal e). Asimismo, no interpretó el artículo 134 literal b) ibidem, comoquiera que no es asunto controvertido el concepto de marca.

40. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 literal b) de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación adujo que la marca concedida resultaba similarmente confundible con su marca, esto es, alegó que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la mencionada decisión27.

41. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos

procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración de los artículos 135 literal e), 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y 29 de la Constitución Política

42. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor28:

26 Folios 272 a 283 C pp. 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 28 Folio 276 C pp.10

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Demandante: Un Solo Proveedor S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que

Demandante: Un Solo Proveedor S.A.

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“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

43. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca cuestionada del tercero con interés directo en el resultado del proceso29

(mixta) Registro 471.100 Clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el demandante30

KROSPY

(nominativa) Registro 422.961 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

44. Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “KRISPY KREME” del

KROSPY

(nominativa) Registro 422.961 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

44. Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “KRISPY KREME” del tercero con interés en el resultado del proceso, y la marca nominativa “KROSPY” del demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

29 Folio 11 C pp. 30 Folio 204 C pp.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00392-00

Demandante: Un Solo Proveedor S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

45. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta objeto de análisis, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

46. En efecto, de la revisión de l signo distintivo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

47. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso

marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

47. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele