CE - Sentencia 11001032400020130044900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Laboratorios Chalver de Colombia S.A.

Tema: Registro como marca del signo nominativo “HONGOFIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 56680 de 19 de octubre de 20111, 37942 de 25 de junio de 2012 2 y 10897 de 18 de marzo de 2013 3 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. y se negó el registro de la marca nominativa “HONGOFIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Distribuciones Sologenéricos S.A.S., a través de apoderado judicial, en

de Niza, a favor de la sociedad Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Distribuciones Sologenéricos S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que son nulas las Resoluciones No. 56680 del 19 de Octubre de 2.011 y No. 37942 del 25 de Junio de 2 .012, mediante las cuales la señ ora DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS, en su carácter de A QUO, declare fundada la oposición que presento LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A., negó la solicitud de registro de la marca nominativa "HONGOFIN" en la Clase 5a, y resolvió el recurso de reposición que ante ella se presentó.

1 Folios 8 a 10 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 11 a 13 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 3 Folios 14 a 17 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 4 Folios 18 a 29 C pp. 5 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2. Que es nula la Resolución No. 10897 del 18 de Marzo de 2.013, mediante la cual el señor SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su carácter de AD QUEM y agotando vía gubernativa, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí accionante, y negó definitivamente el registro para la marca nominativa "HONGOFIN" en la Clase

5ª.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, solicitamos se declare infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. y se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro de la marca nominativa "HONGOFIN" en la Clase 5 ª internacional de Niza a nombre de DISTRIBUCIONES SOLOGENERICOS S.A.S. (anteriormente denominada DISTRIBUCIONES SOLOGENERICOS LIMITADA) de conformidad con la solicitud de registro presentada para dicho efecto.

4. Adicionalmente, solicitamos se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO efectuar la inscripción del certificado de registro de la marca nominativa "HONGOFIN" en la Clase 5ª internacional, en el Libro de Registro de Marcas, así como la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referen cia […]”6

(mayúsculas del original).

Registro de Marcas, así como la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referen cia […]”6 (mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda7

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que, el 3 de julio de 2009, la sociedad Distribuciones Sologenéricos S.A.S. solicitó el registro como marca del signo nominativo “HONGOFIN” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª8 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son : “[…] fabricación comercialización de productos farmacéuticos de uso humano y en especial medicamento antimicótico (usado para combatir infecciones provocadas a base de hongos […]”.

4. Indicó que, frente a la referida solicitud, la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. presentó oposición, al considerar que el signo solicitado resultaba confundible con su marca nominativa “HONGOMIL”9, en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] fungicidas […]”.

5. Anotó que, mediante la Resolución 56680 de 19 de octubre de 2011, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la mencionada oposición y negó el registro de la marca nominativa “HONGOFIN” para identificar los productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Puso de presente que, contra dicha decisión, la sociedad demandante presentó recurso de reposición y apelación.

de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Puso de presente que, contra dicha decisión, la sociedad demandante presentó recurso de reposición y apelación.

6 Folio 19 C pp. 7 Folios 20 a 21 C pp. 8 Folio 13 C pp. 9 Certificado 362.052.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

6. Mencionó que, a través de la Resolución 37942 de 25 de junio de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 56680.

7. Anotó que, a través de la Resolución 10897 de 18 de marzo de 2013 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 56680.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la s normas en que debía fundarse los actos acusados para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se

Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “HONGOFIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitado por la sociedad Distribuidores Sologenéricos S.A.S., al considerar que era confundible con la marca nominativa “HONGOMIL” de la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. , registrada en la misma clase, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

10. Aseguró que la partícula “HONGO” es de uso común por lo que no era apropiable y por lo tanto débil, así que la diferencia entre los signos confrontados recae en sus terminaciones, estos son, las expresiones “FIN” y “MIL”, lo que da una diferencia ortográfica y fonética.

11. Indicó que no hay conexidad competitiva ni riesgo de asociación, por cuanto, la marca previamente registrada solo se refiere a productos de pesticidas, mientras que sus productos registran productos para consumo humano.

12. Precisó que no existe fundamento alguno para considerar que el signo solicitado sea confundible con la marca nominat iva "HONGOMIL", toda vez que los productos que distinguen no se encuentran en el mismo lugar de comercialización, por cuanto la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se refiere a fungicidas,

sea confundible con la marca nominat iva "HONGOMIL", toda vez que los productos que distinguen no se encuentran en el mismo lugar de comercialización, por cuanto la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se refiere a fungicidas, mientras que el signo está destinado para el consumo humano.

10 Folios 21 a 28 C pp.4

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Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

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13. Puso de presente que, la SIC ha concedido marca s con la partícula “HONGO” sin que tuviera ninguna oposición con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda por fuera del término de traslado12.

II.2. Contestación de la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A.

15. La sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. , tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada 13 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

16. La sociedad Distribuciones Sologenéricos S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 27 de agosto de 2013 en contra de las Resoluciones

demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

16. La sociedad Distribuciones Sologenéricos S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 27 de agosto de 2013 en contra de las Resoluciones 56680 de 19 de octubre de 2011, 37942 de 25 de junio de 2012 y 10897 de 18 de marzo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

17. Mediante auto de 6 de julio de 2015 14 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. El 28 de agosto de 201515 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

18. A través de auto de 20 de enero de 201 616 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 5 de febrero de 201617.

19. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por la parte demandante y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

11 Folios 89 a 93 vto. C pp. 12 Índice 9 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Ibidem. 14 Folios 34 a 36 C pp. 15 Folio 36 vto. C pp. 16 Folio 67 C pp. 17 Folios 72 a 77 C pp.5

13 Ibidem. 14 Folios 34 a 36 C pp. 15 Folio 36 vto. C pp. 16 Folio 67 C pp. 17 Folios 72 a 77 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

20. Mediante auto de 12 de octubre de 201718 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 435-IP-2017 de 8 de noviembre de 201819, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y no interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMA A SER INTERPRETADA

La sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 anteriormente citada, por ser procedente.

No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a

136 Literal a) de la Decisión 486 anteriormente citada, por ser procedente.

No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es materia controvertida el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del singo solicitado.

[…]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

Comparación entre signos denominativos

[…]

18 Folio 81 vto. C pp. 19 Folios 93 a 102 C pp.6

Gráfica o figurativa.

[…]

Comparación entre signos denominativos

[…]

18 Folio 81 vto. C pp. 19 Folios 93 a 102 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado HONGOFIN (denominativo) y la marca HONGOMIL (denominativa)

3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

[…]

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontado se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico (sic).

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto […]”. (mayúscula y negrilla del original).

dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto […]”. (mayúscula y negrilla del original).

22. A través de auto de 2 2 de marzo de 201920 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

23. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Distribuciones Sologenéricos S.A.S.21 reiteró su argumento de nulidad.

24. Por su parte, la SIC presentó escrito de alegatos 22 en el cual afirmó que los actos acusados no son nulos, toda vez que entre el signo y la marca confrontada existen similitudes en el orden ortográfico, fonético y visual . Explicó que la expresión “HONGO” es inapropiable por ser un término genérico al cual se le aplican los productos reivindicados, de manera que los signos deben estar compuesto por elementos adicionales, sin embargo, destacó que en los confrontados tienen terminaciones “FIN” y “MIL”, las cuales resultan fonéticamente similares, por lo que podrían ser fácilmente asociados, generando un eventual riesgo de confusión.

25. Agregó que también existe conexidad competitiva, toda vez que los productos que los signos identifican son del mismo género y finalidad, esto es “[…] hongos […], por lo que presentan canales de comercialización similares.

26. Finalmente, la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. y el Ministerio

los signos identifican son del mismo género y finalidad, esto es “[…] hongos […], por lo que presentan canales de comercialización similares.

26. Finalmente, la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.

20 Folio 104 C pp. 21 Folios 120 a 128 C pp. 22 Folios 111 a 119 C pp.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMIENTO

27. El Consejero de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro mediante escrito de 5 de diciembre de 2025 23, manifestó impedimento con fundamento en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 24, aplicable por remisión del artículo 130 de la Ley 1437, el cual señala:

“[…] Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

[…]

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo […]”.

28. Indicó que: “[…] participé en la audiencia inicial celebrada dentro del proceso de la referencia el 5 de febrero de 2016, en mi condición de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa ante la Sección Primera del Consejo de Estado […]”25.

referencia el 5 de febrero de 2016, en mi condición de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa ante la Sección Primera del Consejo de Estado […]”25.

29. Por lo tanto, se declarará fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro al encontrarse configurado el supuesto indicado supra, en consideración a que intervino en el proceso de la referencia como agente del Ministerio Público 26 y, en consecuencia, se separará del conocimiento del asunto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14927 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

V.2. La formulación del problema jurídico

31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 56680 de 19 de octubre de 2011, 37942 de 25 de junio de 2012 y 10897 de 18 de marzo de 2013 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s

23 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 25 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

23 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 25 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 26 Audiencia inicial de 5 de febrero de 2016. Folios 72 a 78 C pp. 27 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. y se negó el registro de la marca nominativa “HONGOFIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

32. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “HONGOFIN solicitado para identificar los productos de la clase citada y la marca nominativa “HONGOMIL” de la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A., registrada previamente en la misma clase, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

clase, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

33. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.

V.3. La identificación de los actos demandados

34. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la s Resoluciones 56680 de 19 de octubre de 201128, 37942 de 25 de junio de 201229 y 10897 de 18 de marzo de 201330 por medio de las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. y negó el registro de la marca nominativa “HONGOFIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

V.4. Análisis del caso concreto

35. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo nominativo “HONGOFIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] fabricación comercialización de productos farmacéuticos de uso humano y en especial medicamento antimicótico (usado para combatir infecciones provocadas a base de hongos […]”.

36. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “HONGOMIL” de la sociedad Laboratorios

36. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “HONGOMIL” de la sociedad Laboratorios Chalver de Colombia S.A. registrada en la misma clase, estos son: “[…] fungicidas

[…]”.

37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 43528 Folios 8 a 10 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 29 Folios 11 a 13 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 30 Folios 14 a 17 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IP-2017 de 8 de noviembre de 2018, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y no interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ibidem.

38. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo el signo nominativo “HONGOFIN” no es confundible con la marca nominativa “HONGOMIL”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad previsto en el artículo 136 literal a), ibidem31.

adujo el signo nominativo “HONGOFIN” no es confundible con la marca nominativa “HONGOMIL”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad previsto en el artículo 136 literal a), ibidem31.

39. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

40. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

41. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es,

analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00449-00

Demandante: Distribuciones Sologenéricos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

42. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca

en conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante32

HONGOFIN

(nominativa) Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso33

HONGOMIL

(nominativa)

Certificado: 362.052

Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso33

HONGOMIL

(nominativa)

Certificado: 362.052

Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

43. En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre el signo nominativo “HONGOFIN”, solicitado por la parte demandante para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa “HONGOMIL” del tercero con interés en el resultado del proceso, registrada en la misma clase, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

44. Por otra parte, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común y genéricos para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

45. Sobre el particular, se advierte que las expresiones “HONGO”, “FIN” y “MIL” son de uso común para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados:34

“HONGO”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

32 Folio 6 C pp. 33 Ibidem. 34 Consulta realizada el 21 de noviembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo

“HONGO”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

32 Folio 6 C pp. 33 Ibidem. 34 Consulta realizada el 21 de noviembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autorid ad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 202