CE - Sentencia 11001032400020130063800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: MG Automóviles S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en el resultado del proceso: SAIC Motor Corporation

Limited

Temas: Registro de la marca denominativa “MG” para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda y se mantiene la legalidad del acto demandado porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del mismo.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad MG Automóviles S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad MG Automóviles S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2, en ejercicio de la acción de nulidad simple, interpretada por el Despacho como la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la

presentó demanda2, en ejercicio de la acción de nulidad simple, interpretada por el Despacho como la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”4; proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio5.

1 Actuando por medio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 4. 2 Radicada el 5 de diciembre de 2013. Cfr. Folios 11 a 34. 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina, “ Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad demandada revocó la Resolución núm. 25846 del 30 de abril de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la misma entidad, y en su lugar, conceder el registro de la marca nominativa “MG” a la sociedad SAIC Motor Corporation limited. 5 En adelante, parte demandada.2

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00

Pretensiones

2. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 4.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 42489 de 19 de julio de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Expediente

de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Expediente Administrativo No. 12 175616, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad solicitante SAIC MOTOR CO., LTD y la sociedad opositora MG AUTOMÓVILES LTDA., en contra de la Resolución No. 25846 del 30 de abril de 2013, en el sentido de conceder el registro de la marca nominativa MG en clase 12 a favor de la sociedad SAIC MOTOR CO., LTD. Y sin tener en consideración el reconocimiento del nombre comercial MG AUTOMÓVILES de mi representada. Lo anterior, por cuanto la resolución que se impugna está viciada de nulidad, en los términos del artículo 84 del Código de Procedimiento Administra tivo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que adolece de falsa motivación e infracción de las normas en que debería fundarse.

4.2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva: i) declarar la utilización, en Colombia, del nombre comercial MG AUTOMÓVILES de propiedad de mi representada desde el año 1995; y ii) ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca MG (nominativa), para identificar productos comprendidos en la Clase 12 internacional, concedido dentro del Expediente Administrativo No. 12 175616.

4.3. En consonancia con lo anterior, sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro No. 475681 asignado a la marca nominativa MG para identificar productos comprendidos en la Clase 12 internacional, concedido dentro del expediente

Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro No. 475681 asignado a la marca nominativa MG para identificar productos comprendidos en la Clase 12 internacional, concedido dentro del expediente administrativo No. 12 175616.

4.4. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar la inscripción de la cancelación del Certificado de Registro qu e se asignó a la marca nominativa MG para identificar productos comprendidos en la Clase 12 internacional, concedido dentro del Expediente Administrativo No. 12 175616.

4.5. Asimismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4.6. Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten la s medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4.7. Finalmente, solicito se condene en costas a la entidad demandada. […]”. Sic.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante.3

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3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

3.1. Que la sociedad SAIC Motor Corporation Limited , en adelante el tercero con

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

3.1. Que la sociedad SAIC Motor Corporation Limited , en adelante el tercero con interés en el resultado del proceso, mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2012, solicitó ante la parte demandada el registro de la marca nominativa “MG” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.2. Que una vez publicada la solicitud en la gaceta de propiedad industrial, la sociedad MG Automóviles S.A.S. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que dicho signo es confundible ortográfica, fonética e ideológicamente con su nombre comercial “MG AUTOMÓVILES”, el cual aduce que ha usado desde el año 1995. Así mismo, adujo que una relación de conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por los mismos.

3.3. Que mediante la Resolución núm. 25846 de 30 de abril de 2013 , la Directora de signos distintivos de la parte demandada declaró fundada la oposición y, negó el registro de la marca nominativa “MG”, solicitada por la sociedad SAIC Motor Corporation Limited.

3.4. Que tanto la parte demandante, como la sociedad SAIC Motor Corporation Limited presentaron recurso de apelación contra la Resolución núm. 25846 de 30 de abril de 2013.

3.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013, resolvió el recurso de apelación,

de abril de 2013.

3.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de : i) revocar la Resolución núm. 25846 de 30 de abril de 2013 ; y ii) concedió el registro de la marca nominativa “MG” para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SAIC Motor Corporation Limited.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación4

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4. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 136 literal b), 150, 190, 191, y 200 de la Decisión 486 de 2000, y expuso el concepto de la violación

así:

4.1. Mencionó que, a su juicio, el acto administrativo expedido por la demandada no fue debidamente motivado y vulnera el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no expresa con claridad y suficiencia los motivos que llevaron a la autoridad a tomar esta decisión.

4.2. Afirmó que la parte demandada consideró erróneamente que el nombre comercial “MG AUTOMÓVILES” ha sido usado a partir del 4 de enero de 2005 y, que dicho uso no es óbice para sustentar la oponibilidad al registro de la marca nominativa objeto de registro.

4.3. Indicó que desde el año 1995 inició actividades comerciales bajo la

que dicho uso no es óbice para sustentar la oponibilidad al registro de la marca nominativa objeto de registro.

4.3. Indicó que desde el año 1995 inició actividades comerciales bajo la denominación social “MG Vehículos Cía LTDA” y, por ende, a esta fecha se remonta el primer uso de las siglas “MG” en el mercado para identificar en el mercado frente a los consumidores y demás competidores.

4.4. Precisó que cuando la sociedad MG Vehículos Cía LTDA indicada supra fue liquidada el día 2 de diciembre de 2006, la sociedad MG Automóviles S.A.S. asumió sus derechos y obligaciones, y continuó con su actividad mercantil , haciendo uso ininterrumpido del nombre comercial “MG AUTOMÓVILES”.

4.5. Al respecto, aduce que la parte demandada desconoció los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de 2000, pues el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio lo cual quedaría demostrado con el uso real y efectivo del nombre comercial desde el año 1995.

4.6. Adujo que la parte demandada consideró erróneamente que el nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES” no es susceptible de protección, ni oponible al registro de la marca nominativa “MG”, en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando lo cierto es que de las pruebas que acreditan su uso se desprende el hecho de su protección.

4.7. Agregó que el acto administrativo demandado, desconoció el artículo 136, literal b) de la Decisión 486 de 20006, toda vez que existe una significativa similitud

se desprende el hecho de su protección.

4.7. Agregó que el acto administrativo demandado, desconoció el artículo 136, literal b) de la Decisión 486 de 20006, toda vez que existe una significativa similitud

6 “Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:5

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ortográfica entre el nombre comercial y el signo enfrentados, pues comparten la partícula “MG” y tratándose de productos y servicios del sector automotor, el término “AUTOMÓVILES” es de uso común y, por ende, no agrega la distintividad suficiente.

4.8. Manifestó que entre los productos que pretende identificar la marca “MG” y los servicios prestados bajo el nombre y enseña “MG AUTOMÓVILES”, existe una relación de complementariedad , lo cual permite concluir que un consumidor promedio, confunda el origen empresarial del signo “MG” y lo asocie con “MG

AUTOMÓVILES”.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

5. La parte demandada 7 contestó la demanda 8 y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

5.1. Adujo que con la expedición de la s resoluciones acusadas no se incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000 y que ella s se profirieron legal y válidamente.

5.2. Argumentó que en el presente caso, atendiendo a lo establecido por la

violación alguna de la Decisión 486 de 2000 y que ella s se profirieron legal y válidamente.

5.2. Argumentó que en el presente caso, atendiendo a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, al no existir prueba alguna que evidenciara una transferencia o enajenación de las siglas “MG” por parte de las sociedades MG Vehículos y Cía. LTDA y MG Automóviles S.A.S., es posible concluir que estas corresponden a dos sociedades diferentes y MG Vehículos y Cía. LTDA, fue liquidada en el año 2006.

5.3. De conformidad con lo anterior, sostuvo que las citadas pruebas demostraban el uso por parte de estas dos sociedades, y que los documentos aportados a nombre de la actora sólo lograron acreditar su uso a partir de 2004.

5.4. Adicionalmente, precisó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso obtuvo el primer registro de la marca mixta “MG” en 199 6, mediante la Resolución núm. 20242 de 18 de septiembre de 1996.

[…] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 7 Actuando por intermedio de apoderado. 8 Cfr. Folios 68 a 77.6

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5.5. Que de conformidad con lo anterior, quién ostentó primero la titularidad

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5.5. Que de conformidad con lo anterior, quién ostentó primero la titularidad respecto de la expresión “MG”, fue la sociedad SAIC Motor Corporation Limited.,

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

6. El tercero con interés directo en el resultado del proceso 9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas así:

6.1. Sostuvo que el punto central de la controversia no radica en determinar si los signos en disputa pueden generar confusión, pues considera que la similitud entre ellos es evidente. En realidad, el debate se centra en establecer cuál de las partes posee un m ejor derecho sobre la denominación “MG” para distinguir automóviles, sus componentes y los servicios relacionados con su fabricación y comercialización.

6.2. Alegó que solicitó el registro como marca del signo “MG” en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, el 6 de junio de 1995, la cual fue concedida por la parte demandada el 18 de septiembre de 1996.

6.3. Mencionó que la sociedad demandante fue constituida mediante la escritura pública número 0002173 de la Notaría 41 de Bogotá, el 1.º de octubre de 2004, como se evidencia en su certificado de existencia y representación legal, de manera que una compañía que fue creada en ese año no podía estar haciendo uso de un nombre y enseña comercial antes de esa fecha, por la simple razón de que no existía.

6.4. Respecto del argumento de la parte demandante del uso ininterrumpido del

que una compañía que fue creada en ese año no podía estar haciendo uso de un nombre y enseña comercial antes de esa fecha, por la simple razón de que no existía.

6.4. Respecto del argumento de la parte demandante del uso ininterrumpido del signo “MG”, precisó que no hubo un contrato de cesión que diera cuenta de la transferencia del nombre comercial entre las sociedades MG Vehículos y Cía. LTDA y MG Automóviles S.A.S., y así las cosas, no se dan las dos condiciones que establece el artículo 608 del Código de Comercio para decretar la cesión de un nombre comercial.

6.5. Manifestó que la parte demandante únicamente aportó como medios probatorios algunos contratos de arrendamiento suscritos entre los años 1997 y

9 Actuando por intermedio de apoderado. 10 Cfr. Folios 81 a 91.7

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1998, los cuales no resultan idóneos para acreditar el uso efectivo del nombre comercial invocado. Añadió que, aun en el evento de considerarse válidos dichos documentos, estos solo demostrarían actividad desde 1997 y no desde 1995, como lo afirma la parte actora.

6.6. Insistió que, al haber obtenido con anterioridad el registro de la marca “MG”, cuya solicitud fue presentada en 1995, le asiste un derecho adquirido, anterior en el tiempo y de carácter exclusivo sobre dicha denominación.

Interpretación prejudicial y alegatos de conclusión

7. Este Despacho, mediante auto de 11 de febrero de 2015, suspendió el proceso

tiempo y de carácter exclusivo sobre dicha denominación.

Interpretación prejudicial y alegatos de conclusión

7. Este Despacho, mediante auto de 11 de febrero de 2015, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 136 literal b), 150, 190, 191, y 200 de la Deci sión 486 de 2000.

8. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 641-IP-2015 de 18 de agosto de 201611, en la que indicó:

“[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solici ta la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal b ), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinente su análisis en el proceso interno. […]”.

Audiencia Inicial

9. El Despacho, mediante auto de 25 de enero de 2018: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 10 de abril de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 del CPACA, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de Conclusión

11 En adelante, la interpretación prejudicial.8

el decreto de práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de Conclusión

11 En adelante, la interpretación prejudicial.8

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10. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda12.

11. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda13.

12. El tercero con interés directo en las resultas del reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda14.

Concepto del Ministerio Público

13. El Ministerio Público, guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema jurídico; iv) la interpretación prejudicial 641-IP-2015 de 18 de agosto de 2016 ; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 15, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la corporación.

armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 15, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la corporación.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso.

El acto administrativo acusado

12 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índices 88 y 89. 13 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índices 85 y 86. 14 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índice 87. 15 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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17. El acto acusado es la Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad demandada revocó la Resolución núm. 25846 del 30 de abril de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la misma entidad, y en su lugar, conceder el registro de la marca nominativa “MG” a la sociedad SAIC Motor Corporation limited.

Problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

Problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

18.1. Si la Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013, expedida por la parte demandada, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “MG” para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad SAIC Motor Corporation Limited., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran o no lo previsto los artículos 136 literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de 2000.

18.2. En este sentido, se analizará s i existe riesgo de confusión o asociación entre la marca nominativa solicitada “MG y, el nombre y la enseña comercial “MG Automóviles”, previa valoración de la existencia del derecho sobre los mismos, cuya titularidad alega la parte demandante.

19. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Interpretación Prejudicial 641-IP-2015 de 18 de agosto de 2016

20. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Comunidad Andina para este caso:

“ […] 1. La enseña y el nombre comercial. Su protección. La prueba del uso.

[…]

1.2. Al respecto se debe tener presente que el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con las

uso.

[…]

1.2. Al respecto se debe tener presente que el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.10

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1.3. Por otra parte, el Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 1.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.3.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y un nombre comercial diferente de ella. 1.3.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

1.4. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

1.4. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

[…]

1.9. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

[…]

Surge la pregunta obligada ¿El nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?

independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

[…]

Surge la pregunta obligada ¿El nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?

No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil.

[…]11

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1.14. No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio Artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

1.15. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protecci ón de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:

1.15.1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la ense ña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 1.15.2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo id éntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor (Articulo 136 literal b) de la Decisión 486.

1.16. En conclusión, el uso es el elemento esencial para la protecci ón tanto

confusión y/o de asociación en el público consumidor (Articulo 136 literal b) de la Decisión 486.

1.16. En conclusión, el uso es el elemento esencial para la protecci ón tanto de un nombre como de una ense ña comercial, en consecuencia, la Sala consultante deberá verificar si se ha determinado, retray éndose al momento en que fue solicitado para registro el signo denominativo MG, si el nombre y/o la ense ña comercial eran real, efectiva y constantemente usados en el mercado, para así determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

2. La marca derivada. Su registro en relación con un nombre comercial supuestamente usado después del registro de la marca originaria.

2.3. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

[…]

2.5. Las marcas derivadas se diferencian claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de prod uctos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una part ícula de uso com ún, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformaci ón de otro signo distintivo, al contrario

razón, el titular de una marca que contenga una part ícula de uso com ún, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformaci ón de otro signo distintivo, al contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular s í puede impedir que el rasgo distintivo com ún pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresi ón de que tienen un origen común.

[…]

3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o12

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servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...)".

3.2. Según la precitada norma no podrá registrarse corno marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o

3.2. Según la precitada norma no podrá registrarse corno marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, p ara un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

3.3. Un signo es idéntico a la marca solicitada o registrada cuando reproduce