CE - Sentencia 11001032400020130067600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 110010324000 2013 00676 00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diletto Café S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros con interés: Productos Alimenticios Diletto Ltda.

Temas: Cotejo entre una marca mixta y un nombre comercial. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Diletto Café S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 75751 de 30 de noviembre de 2012 y 42031 de 17 de julio de 2013.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Diletto Café S.A.S. , en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 75751 de 30 de noviembre de 2012 , “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro

demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 75751 de 30 de noviembre de 2012 , “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 42031 de 17 de julio de 2013 , “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

1 Previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –

CPACA.2

Núm. único de radicación: 110010324000 2013 00676 00

2. A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 75751 de fecha 30 de noviembre de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual niega la solicitud de registro de la marca nominativa (sic) DILETTO CAFÉ para distinguir productos de la clase 30 internacional, tal como consta en el expediente administrativo número 12 65803.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 42301 (sic) del 17 de julio de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 42301 (sic) del 17 de julio de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 75751 de fecha 30 de noviembre de 2012, confirmando la misma.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se conceda el registro de marca nominativa (sic) “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, a favor de la sociedad

DILETTO CAFÉ S.A.S.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 (sic) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad (sic) Industrial […]”. (Negrilla del texto original).

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que solicitó el 20 de abril de 20 12 el registro como marca del signo mixto "DILETTO CAFÉ " para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.3

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"DILETTO CAFÉ " para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.3

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4.2. Que la referida solicitud se publicó, el 30 de abril de 2012, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 643, la cual fue objeto de oposición por la sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso , con base en su nombre comercial “PRODUCTOS

ALIMENTICIOS DILETTO”.

4.3. Que la Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012, declaró fundada la oposición y negó el registro como marca del signo mixto "DILETTO CAFÉ" para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012.

4.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 42031 de 17 de julio de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el

concepto de la violación así:

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el

concepto de la violación así:

5.1. Estimó que la parte demandada vulneró los artículos 136, literal b), 140, 191 y 226 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 29 de la Constitución Política, al negar el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ”.

5.2. Afirmó que la parte demandada concluyó de manera equivocada que se encontraba acreditado el uso del nombre comercial, en contravención de lo previsto en el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, por las siguientes razones:

5.2.1. Por un lado, las pruebas presentadas por la sociedad opositora corresponden en realidad al uso de una marca, no de un nombre comercial. Pese a ello, la parte demandada fundamentó los actos acusados en ese argumento, sin tener en cuenta que el signo “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” nunca fue registrado como4

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marca. En consecuencia, dicho uso no otorga derecho alguno a la opositora, dado que el registro es requisito indispensable para la existencia del derecho marcario.

5.2.2. Por otro lado, l os actos acusados otorgaron indebidamente valor probatorio al acto de constitución de la sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda., cuando este no acredita la existencia del nombre comercial. Por lo anterior, aseguró que se coligió de manera incorrecta que la señora Mónica Olaya Trujillo había transferido

al acto de constitución de la sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda., cuando este no acredita la existencia del nombre comercial. Por lo anterior, aseguró que se coligió de manera incorrecta que la señora Mónica Olaya Trujillo había transferido dicho nombre comercial a la sociedad Productos Alimenticios S.A., sin que existiera prueba de tal nombre ni de la supuesta transferencia.

5.3. En lo atinente a la vulneración d el artículo 140 de la Decisión 486 de 2000 , mencionó que aportó en la actuación administrativa pruebas que acredita n su derecho sobre el registro solicitado, las cuales fueron indebidamente desestimadas. Además, los actos acusados carecen de motivación material al omitir el análisis del acervo probatorio, el cual demuestra que la denominación usada no corresponde a “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO ”, sino al nombre de la señora Mónica María Olaya Trujillo, quien es la verdadera titular de las actividades mercantiles.

5.4. En lo que atañe a la vulneración del artículo 1 91 de la Decisión 486 de 2000 , manifestó que las pruebas allegadas en el proceso administrativo permitían concluir que el nombre comercial de la sociedad opositora se usó desde el 2007, mientras que el de la parte demandante se utiliza desde el 2006, lo cual evidencia que la sociedad Diletto Café S.A.S. tiene mejor derecho sobre el nombre comercial “DILETTO”, y no se advierten derroteros que permitan concluir que la sociedad opositora tenía un derecho preferente sobre dicho signo.

5.5. Sobre la vulneración del artículo 226 de la Decisión 486 de 2000 , adujo que la

“DILETTO”, y no se advierten derroteros que permitan concluir que la sociedad opositora tenía un derecho preferente sobre dicho signo.

5.5. Sobre la vulneración del artículo 226 de la Decisión 486 de 2000 , adujo que la marca “DILETTO CAFÉ ” es notoria, al ser ampliamente conocida en distintos sectores de la economía y difundida por medios de publicidad, como lo demuestran las pruebas allegadas con el escrito de la demanda . Esta condición genera una excepción al principio de especialidad en materia de propiedad industrial, por lo que su registro debía admitirse en la clase 30 internacional.

5.6. Finalmente, en lo relativo a la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, mencionó que se vulneró su derecho al debido proceso al no valorar apropiadamente las pruebas aportadas por la sociedad opositora en la actuación5

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administrativa, pues estas no acreditan el uso del nombre comercial “PRODUCTOS

ALIMENTICIOS DILETTO”.

Contestación de la demanda

Parte demandada

6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

6.1. Respecto a la vulneración de los artículos 136, literal b) , y 191 de la Decisión 486 de 2000 se limitó a transcribir la interpretación prejudicial que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 084 -IP-2013, en donde se estudió un caso en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de

486 de 2000 se limitó a transcribir la interpretación prejudicial que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 084 -IP-2013, en donde se estudió un caso en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de una solicitud de registro marca rio presentada por la sociedad Diletto Café S.A.S. , declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda. con fundamento de su nombre comercial y negó el registro de la marca mixta “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

6.2. En cuanto a la vulneración del artículo 226 de la Decisión 486 de 2000, señaló que el carácter notorio de una marca debe ser demostrado por quien lo alega, mediante prueba idónea aportada ante el juez o la Oficina Nacional Competente, según corresponda.

6.3. En relación con la supuesta vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, señaló que no se afectó el debido proceso de la parte demandante, toda vez que, durante la actuación administrativa, la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conf orme a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de 2000.

6.4. Sobre la omisión del análisis de las pruebas aportadas a la actuación administrativa, especialmente, los elementos de convicción relacionados con el nombre comercial, la desnaturalización del concepto del nombre comercial al6

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entenderlo como marca y el desconocimiento del mejor derecho, sostuvo que dichos

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entenderlo como marca y el desconocimiento del mejor derecho, sostuvo que dichos cargos fueron valorados en el expediente administrativo núm. 06-729282 en el que se concluyó que la señora Mónica María Olaya Trujillo opera el establecimiento Productos Alimenticios Diletto, con el cual se identifica públicamente y ha mantenido presencia en el mercado desde 2001 hasta 2006, e incluso con posterioridad, ha comercializado de forma continua y efectiva productos de la clase 30 Internacional bajo dicha denominación.

6.5. Concluyó que la parte demandante no cumplió con los presupuestos exigidos para que se reconozca su marca como notoriamente conocida y, en consecuencia, no era posible otorgarle tal carácter.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Productos Alimenticios Diletto Ltda.

7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 24 de abril de 201 8, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 136, literal b), 140, 191 y 226 de la Decisión 486 de 2000.

8.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 557-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

8.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 557-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal b), 191 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

2 Expediente en el cual se profirieron las resoluciones núms. 22163 de 30 de abril de 2009, 36466 de 22 de julio de 2009 y 41177 de 9 de agosto de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.7

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los mismos que se interpretarán por ser procedentes, a excepción del Artículo 226, por no ser parte de la controversia el uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido.

De oficio se interpretarán los Artículos 192, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca […]”.

8.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Audiencia inicial

8.3. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de noviembre de 2019: i)

comunitaria que son aplicables.

Audiencia inicial

8.3. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de noviembre de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 20 de noviembre de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 del CPACA, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

9.1. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

9.2. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda.

9.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.8

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Intervención del Ministerio Público

10. El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

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Intervención del Ministerio Público

10. El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

11. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 557-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019 ; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

12. De conformidad con el artículo 149, numeral 8 3, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 804 de 12 de marzo de 2019 5, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

13. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos administrativos acusados

14. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

14.1. La Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó

3 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales,

3 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 4 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 5 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.9

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el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

14.2. La Re solución núm. 42031 de 17 de julio de 20 13, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en la que confirmó la Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012.

El problema jurídico

15. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestac ión de

núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012.

El problema jurídico

15. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestac ión de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

15.1. Si las resoluciones núms. 75751 de 30 de noviembre de 2012 y 42031 de 17 de julio de 2013 , expedida s por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la s cuales se negó el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 136 literal b), 191, 192, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000; y 29 de la Constitución Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

15.2. Por lo anterior, en primer lugar, la Sala analizará si el tercero con interés directo en las resultas del proceso es titular del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO ” y, en caso afirmativo, desde cu ándo tiene derecho exclusivo sobre el mismo, si su uso ha sido continuo e ininterrumpido, si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ”, que fue negado mediante los actos administrativos acusados, y si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y el nombre comercial protegido.

15.3. En segundo lugar , si se desconoció la notoriedad de la marca “DILETTO

CAFÉ”.10

riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y el nombre comercial protegido.

15.3. En segundo lugar , si se desconoció la notoriedad de la marca “DILETTO

CAFÉ”.10

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15.4. En tercer lugar, si la parte demandada vulneró el debido proceso de la parte demandante.

15.5. Así mismo, la Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal b) del artículo 136 y el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 192, 193, 224 y 230 ibidem. Adicionalmente, no interpretó los artículos 140, 226 y 228 ibidem, razón por la cual no se incluyeron en el problema jurídico.

15.6. Se excluirá del problema jurídico el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que no es objeto de discusión el registro del nombre comercial ni el cumplimiento del requisito previsto para adquirir el derecho al uso exclusivo de este, relacionado con el primer uso en el comercio.

Interpretación Prejudicial 557-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019

16. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este

caso:

“[…] 1. El nombre comercial. Características y su protección

1.1. En el presente caso se alega la confusión con el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.

1.1. En el presente caso se alega la confusión con el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. […] 1.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económ icos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. […] Protección del nombre comercial 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorgará el derecho al uso11

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exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado, y, consecuentemente, ese uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro o el depósito del n ombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. […] 1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso

embargo, el derecho al uso exclusivo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. […] 1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el me rcado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial; entre otros. […] 1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mis mo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y/o servicios que distingue el signo. 1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya adoptado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo DILETTO CAFÉ (mixto) y el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO: (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal b) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...] [...] 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […]12

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2.6. Por lo antes expuesto, el Tribunal consultante deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos DILETTO CAFÉ (mixto) y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO (mixto) marca y nombre comercial, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera, confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486. […]

3. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo

confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486. […]

3. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo DILETTO CAFÉ (mixto) y el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO (mixto), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico — penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico; o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conce ptos o si se trata de elementos abstractos. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado DILETTO CAFE (mixto) es notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] Prueba de la notoriedad

CAFE (mixto) es notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] Prueba de la notoriedad 4.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] 4.10. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no13

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realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro (sic) otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de not orio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. La notoriedad del signo solicitado a registro 4.11. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser pr