CE - Sentencia 11001032400020140006800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00068-00

Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Víctor Leopoldo González Becerra Tema: Registro del signo “SMOKING” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de

la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 37342 de 21 de junio de 2013 1 y 60499 de 18 de octubre de 2013 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo mixto “SMOKING” para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Miquel y Costas & Miquel S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Miquel y Costas & Miquel S.A. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el

I.1. La demanda3

1. La sociedad Miquel y Costas & Miquel S.A. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se

hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37342 de 21 de Junio del año 2013, notificada a mí representada el 25 de Junio del año 2013, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el reg istro de la marca “SMOKING” (Mixta) para distinguir productos de la Clase 34 Internacional,

1 Folios 13 a 20 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 32 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 66 a 89 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00068-00

Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

solicitada por la Sociedad MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 60499 de 18 de Octubre del año 2013, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 60499 de 18 de Octubre del año 2013, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó la Resolución No. 37342 de 21 de Ju nio del año 2013, que denegó el registro de la marca “SMOKING” (Mixta), para distinguir productos de la Clase 34 Internacional, solicitada por la Sociedad MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

TERCERA.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a otorgar el registro de la marca “SMOKING” (Mixta), para distinguir productos de la Clase 34 Internacional, solicitada por la

Sociedad MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

CUARTA.- Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación al artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTAQue se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

[…]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Miquel y Costas & Miquel S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “SMOKING”, para identificar productos de la clase 3 46 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] tabaco, cigarrillos elaborados con tabaco; artículos para fumadores a base de tabaco y de sucedáneos del tabaco, papel de fumar, libritos de papel de fumar, cerrillas […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 37342 de 21 de junio de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por el ciudadano Víctor Leopoldo González Becerra y negó el registro como marca del signo mixto “SMOKING”, por cuanto no contaba con distintividad. Señaló que, contra dicha decisión, la demandante presentó recurso de apelación.

5. Mencionó que , mediante la Resolución 60499 de 18 de octubre de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 37342.

4 Folios 68 y 69 C pp. 5 Folios 69 a 70 C pp. 6 Versión 10.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00068-00

4 Folios 68 y 69 C pp. 5 Folios 69 a 70 C pp. 6 Versión 10.3

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Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantad a la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 150.

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “SMOKING” para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Miquel y Costas & Miquel S.A., al considerar que carece de distintividad , lo que implicó el desconocimiento de los artículos artículos 134, 135 literal b) y 150 de la Decisión 486 de 2000.

8. Destacó que el signo solicitado posee un carácter distintivo para identificar los productos de la clase 34 del mencionado nomenclátor, ya que está conformado por una combinación única de letras y diseño. Además, señaló que dicho signo evoca

8. Destacó que el signo solicitado posee un carácter distintivo para identificar los productos de la clase 34 del mencionado nomenclátor, ya que está conformado por una combinación única de letras y diseño. Además, señaló que dicho signo evoca indirectamente a la mente del consumidor una imagen o idea relacionada con el producto, reforzando así su identidad y reconocimiento en el mercado.

9. Subrayó que el signo solicitado ha adquirido aptitud distintiva, toda vez que ha sido registrado en varios países miembros del Pacto Andino. Esto permite a los consumidores asociarlo con la marca, otorgándole un valor adquirido basado en su uso, trayectoria, crecimiento y reconocimiento a nivel global, incluyendo mercados como Ecuador, Bolivia y Perú. Añadió que el signo también ha sido registrado en aproximadamente 80 países y goza de un reconocimi ento mundial respaldado por más de 130 años de comercialización.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

10. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC8 contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que, las actuaciones surtidas se efectuaron conforme con las disposiciones constitucionales.

7 Folios 35 a 45 del C pp. 8 Folios 134 a 142 C pp.4

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Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

11. Explicó que, el hecho de que en el trámite de solicitud de un registro marcario la oposición se hubiese declarado infundada, esto no impide a la oficina nacional competente realice el estudio de distintividad.

12. Puso de presente que, el signo solicitado a registro carece de la fuerza distintiva intrínseca, toda vez que el consumidor no identificaría un producto espec ífico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial, sino que se generar ía una idea genérica en su mente. Subrayó que el significado de la partícula “SMOKING” significa tabaquismo y a la vez hace referencia al área de fumadores.

13. Señaló que la parte demandante se equivoca al creer que el hecho de que la marca se use en un país miembro de la comunidad Andina, le da el derecho de ser registrado en cualquier otro país donde no se usa, ni se comercializa el signo que se pretende registrar “SMOKING”.

II.2. Intervención del ciudadano Víctor Leopoldo González Becerra9

14. El ciudadano Víctor Leopoldo González Becerra contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que el signo solicitado carece de distintividad , en tanto hace alusión a un sujeto fumador, artículos para fumadores y cigarrillos, lo cual generaría una ventaja sobre los demás competidores en el mercado.

15. Aunado a lo anterior, indicó que el signo es similarmente confundible con su marca

fumadores y cigarrillos, lo cual generaría una ventaja sobre los demás competidores en el mercado.

15. Aunado a lo anterior, indicó que el signo es similarmente confundible con su marca “SMOCKING”, conforme lo establece el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

16. La sociedad sociedad Miquel y Costas & Miquel S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de enero de 201410, en contra de las Resoluciones 37342 de 21 de junio de 2013 y 60499 de 18 de octubre de 2013 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

17. Mediante auto de 29 de febrero de 201811, se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al ciudadano Víctor Leopoldo

González Becerra.

18. A través de auto de 1° de junio de 2016 12, se comisionó al Tribunal Administrativo de Antioquia para efectos de la notificación personal del auto admisorio de la demanda

9 Folios 126 a 132 del C pp. 10 Folio 89 C pp. 11 Folios 95 a 97 C pp. 12 Folio 107 C pp.5

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Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

al ciudadano Víctor Leopoldo González Becerra. El 1° de septiembre de 2016 13, se

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

al ciudadano Víctor Leopoldo González Becerra. El 1° de septiembre de 2016 13, se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

19. Por auto de 19 de octubre de 201714, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 , la cual se realizó el 4 de mayo de 201815.

20. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se solicitó a la SIC copia de las Resoluciones 15501 de 2001, 24013 de 2001, 32462 de 2001, 12953 de 2003, 021866 de 2003 y 025602 de 200316, y se ordenó remitir copia de las pruebas decretadas y practicadas dentro del medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 2014-00067.

21. Mediante auto de 17 de septiembre de 201817, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 652-IP-2018 de 26 de febrero de 201918, a través de la cual interpretó el artículo 135

2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 652-IP-2018 de 26 de febrero de 201918, a través de la cual interpretó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio los artículos 224 y 228 ibidem, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos. Y, no se interpretó los artículos 134 y 150 ibidem por cuanto no se controvierte el concepto de marca, así como tampoco la obligación de la autoridad nacional de realizar el examen de

registrabilidad. Dicho tribunal consideró que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales solo procede el Literal b) del Artículo 135, por ser pertinente.

2. No procede la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 150 de la Decisión 486, debido a que no es materia controvertida el concepto de marca ni la obligación de la autoridad nacional de realizar el examen de registrabilidad.

3. De oficio se procederá a interpretar los Artículos 224 y 228 de la Decisión 486, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

13 Folio 97 vto. C pp. 14 Folio 148 C pp. 15 Folios 157 a 166 C pp. 16 Frente a lo cual la parte demandante no aportó el valor de las copias.

13 Folio 97 vto. C pp. 14 Folio 148 C pp. 15 Folios 157 a 166 C pp. 16 Frente a lo cual la parte demandante no aportó el valor de las copias. 17 Folio 174 y vto. C pp. 18 Folios 226 a 241 C pp.6

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Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

4. Marcas evocativas.

5. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

1.1. En tanto entre los alegatos de la SIC se alude que el registro del signo SMOKING (mixto) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.

[…]

1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los selecciones. […] La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto […] b) Distintividad extrínseca o en concreto […] 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca.

Distintividad extrínseca o en concreto […] 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca.

[…]

2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

2.1. Considerando que en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria SMOKING, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

[…]

Prueba de la notoriedad

2.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

[…]

3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

[…]

3.1. En atención a que el signo solicitado SMOKING (mixto) se encuentra conformado por una denominación en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

[…]7

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3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación

conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

4. Marcas evocativas.

[…]

4.1. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en su consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

[…]

4.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SMOKING (mixta) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

5. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

[…]

5.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen […]” (mayúscula y negrilla del original).

23. Por auto de 22 de marzo de 201919 se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas y de la audiencia de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos

23. Por auto de 22 de marzo de 201919 se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas y de la audiencia de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 201 , respectivamente, y se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que , de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

24. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Miquel y Costas & Miquel S.A.20 y la SIC 21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa , respectivamente.

Por su parte, el ciudadano Víctor Leopoldo González Becerra y el Ministerio Público guardaron silencio.

19 Folio 190 C pp. 20 Folios 196 a 215 C pp. 21 Folios 216 a 220 C pp.8

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Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 37342 de 21 de junio de 201323 y 60499 de 18 de octubre de 2013 24, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “SMOKING” para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Miquel y Costas & Miquel S.A.

27. La Sala deberá analizar si el sig no mixto “SMOKING” solicitado para identificar productos en la clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza resulta registrable como marca, por cuanto posee distintividad y ser notoriamente conocido, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 literal b), 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000.

28. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

29. La sociedad Miquel y Costas & Miquel S.A. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 37342 de 21 de junio de 2013 y 60499 de 18 de octubre de 2013 , por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “SMOKING”

Resoluciones 37342 de 21 de junio de 2013 y 60499 de 18 de octubre de 2013 , por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “SMOKING” para distinguir productos comprendidos en la clase 3 4 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 23 Folios 13 a 20 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 32 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00068-00

Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.4. Análisis del caso concreto

30. La SIC, mediante los actos administrativos acusados negó el registro como marca al signo mixto “SMOKING” para distinguir productos comprendidos en la clase 3425 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son, “[…] tabaco, cigarrillos elaborados con tabaco; artículos para fumadores a base de tabaco y de sucedáneos del tabaco, papel de fumar, libritos de papel de fumar, cerrillas […]”.

cigarrillos elaborados con tabaco; artículos para fumadores a base de tabaco y de sucedáneos del tabaco, papel de fumar, libritos de papel de fumar, cerrillas […]”.

31. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro como marca del signo mixto “SMOKING” para distinguir productos de la clase 34, sin considerar que poseía suficiente distintividad.

32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 652-IP-2018 de 26 de febrero de 2019, en la que interpretó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, de oficio los artículos 224 y 228 ibidem, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos. Y, no interpretó los artículos 134 y 150 por cuanto no se controvierte el concepto de marca, así como tampoco la obligación de la autoridad nacional de realizar el examen de registrabilidad.

33. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado los artículos 134 y 150 ejusdem, al exponer el concepto de violación de est os adujo que era registrable como marca el signo mixto “SMOKING” para distinguir productos de la clase 34, por cuanto poseía suficiente distintividad, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad previsto en el artículo 135 literal b)26.

34. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 150 de la Decisión 486 de 2000.

requisito de distintividad previsto en el artículo 135 literal b)26.

34. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 150 de la Decisión 486 de 2000.

35. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes:

[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…] b) carezcan de distintividad.

[…]

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica […]”.

25 Versión 9. 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00068-00

Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido […]”

“[…] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido […]”

“[…] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la activida d a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

1. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […]”.

De la vulneración de los artículos 135 literal b), 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000

36. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo en controversia es preciso mencionar que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado, como lo es la falta de distintividad.

37. Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la interpretación prejudicial proferida dentro de este proceso que:11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00068-00

Demandante: Miquel y Costas & Miquel S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los selecciones. […] La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto […] b) Distintividad extrínseca o en concreto […] 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva in trínseca y

Distintividad extrínseca o en concreto […] 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva in trínseca y extrínseca […]” (negrilla del original).

38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha definido el concepto de distintividad como la capacidad de una marca para individualizar, identificar y diferenciar los productos o servicios en el mercado, permitiendo al consumidor o usuario, seleccionarlos 27. En este contexto, la distintividad es la característica fundamental que debe poseer cualquier signo para ser registrado, constituyendo el requisito esencial para que cumpla su función principal de identificar e indicar el orig