CE - Sentencia 11001032400020140018500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00

Demandante: Lacy Distribution Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Industrias Ovi & Protaper S.A.S.

Tema: Registro del signo “PROTAPER” ( mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 79999 de 26 de diciembre de 20121 y 56312 de 26 de septiembre de 20132, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid y se negó el registro como marca del signo mixto “PROTAPER” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Lacy Distribution Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Lacy Distribution Inc. , a través de apoderad a judicial, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Lacy Distribution Inc. , a través de apoderad a judicial, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las

siguientes declaraciones:

“[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 79999 de Diciembre 26 de 2012, notificada a través del LISTADO ÚNICO DE NOTIFICACIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 001, del Miércoles 02 de Enero de 2013, emitida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expedi ente No. 12.054381, mediante la cual se negó el registro de la marca PROTAPER (mixta), en la clase 12 internacional.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 56312 de Septiembre 26 de 2013,

1 Folios 31 a 36 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 31 a 36 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 3 a 27 C pp.2

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Demandante: Lacy Distribution Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

notificada a través del LISTADO ÚNICO DE NOTIFICACIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 039, del Martes 01 de Octubre de 2013,

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

notificada a través del LISTADO ÚNICO DE NOTIFICACIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 039, del Martes 01 de Octubre de 2013, desfijado el 01 de Noviembre de 2 013, ejecutoriada el 12 de Noviembre de 2013, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 12.054381, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por LACY DISTRIBUTION, INC., confirmando la negación del registro de la marca PROTAPER (mixta), en la clase 12 internacional, a nombre de LACY

DISTRIBUTION, INC.

3. Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas, ordenarle registrar la marca PROTAPER (MIXTA), con vigencia de diez años, para distin guir productos comprendidos en la clase 12

Internacional, a nombre de la sociedad LACY DISTRIBUTION INC, a título de restablecimiento del derecho.

4. Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por (sic) Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas, se ordene cancelar el registro de la marca PRO TAPER, clase 06 int., Expediente No. 03.099651, certificado 291471, vigente hasta el 14 de Septiembre de 2012, de la sociedad INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S.

5. Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por (sic) Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente

Septiembre de 2012, de la sociedad INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S.

5. Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por (sic) Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas, se ordene cancelar el registro de la marca PRO TAPER, clase 12 int., Expediente No. 08.044708, certificado No. 368618, vigente hasta el 25 de Noviembre de 2018, de la sociedad INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S.

6. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio , División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad

Industrial.

7. Se reconozcan, determinen, liquiden y paguen los perjuicios materiales y morales, que se hayan ocasionado por estas actuaciones.

8. Que se condene en costas a la sociedad INDUSTRIAS OVI & PROTAPER S.A.S. […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Lacy Distribution Inc. solicitó el registro como marca del sig no mixto “PROTAPER”, para identificar los productos de la clase 126 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] repuestos y partes para motocicletas y cuatrimotos tales como manubrios, abrazadera de manubrios, puños de manubrios, almohada para

estos son: “[…] repuestos y partes para motocicletas y cuatrimotos tales como manubrios, abrazadera de manubrios, puños de manubrios, almohada para

4 Folios 192 a 193 C 3. 5 Folio 195 C 3. 6 Versión 9.3

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Demandante: Lacy Distribution Inc.

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manubrios, soporte y agarraderas de manubrio, manubrios y sus accesorios en general para motocicletas, freno para motocicleta, palancas de embrague, ruedas dentadas, válvulas reguladores, columnas de dirección y la dirección, herrajes de pie para descansarlos, palanca de cambio de marchas palanca de freno trasero, cadena de transmisión, discos de freno, soportes de disco, pinzas de frenos, protectores en forma de ruedas para manubrios, protectores para manubrios, cubiertas de palanca de perchas y cables de control […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 79999 de 26 de diciembre de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid y negó el registro de l signo mixto “PROTAPER”, con fundamento en la existencia previa en Colombia de la marca mixta “PRO TAPER” y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Puso de presente que, contra dicha decisión la parte demandante presentó recurso de apelación.

“PRO TAPER” y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Puso de presente que, contra dicha decisión la parte demandante presentó recurso de apelación.

5. Mencionó que, a través de la Resolución 56312 de 26 de septiembre de 2013 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 79999.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución Política, artículo 61; (ii) Decisión 486 de 2000, artículo 136 literal f); (iii) Convención de Washington, artículo 8º; (iv) Tratado de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas y; (v) Ley 256 de 1996, artículos 8º, 10º, 11, 14 y 15.

I.1.2.2. El concepto de violación

7. La apoderada de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “PROTAPER” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad

Lacy Distribution Inc.

8. Señaló que se desconoció lo dispuesto en el artículo 8º de la Convención de

del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Lacy Distribution Inc.

8. Señaló que se desconoció lo dispuesto en el artículo 8º de la Convención de Washington, en tanto que la sociedad demandante tiene registradas las marcas mixtas “PRO TAPER ” y “PROTAPER” en Estados Unidos de Norteamérica, en adelante Estados Unidos, tal y como se observa en el siguiente cuadro:

7 Folios 196 a 217 del C 3.4

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MARCA FECHA DE

SOLICITUD CERTIFICADO “PRO TAPER” Junio 3 - 1991 1740563 “PRO TAPER” Abril 7 - 1998 1740563 “PROTAPER” Julio 17 - 2000 2664044 “PROTAPER” Marzo 21 - 2008 3694505

9. Destacó que estos registros fueron solicitados y usados de manera continua, pública, ostensible e ininterrumpida desde 1991 hasta la fecha , y que el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid solicitó el registro de la marca “PRO TAPER” en Colombia el 11 de noviembre de 2003, fecha posterior a los registros de la parte demandante.

10. Recordó que, de acuerdo con lo dispuesto en el a rtículo 7 º de la mencionada Convención, la sociedad demandante es una empresa constituida legalmente en Estados Unidos, domiciliada en Indianápolis, quien ha adoptado y usado desde tiempo atrás la denominación “PROTAPER” como marca para identificarse en el mercado

Convención, la sociedad demandante es una empresa constituida legalmente en Estados Unidos, domiciliada en Indianápolis, quien ha adoptado y usado desde tiempo atrás la denominación “PROTAPER” como marca para identificarse en el mercado Americano, “[…] por lo que cumple con todos los requisitos como marca, pudiendo reclamar esta protección en Colombia, en virtud de la citada Convención General Interamericana de Protección marcaria y Comercial […]”.

11. Asimismo, puso de presente que es titular del registro de la marca “PROTAPER” en casi todos los continentes , esto es, en Australia, Brasi l, Chile, México, Nueva Zelanda y Venezuela. Adicionalmente, aseguró que la marca “PRO TAPER” – con la sigla “PRO” y con las letras dispuestas en forma horizontal – cuenta con registro, además de los mencionados en Estados Unidos, en Suráfrica, Venezuela, Argentina,

Brasil, Canadá, Ecuador, Comunidad Europea, México y Nueva Zelanda.

12. Aseguró que ambas marcas fueron reproducidas de manera idéntica por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, quien solicitó la marca mixta “PRO TAPER” en el año 2003 (con la sílaba “PRO” en disposición vertical) y, cuando la demandante realizó el cambio de dirección de la sílaba “PRO” (al ponerla de manera horizontal), el citado señor solicitó exactamente la misma marca con la misma distribución, orient ación de las letras y colores.

13. Aseveró que es “[…] imposible que exista un bosquejo con iguales configuraciones de formas, figuras, líneas y colores […]” ; lo que evidencia de manera clara la vulneración de los derechos de autor que depreca sobre el signo en cuestión.

de formas, figuras, líneas y colores […]” ; lo que evidencia de manera clara la vulneración de los derechos de autor que depreca sobre el signo en cuestión.

14. Destacó que el señor Villegas Cadavid tenía pleno conocimiento del uso, empleo y registro de dicha expresión en Estados Unidos y en otros países, la cual identifica los mismos productos y mercancías a la que él registró en Colombia.

15. Arguyó que se debe analizar y tener en cuenta que el citado señor, primer titular de la marca, hoy en cabeza de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., hizo la solicitud de esta misma marca en el año 2003, expediente 03.99651, con el diseño de la obra origi nal y en el 2008 solicitó y registro la marca “PRO TAPER”, expediente 08.44708 con el nuevo diseño de la marca de la parte demandante, “[…] exactamente5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00

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con los mismo cambios, demostrando con ello que su ánimo es registrar el signo en Colombia, era aprovech arse de la reputación que la marca “PROTAPER”, […] actuando de mala fe, beneficiándose y aprovechándose del trabajo, la creación y el posicionamiento […]”.

16. Anotó que se vulneró lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política, 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000 y lo dispuesto en el Tratado de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, toda vez que se infringió el derecho de propiedad industrial de la parte demandante.

136 literal f) de la Decisión 486 de 2000 y lo dispuesto en el Tratado de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, toda vez que se infringió el derecho de propiedad industrial de la parte demandante.

17. Comentó que la Decisión 486, en su artículo 136 literal f), establece que no podrá registrarse como marca aquel signo que infrinja derechos de propiedad industrial o derechos de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste, disposición que tiene como finalidad salvaguardar los derechos previamente adquiridos por otros titulares, evitando que el registro marcario se convierta en un instrumento para legitimar actos de competencia desleal o infracción de derechos.

18. En este contexto, resaltó que la sociedad Lacy Distribution I nc. inscribió en la Oficina de Registro de Derechos de Autor de los Estados Unidos el diseño de su marca registrada “PROTAPER”, bajo el expediente 124170 -4000, obra que cuenta con protección en virtud del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, tratado internacional suscrito por Colombia y los Estados Unidos, y adoptado en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 33 de 1987.

19. Recordó que dentro de los principios fundamentales del Convenio de Berna se destacan, en primer lugar, el principio del trato nacional, conforme al cual las obras originarias de uno de los Estados contratantes deberán recibir en los demás Estados la misma protección q ue estos brindan a las obras de sus propios nacionales. En segundo lugar, se refirió al principio de protección automática, el cual establece que dicha protección no estará condicionada al cumplimiento de formalidades, como el registro o la inscripción.

segundo lugar, se refirió al principio de protección automática, el cual establece que dicha protección no estará condicionada al cumplimiento de formalidades, como el registro o la inscripción.

20. Así las cosas, precisó que resulta procedente señalar que la obra registrada por la parte demandante goza de plena protección en Colombia sin necesidad de trámites adicionales. No obstante, advirtió que esta obra está siendo actualmente reproducida y comerc ializada por terceros en el territorio nacional sin contar con la debida autorización, en contravención de los derechos exclusivos que tienen.

21. Puso de presente que el signo registrado en Colombia reproduce en su integridad tanto el diseño como la denominación "PROTAPER", tal y como aparecen en la obra protegida por la parte demandante y no se advierte en dicho signo la inclusión de elementos adicionales que permitan imprimirle una distintividad suficiente, tal y como se observa en el siguiente cuadro:6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00

Demandante: Lacy Distribution Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

22. Anotó que esta identidad entre marcas genera un riesgo evidente de confusión y de asociación en el mercado, afectando negativamente los derechos patrimoniales y morales de la titular de la obra, por lo que la coexistencia de ambos signos distintivos no solo vulnera el ordenamiento marcario y autoral, sino que también puede inducir al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos identificados con estos, desnaturalizando la función identificadora de la marca.

23. Sostuvo que en el caso sub examine no se evidencia solo la suplantación de una

público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos identificados con estos, desnaturalizando la función identificadora de la marca.

23. Sostuvo que en el caso sub examine no se evidencia solo la suplantación de una marca, sino la adulteración de los productos que ella identifica en diferentes países, por lo que el riesgo a que se exponen las personas es muy alto, dado que “[…] inocentemente […]” adquieren los productos en Colombia pensado que provienen de su empresa, lo que evidencia un acto de competencia desleal, actuando de mala fe el tercero con interés en el resultado del proceso.

24. En efecto, precisó que esta conducta revela una intención manifiesta por parte del solicitante de aprovecharse del prestigio, reputación y reconocimiento comercial de la marca previamente posicionada, configurando así un acto de competencia desleal.

25. Arguyó que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996, en especial sus artículos 8º, 10º, 11, 14 y 15, se sancionan distintas modalidades de competencia desleal, dentro de las cuales encajan las conductas desplegadas por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, hoy sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., al solicitar y utilizar en el mercado colombiano el signo “PROTAPER”.

26. Por lo anterior, se solicitó se valore la existencia de estas conductas en el marco de lo establecido en la Ley 256 de 1996, se reconozca el carácter desleal de la actuación de la sociedad y se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos de autor, la lealtad en la competencia y la integridad del mercado colombiano.7

actuación de la sociedad y se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos de autor, la lealtad en la competencia y la integridad del mercado colombiano.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00

Demandante: Lacy Distribution Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

27. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante , para lo cual se pronunció de forma conjunta respecto de los argumentos de nulidad expuestos.

28. Argumentó que el derecho de autor no constituye un presupuesto para acceder al registro como marca, toda vez que no es posible derivar prerrogativas respecto al derecho marcario.

29. Explicó que la protección de los derechos de autor recae única y exclusivamente sobre obras dirigidas a la literatura, el arte o la ciencia, que no son de carácter comercial o su origen no está dado en este ámbito, por lo tanto, cualquier otra cosa que no sea con dicho destino no podrá ser objeto de protección por aquel régimen.

30. Del desconocimiento del principio de buena fe, manifestó que este no era el momento para debatir la legalidad de la concesión de la s marcas del tercero con interés en el resultado del proceso , toda vez que se trata de decisi ones que se encuentran en firme y ejecutoriada s, además de estar motivadas conforme con la norma andina.

31. Sobre el desconocimiento de la Convención General Interamericana sobre

interés en el resultado del proceso , toda vez que se trata de decisi ones que se encuentran en firme y ejecutoriada s, además de estar motivadas conforme con la norma andina.

31. Sobre el desconocimiento de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, sostuvo que la protección que un extranjero predique en un país miembro de la Comunidad Andina, sin qu e este tenga inscrito derecho de titularidad alguno, no le permite la protección de su derecho en un país extranjero con ocasión de invocar el mismo trato de un nacional, toda vez que en prevalencia de las disposiciones de la Comunidad Andina se deja en cl aro que en materia de propiedad industrial se predicará dicha protección únicamente cuan do aquel extranjero tenga un interés real en el mercado nacional.

32. En ese sentido, aseguró que no se encuentra demostrado un interés real en el mercado nacional y la pr otección que predica con ocasión de la Convención de Washington, “[…] se reitera, existe el registro previo a favor de otra persona de la misma marca que pretende registrar el demandante y, el silencio que guardó LACY DISTRIBUTION INC., hizo que cesara cualquier riesgo de confusión […]”.

33. Finalmente, en lo atinente a la competencia desleal, anotó que este tipo de actos solo pueden predicarse cuando dos empresarios confluyen en un mismo mercado nacional, de manera que la sociedad demandante no participa en el mercado colombiano por lo que no se encuentra vulneración alguna.

8 Folios 273 a 284 C 3.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00

Demandante: Lacy Distribution Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

8 Folios 273 a 284 C 3.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00

Demandante: Lacy Distribution Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II.2. Contestación de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S.9

34. La sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S. , actual titular de los derechos en Colombia de la expresión “PRO TAPER”, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda y propuso como excepción la que denominó: “[…] ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones […]”, sin embargo, en la audiencia inicial de 2 de octubre de 2020 10, se tuvo por no contestada toda vez que el apoderado no allegó al expediente el poder debidamente otorgado, que lo acredite como representante judicial.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

35. La sociedad Lacy Distribution Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 3 de marzo de 201411 en contra de las Resoluciones 79999 de 26 de diciembre de 2012 y 56312 de 26 de septiembre de 2013 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

36. Mediante auto de 2 de diciembre de 201512 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S. A través de auto de 22 de febrero de 201613 se comisionó al Tribunal Administrativo de Antioquia para efectos de la notificación

notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S. A través de auto de 22 de febrero de 201613 se comisionó al Tribunal Administrativo de Antioquia para efectos de la notificación personal del auto que admitió la demanda al tercero con interés en el resultado del proceso. El 4 de junio de 201614 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

37. Por auto de 28 de junio de 2017 15 se remitió el expediente al despacho donde se estudia el proceso 2011-000418-00, para que se analizara la acumulación del proceso con el de la referencia y con el expediente 2012-00318-00.

38. Mediante auto de 29 de marzo de 201916 se negó la solicitud de acumulación por cuanto el expediente 2011-00418-00 se tramita por el procedimiento escritural previsto en los artículos 206 a 211 del Código Contencioso Administrativo – CCA y en el expediente 2012-00318-00 ya se había fijado fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

39. A través de autos de 28 de junio de 20 19, 31 de enero , 13 de julio y 24 de septiembre de 202017 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 2 de octubre de 202018.

9 Folios 290 a 306 C 3. 10 Índice 68 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Folio 219 C 3. 12 Folios 246 a 248 C 3.

9 Folios 290 a 306 C 3. 10 Índice 68 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Folio 219 C 3. 12 Folios 246 a 248 C 3. 13 Folio 258 C 3. 14 Folio 248 vto. C 3. 15 Folios 339 a 340 C 3. 16 Folios 347 a 349 C 3. 17 Folios 251, 366 y 375 C 3 e índice 62 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 68 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00

Demandante: Lacy Distribution Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

40. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se tuvo por no contestada la demanda por parte de la sociedad Industrias Ovi & Protaper S.A.S., se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se decretó la incorporación del expediente administrativo 10-102429.

41. Mediante auto de 30 de octubre de 202019 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de l artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

42. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 241-IP-2020 de 22 de abril 202120 en la que indicó que no interpretaría el articulo 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no se trata de una infracción de

241-IP-2020 de 22 de abril 202120 en la que indicó que no interpretaría el articulo 136 literal f) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no se trata de una infracción de derechos de autor. Interpretó de oficio el artículo 136 literal a) ibidem para analizar el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad a una marca anterior. Dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 (Literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación solicitada por no ser materia controvertida la presunta infracción del derecho de autor de un tercero.

De oficio se interpretará el Artículo 136 (Literal a) para analizar el tema de la irregistrabilidad de si gnos por identidad o similitud a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo PROTAPER (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con la marca PRO TAPER (mixto), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad

[…]

es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad

[…]

1.2. Como se desprende de esta dispo sición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión

19 Índice 70 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 77 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00185-00

Demandante: Lacy Distribution Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

(directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determin en las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determin en las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente ba sar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro PROTAPER (mixto) y la marca PRO TAPER (mixto), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento gráfico y uno denominativo.

[…]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder