CE - Sentencia 11001032400020140022300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00223-00

Demandante: Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: C.I. Exportadora Alfa S.A.S.

Tema: Reiteración jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de

la Comunidad Andina

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 14225 de 22 de marzo de 20131 y 61334 de 22 de octubre de 20132 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” para distinguir productos comprendidos en la clase 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. , a través de apoderad o

sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que

se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución N” 14.225 del 22 de marzo de 2013, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió a favor de la sociedad C.l. EXPORTADORA ALFA S.A.S. e l registro de la marca FAJAS ZARAY (MIXTA), Certificado N’ 480.892, para amparar productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, y declaró infundada la oposición presentada por mi representada, INDITEX.

2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución NR 61.334 del 22 de octubre de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación

1 Folios 7 a 31 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 32 a 39 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 63 a 82 y 89 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00223-00

3 Folios 63 a 82 y 89 C pp.2

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Demandante: Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

interpuesto por INDITEX, y confirm ó la decisión contenida en la Resolución N° 14.225 del 22 de marzo de 2013.

2.3. Que ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca marca (sic) FAJAS ZARAY (MIXTA), Certificado N° 480.892, a nombre de C.l. EXPORTADORA ALFA S.A.S.

2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”4 (mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. registró las marcas nominativas “XARA”, “ZARA BASIC”, ZARA

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. registró las marcas nominativas “XARA”, “ZARA BASIC”, ZARA FOR MUM” y “ZARA HOME” y las nominativas y mixtas “ZARA”6 para identificar productos y servicios de las clases 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 39 y 42 del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza.

4. Manifestó que, el 10 de octubre de 2012, la sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S. solicitó el registro como marca del signo mixto “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” para identificar productos comprendidos en la clase 10ª.

5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, l a sociedad Industria de Diseño Textil S.A.

Inditex S.A. presentó oposición por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas.

6. Anotó que, mediante la Resolución 14225 de 22 de marzo de 2013 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. y concedió el registro como marca del signo mixto “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” a la sociedad C.I.

Exportadora Alfa S.A.S. para identificar los mencionados productos, frente a lo cual la

marca del signo mixto “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” a la sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S. para identificar los mencionados productos, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación.

4 Folios 64 a 65 C pp. 5 Folios 65 a 66 C pp. 6 Certificados 293.710, 293.711, 293.709, 293.708, 294.033, 294.032, 294.034, 171.853, 294.466, 223.893, 223.747, 223.746, 223.750, 224.744, 240.630, 343.753, 294.700, 303.571, 294.026, 294.027, 363.043, 405.818, 322.296, 224.745, 438.719, 417.600, 417.598, 417.601, 345. 205, 346.663, 345.198, 346.138, 345.204, 347.185, 345.202, 346.662, 347.183, 345.200, 345.199, 345.211, 346.661, 347.181, 378.901, 345.209, 345.221, 345.226, 345.214, 346.660, 346.131, 345.230 y 346.130.3

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

7. Mencionó que, mediante la Resolución 61334 de 22 de octubre de 2013 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

7. Mencionó que, mediante la Resolución 61334 de 22 de octubre de 2013 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 14225.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literales a) y h).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” para distinguir productos comprendidos en la clase 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad C.I.

Exportadora Alfa S.A.S., sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas nominativas “XARA”, “ZARA BASIC”, ZARA FOR MUM” y “ZARA HOME” y las nominativas y mixtas “ZARA” en las clases 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª,

HOME” y las nominativas y mixtas “ZARA” en las clases 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 39 y 42, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10. Sostuvo que existe una evidente similitud entre la marca solicitada y las marcas previamente registradas, toda vez que son confundibles en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, lo que induciría al público consumidor a error, vulnerando los derechos de la demandante y los consumidores.

11. Sostuvo que el elemento nominativo es el que prevalece en el conjunto, toda vez que el elemento gráfico no tienen la entidad suficiente para predominar. Asimismo, puso de presente que las expresiones “FAJAS” y “TAN MUJERO COMO TU!” eran explicativas.

12. Mencionó que existía conexidad competitiva y riesgo de asociación entre los productos y servicios de las marcas confrontadas.

13. Finalmente, subrayó que, de acuerdo con la Resolución 10603 de 28 de febrero de 2012, su marca “ZARA” es notoria en la clase 25.

7 Folios 66 a 80 C pp.4

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7 Folios 66 a 80 C pp.4

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II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad.

15. Mencionó que, a pesar de que las expresiones “FAJAS” y “TAN MUJER COMO TÚ!” son explicativas, estas hacen parte del conjunto marcario, al igual que el elemento gráfico, otorgándoles distintividad a la marca cuestionada, por lo que era innecesario analizar la conexidad competitiva y riesgo de asociación.

16. Respecto de la notoriedad de la marca “ZARA” sostuvo que no se allegaron pruebas suficientes para alegarla.

II.2. Contestación de la sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S.

17. La sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S. , tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

proceso, a pesar de haber sido notificada9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

18. La sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 28 de marzo de 201410 en contra de las Resoluciones 14225 de 22 de marzo de 2013 y 61334 de 22 de octubre de 2013 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

19. Mediante auto de 29 de febrero de 2016 11 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad C.I.

Exportadora Alfa S.A.S. El 24 de mayo de 201612 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

20. Por auto de 18 de enero de 2017 13 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , la cual se realizó el 21 de abril de 201714.

8 Folios 188 a 199 C pp. 9 Folios 106, 110 y 188 C pp. 10 Folio 82 C pp. 11 Folios 102 a 104 C pp. 12 Folio 104 vto. C pp. 13 Folio 205 C pp. 14 Folios 214 a 221 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00223-00

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

22. Mediante auto de 15 de diciembre de 201715 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 307-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 16, en la que interpretó el artículo 136 literal es a) y h), de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio los artículos 224 y 230 ibidem por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca. Dicho tribunal consideró que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , los mismos que se interpretan por ser procedente.

De oficio se interpretará los Artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Comisión de la Comunidad Andina , por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […]

[…]

15 Folios 224 y vto. C pp. 16 Folios 242 a 260 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00223-00

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2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

[…]

3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

3.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marca ZARA cuyo titular es INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado a registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

7.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre si de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre si de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

24. Por auto de 22 de junio de 201917 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, así como la de alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Industria de Diseño Textil S.A.

Inditex S.A. 18 y la SIC 19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio.

26. Mediante auto de 26 de mayo de 2025 20 se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 480.892 correspondiente a la

17 Folio 261 C pp. 18 Folios 275 a 295 C pp. 19 Folios 268 a 270 C pp. 20 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00223-00

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marca mixta “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” , asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes.

27. En cumplimiento de lo anterior, m ediante reporte de 16 de junio de 2025 21, la SIC informó que la marca mixta “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” , con registro marcario 480.892, se encontraba caducada. El 17 de junio de 2025 22 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

29. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 14225 de 22 de marzo de 2013 y 61334 de 22 de octubre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se declaró infundada la

marzo de 2013 y 61334 de 22 de octubre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” para distinguir productos comprendidos en la clase 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S.

30. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” concedida para identificar productos en la clase 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S. y las marcas nominativas “XARA”, “ZARA BASIC”, ZARA FOR MUM” y “ZARA HOME” y las nominativas y mixtas “ZARA” , que identifican los productos y servicios de las clases 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 39 y 42 de la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literales a) y h), 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000 , estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina.

21 Índice 55 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

486 de 2000 , estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

21 Índice 55 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia d e los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00223-00

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

31. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

32. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 14225 de 22 de marzo de 2013 24 y 61334 de 22 de octubre de 2013 25 por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” para distinguir productos comprendidos en la clase 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad C.I.

Exportadora Alfa S.A.S.

IV.4. Análisis del caso concreto

nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S.

IV.4. Análisis del caso concreto

33. Previo a analizar el fondo del asunto, la Sala pone de presente que , en cumplimiento de lo ordenado en el auto de 2 6 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC el reporte del estado actual de la marca mixta “FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” 26, en el que se constata que la misma estuvo vigente hasta el 22 de marzo de 2023 , por cuanto caducó, tal y como se puede apreciar en la siguiente

imagen:

24 Folios 7 a 31 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 25 Folios 32 a 39 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 26 Certificado 480.892.9

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Demandante: Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

34. Al respecto y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 17 de junio de 202527, frente a lo cual, las partes guardaron silencio.

35. De conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[…] el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular

lo cual, las partes guardaron silencio.

35. De conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[…] el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión

[…]”.

36. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente:

“[…] El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

[…]

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática […]” (negrilla fuera de texto).

37. Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad de la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4°

manera automática […]” (negrilla fuera de texto).

37. Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad de la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

[…]

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (negrilla fuera de texto).

27 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00223-00

Demandante: Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

38. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

38. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declara toria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

39. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal

de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“[…] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. […]

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable , por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]” (negrilla fuera de texto).

40. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo.

40. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo.

41. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

42. Nótese, entonces que, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al desaparecer los efectos jurídicos de l registro marcario demandado, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.

43. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.

44. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad de las Resoluciones 14225 de 22 de marzo de 2013 y 61334 de 22 de octubre de 2013 por medio de las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A. y concedió el registro como marca del signo mixto11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00223-00

Diseño Textil S.A. Inditex S.A. y concedió el registro como marca del signo mixto11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00223-00

Demandante: Industria de Diseño Textil S.A. Inditex S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“FAJAS ZARAY TAN MUJER COMO TU!” para distinguir productos comprendidos en la clase 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad C.I. Exportadora Alfa S.A.S. Ello, comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la d