CE - Sentencia 11001032400020140039100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00391-00

Demandante: Ladelcol S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Pirelli & C.S.P.A., Protex S.A. y Colgate Palmolive Company Tema: Registro del signo mixto “PROTEX HOGAR ” para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Resolución 4251 de 31 de enero de 2014 1, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual revocó la Resolución 42255 de 29 de octubre de 2008, declaró fundada s las oposiciones presentadas por las sociedades Protex S.A. y Pirelli & C.S.P.A.2, declaró la notoriedad de la marca mixta “PIRELLI” para identificar “llantas” de la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Pirelli & C.S.P.A. y negó el registro como marca del signo mixto “PROTEX HOGAR ” para distinguir

nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Pirelli & C.S.P.A. y negó el registro como marca del signo mixto “PROTEX HOGAR ” para distinguir productos comprendidos en la clase 17 ibidem, solicitada por la sociedad Ladelcol S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Ladelcol S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin

de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] Primero: Declarar la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, Resolución No. 4251 del 31 de Enero de 2014, que revoco la Resolución 42255 del 29 de octubre de 2008, proferida por el SUPERINTENDENTE DELEGADO

PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de la SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO.

Segundo: Consecuencialmente a título de Restablecimiento del Derecho,

1 Folios 38 a 61 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Aunque la SIC consideró que la marca notoria “PIRELLI” que “[…] nada se opone a que en el mercado coexistan las marcas objeto de estudio […] como quiera que las dos hacen referencia a productos diferentes y no existe entre ellos ninguna relación de complementariedad. De allí que, la marca solicitada no esté compre ndida en la causal de irregistrabilidad […] por lo que no debe ser objeto de análisis de confundibilidad en esta instancia. 3 Folios 91 a 101 C pp.2

ellos ninguna relación de complementariedad. De allí que, la marca solicitada no esté compre ndida en la causal de irregistrabilidad […] por lo que no debe ser objeto de análisis de confundibilidad en esta instancia. 3 Folios 91 a 101 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00391-00

Demandante: Ladelcol S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, lo siguiente

2.1.- Conceder a la actora Sociedad LADECOL S.A. […] el registro de la marca PROTEX HOGAR (MIXTA) para distinguir; "caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases productos en materias plásticas semielaboradas; mate rias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos especialmente de caucho látex.", comprendidos en la clase 17 de la clasificación Internacional de Niza.

2.2.- Ordenar a la entidad demandada publicar la Sentencia en la gaceta de Propiedad Industrial.

3.3.- Condenar, a la entidad demandada, reconocer y pagar a manera de daños y perjuicios, como utilidades proyectadas desde el 31 de enero de 2014 hasta el 31 de enero de 2019, por el uso de la marca PROTEX HOGAR (MIXTA), en la suma de Doscientos cincuenta millones de pesos ($250,000,000= m/cte).

3.4. Indéxese, la condena conforme a nuestra legislación.

(MIXTA), en la suma de Doscientos cincuenta millones de pesos ($250,000,000= m/cte).

3.4. Indéxese, la condena conforme a nuestra legislación.

Tercero: Ordenar a la entidad demandada, a dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192, y 195 de la ley 1437 de 2011, y sus normas concordantes.

Cuarto: Para la ejecución de la sentencia, una vez en firme, Expídase copies con las debida y correspondientes anotaciones de ley, de ser las primeras y que prestan mérito ejecutivo.

Quinto: En caso de oposición condenar en costas y gastos del proceso a la parte demandada […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Ladelcol S.A.S. solicitó el registro como marca del signo mixto “PROTEX HOGAR” para identificar los productos de la clase 17 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos especialmente de caucho de látex […]”.

4. Indicó que, frente a la referida solicitud, las sociedades Pirelli & C.S.P.A., Protex

flexibles no metálicos especialmente de caucho de látex […]”.

4. Indicó que, frente a la referida solicitud, las sociedades Pirelli & C.S.P.A., Protex S.A. y Colgate Palmolive Company presentaron oposición, al considerar que el signo solicitado resultaba confundible con sus marcas. En particular, Pirelli invocó su marca

4 Folios 3 a 4 C pp. 5 Folios 91 a 93 C pp.3

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Demandante: Ladelcol S.A.S.

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mixta notoria “PIRELLI” ; Protex se amparó en sus marcas nominativa y mixtas “PROTEX – ION PROTEX” y “PROTEX – ION”; y Colgate Palmolive en sus marcas nominativas “PROTEX”.

5. Anotó que, mediante la Resolución 42255 de 29 de octubre de 2008 , la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las mencionadas oposiciones y concedió el registro de la marca mixta “PROTEX HOGAR” para identificar los productos de la clase 17 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Puso de presente que, contra dicha decisión, las sociedades Pirelli & C.S.P.A. y Protex S.A. presentaron recursos de reposición y apelación6.

6. Mencionó que, a través de la Resolución 34412 de 31 de mayo de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 42255.

6. Mencionó que, a través de la Resolución 34412 de 31 de mayo de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 42255.

7. Anotó que , a través de la Resolución 4251 de 31 de enero de 2014 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 42255, declarar fundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Protex S.A. y Pirelli & C.S.P.A. 7, declarar la notoriedad de la marca mixta “PIRELLI”8 para los productos “llantas” de la clase 12, de la sociedad Pirelli & C.S.P.A. y negó el registro como marca del signo mixto “PROTEX HOGAR” , por ser confundible con las marcas nominativa y mixtas “PROTEX – ION PROTEX” y “PROTEX – ION”9, registradas en las clases 9ª, 10ª y 21, de la sociedad Protex S.A.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículo 2°, (ii) Ley 1437 de 2011, artículo 3° y; (iii) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina , artículos 134, 135, 136 literales a) y h).

artículo 3° y; (iii) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina , artículos 134, 135, 136 literales a) y h).

6 Como la sociedad Colgate Palmolive Company no presentó los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 42255, por lo tanto, no procede el análisis de confundibilidad de sus marcas nominativas “PROTEX”. 7 La SIC consideró que la marca notoria “PIRELLI” que “[…] nada se opone a que en el mercado coexistan las marcas objeto de estudio […] como quiera que las dos hacen referencia a productos diferentes y no existe entre ellos ninguna relación de complementariedad. De allí que, la marca solicitada no esté compre ndida en la causal de irregistrabilidad […] por lo que no debe ser objeto de análisis de confundibilidad en esta instancia. En ese sentido, si bien en el acto administrativo se declaró fundada la oposición presentada por Pirelli & C.S.P.A., la misma autoridad reconoció que las marcas podían coexistir en el mercado, al tratarse de productos distintos sin vínculo de complementariedad. 8 Certificado 83.139.1 9 Certificados 276.682, 239.488, 365.958 y 352.622. 10 Folios 94 a 100 C pp.4

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Demandante: Ladelcol S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.2. El concepto de violación

9. La apoderada de la parte demandante aseguró que la resolución demandada se encuentra viciada de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del

I.1.2.2. El concepto de violación

9. La apoderada de la parte demandante aseguró que la resolución demandada se encuentra viciada de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “PROTEX HOGAR” para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Ladelcol S.A.S., al considerar que era confundible con las marcas nominativa y mixtas “PROTEX – ION PROTEX” y “PROTEX – ION” de la sociedad Protex S.A., registradas en las clases 9ª, 10ª y 21 , lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135, 136 literales a) y h), así como la Ley 1437 de 2011, artículo 3° y la Constitución Política, artículo 2°.

10. Aseguró que el signo mixto “PROTEX HOGAR” es lo suficientemente distintivo, toda vez que la palabra “PROTEX” y la letra “P” va en color blanco y , en su parte superior, va abierta sobresaliendo de la línea vertical, seguida de la sílaba “rotex”.

11. Puso de presente que entre el signo y las marcas confrontadas no existe conexión competitiva ni riesgo de asociación, toda vez que se tratan de productos en diferentes clases del nomenclátor, por lo que no existe peligro que el consumidor los asocie.

12. Respecto de la marca mixta notoria, señaló que. al igual que la sociedad Pirelli & C.S.P.A., ha realizado inversiones de dinero para publicidad y catalogo desde 1956

12. Respecto de la marca mixta notoria, señaló que. al igual que la sociedad Pirelli & C.S.P.A., ha realizado inversiones de dinero para publicidad y catalogo desde 1956 para posicionar el signo solicitado como notorio.

13. Por otra parte, afirmó que la SIC no consideró que la demandante es una compañía fundada y conocida desde el 2 de abril de 1956 dedicada a la producción, distribución, comercialización, importación, exportación de productos de las clases 9ª, 10ª, 17 y 21 específicamente guantes de caucho o látex.

14. Mencionó que, el 1° de abril de 1960, el entonces Ministerio de Fomento de la República de Colombia expidió certificado 45.701 del registro de la marca “PROTEX” para distinguir, entre otros, “guantes” de la clase 6ª de la clasificación prevista en el Decreto 1707 de 1931.

15. Finalmente, advirtió que la marca mixta “PROTEX” ha sido objeto de registro a la demandante en Colombia hasta los años 2010 y 2014, de acuerdo con los certificados 228.785 y 126.223, así como en Perú conforme con el certificado 15038, con vigencia hasta el año 2015.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00391-00

Demandante: Ladelcol S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11

16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11

16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y propuso como única excepción la que denominó “[…] indebido agotamiento del requisito de procedibilidad […]” al considerar que la sola presentación de la solicitud de conciliación no era suficiente para demostrar el cumplimiento de dicho requisito.

17. Sobre el fondo del asunto, manifestó que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a las marcas de los terceros con interés en el resultado del proceso.

18. Explicó que el signo solicitado “PROTEX HOGAR” reproduce parcialmente la marca nominativa y mixtas “PROTEX – ION PROTEX” y “PROTEX – ION” y, además, existe relación entre los productos ofrecidos entre ellas.

19. Por lo anterior, aseguró que no omitió el deber de estudio de los criterios fijados para la determinación de irregistrabilidad, sino que, por el contrario, advirtió con certeza que la marca solicitada para registro "PROTEX HOGAR”, no contaba con la suficiente distintividad para gozar de protección en la clasificación solicitada.

II.2. Contestación de la sociedad Pirelli & C.S.P.A.12

20. La sociedad Pirelli & C.S.P.A. contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, al considerar que la SIC sí cumplió con el mandato constitucional de proteger a las empresas intervinientes en el caso. En consecuencia, no era de recibo afirmar lo

al considerar que la SIC sí cumplió con el mandato constitucional de proteger a las empresas intervinientes en el caso. En consecuencia, no era de recibo afirmar lo contrario frente a la decisión de negar el registro de la marca mixta “PROTEX HOGAR”.

21. Anotó que el reconocimiento de la notoriedad de su marca no obedece a la desprotección de la demandante, conforme a lo previsto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que aportó las pruebas tendientes a demostrar dicha notoriedad.

22. Por otra parte, manifestó que no es competencia de la SIC reconocer la trayectoria, existencia y actividades de la demandante, toda vez que su función radica en la protección de nuevas creaciones y signos distintivos cumpliendo con un procedimiento.

11 Folios 234 a 245 C 2. 12 Folios 217 a 231 C 2.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00391-00

Demandante: Ladelcol S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II.3. Contestaciones de las sociedades Protex S.A. y Colgate Palmolive Company

23. Las sociedades Protex S.A. y Colgate Palmolive Company, terceras interesadas en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificadas13 en debida forma del auto admisorio, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

24. La sociedad Ladelcol S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

admisorio, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

24. La sociedad Ladelcol S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 28 de mayo de 201414 en contra de la Resolución 4251 de 31 de enero de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

25. Mediante auto de 20 de noviembre de 201515 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de las sociedades Pirelli & C.S.P.A., Protex S.A. y Colgate Palmolive Company. Por auto de 1° de junio de 2016 16 se aclaró el literal i) del auto admisorio y se tuvo como parte demandante a la sociedad Ladelcol S.A.S.

26. A través de auto s de 31 de agosto de 2016 y 7 de noviembre de 2017 17 se comisionó a los Tribunales de Antioquia y Atlántico, así como al Juzgado Administrativo de Facatativá – Cundinamarca para notificar el auto admisorio de la demanda a los terceros con interés en el resultado del proceso, respectivamente. El 20 de marzo de 201918 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

27. Mediante auto de 26 de julio de 201919 se requirió a la SIC para que remitiera con destino al proceso los antecedentes administrativos.

28. Por auto de 26 de julio de 201920 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial

27. Mediante auto de 26 de julio de 201919 se requirió a la SIC para que remitiera con destino al proceso los antecedentes administrativos.

28. Por auto de 26 de julio de 201920 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 23 de agosto de 201921.

29. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se declaró no probada la excepción propuesta por la SIC que denominó “[…] indebido agotamiento del requisito de procedibilidad […]” , se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

13 Folios 145, 181 y 186 C 2. 14 Folio 2 C pp. 15 Folios 110 a 112 C pp. 16 Folios 129 a 130 C pp. 17 Folio 136 y 168 C pp. 18 Folio 205 C pp. 19 Folio 254 C 2. 20 Folio 255 C 2. 21 Folios 275 a 289 C 2.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00391-00

Demandante: Ladelcol S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

30. Mediante auto de 30 de septiembre 201922 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135, 136 literales a) y h) de la Decisión 486

de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135, 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 534-IP-2019 de 29 de julio de 202023 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión Andina y, de oficio, los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem, por ser necesario analizar la notoriedad y la existencia de conexión entre productos . No interpretó los artículos 134 y 135 de la mencionada decisión por cuanto no se discute el concepto de marca, así como tampoco las prohibiciones absolutas en el registro marcario. En la cual dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 y 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales solo se interpretara el Articulo 136 Literates a) y h), por referirse a la confundibilidad marcaria y la notoriedad.

No se interpretarán los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no estar en discusión el concepto de marca, ni las prohibiciones absolutas en el registro marcario.

De oficio se interpretarán los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser necesario analizar la notoriedad y la existencia de conexión entre productos.

[…]

De oficio se interpretarán los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser necesario analizar la notoriedad y la existencia de conexión entre productos.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

[…]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

[…]

22 Folios 294 y vto. C 2. 23 Folios 308 a 330 C 2.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00391-00

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede

semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

Comparación entre signos mixtos

[…]

Se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

Se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PROTEX HOGAR (mixto) y la marca PROTEX (denominativa).

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

[…]

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: En relación con el riesgo de confusión […] En relación con el riesgo de asociación […] En relación con el riesgo de dilución […] En relación con el riesgo de uso parasitario […]

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros. los anteriores factores, como así lo dispone la

relación con el riesgo de uso parasitario […]

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros. los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otr os. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrative o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.

[…]9

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Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

[…]

Se deberá determinar si la marca PIRELLI (mixta) cuyo titular es PIRELLI &

de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

[…]

Se deberá determinar si la marca PIRELLI (mixta) cuyo titular es PIRELLI & C.S.P.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo PROTEX HOGAR (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. para pos teriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […]

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

32. A través de auto de 26 de octubre de 202024 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

33. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Ladelcol S.A.S.25, Pirelli & C.S.P.A.26 y la SIC 27 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa ,

33. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Ladelcol S.A.S.25, Pirelli & C.S.P.A.26 y la SIC 27 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa , respectivamente. Por su parte, la sociedad Protex S.A.28 allegó su escrito de alegatos de manera extemporánea y Colgate Palmolive Company y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

34. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14929 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única

24 Folio 336 C 2. 25 Índice 93 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Folios 343 a 347 C 2. 27 Folios 352 a 355 C 2. 28 Folios 349 a 350 C 2. 29 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga,10

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instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

35. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 4251 de 31 de enero de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 42255 de 29 de octubre de 2008, se declaró fundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Protex S.A. y Pirelli & C.S.P.A., declaró la notoriedad de la marca mixta “PIRELLI” de la sociedad Pirelli & C.S.P.A. 30, para identificar “llantas” de la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y negó el registro como marca del signo mixto “PROTEX HOGAR” para distinguir productos comprendidos en la clase 17 ibidem, solicitada por la sociedad Ladelcol S.A.S.

36. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “PROTEX HOGAR” solicitado para identificar los productos de la clase citada y las marcas nominativa y mixtas “PROTEX – ION PROTEX” y “PROTEX – ION” de la sociedad Protex S.A., registrada s previamente en las clases 9ª, 10ª y 21, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135, 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 , estas últimas interpretadas de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como

136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 , estas últimas interpretadas de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, artículo 3° y la Constitución Política, artículo 2°.

37. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de l acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación del acto demandado

38. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 4251 de 31 de enero de 201431, por medio de la cual la SIC revocó la Resolución 42255 de 29 de octubre de 2008, declaró fundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Protex S.A. y Pirelli & C.S.P.A., declaró la notoriedad de la marca mixta “PIRELLI” 32 de la sociedad Pirelli & C.S.P.A., para identificar “llantas” de la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y negó el registro como marca

conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 30 Aunque la SIC consideró que la marca notoria “