CE - Sentencia 11001032400020140047200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 11001032400020140047200

Referencia: Medio de control de nulidad relativa

Demandante: Espumados S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Espumas Santander S.A.

Temas: Depósito de enseña comercial . Causales de irregistrabilidad. Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la legalidad de los actos acusados.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Espumados S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53672 de 30 de septiembre de 2010 y 465 de 12 de enero de 2011.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Espumados S.A., en adelante la parte demandante, presentó demanda1 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53672 de 30 de septiembre de 20103, “Por la cual se concede un depósito” y 465 de 12 de enero de 20114, “Por la cual se

declare la nulidad de las resoluciones núms. 53672 de 30 de septiembre de 20103, “Por la cual se concede un depósito” y 465 de 12 de enero de 20114, “Por la cual se

1 Por intermedio de apoderada. Folios 19 a 28 del Cuaderno Principal. 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 Folio 64 del Cuaderno Principal. 4 Folios 69 a 70 del Cuaderno Principal.2

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revoca parcialmente una resolución ”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el depósito de la ense ña comercial mixta CONFORT FLEX que identifica productos y ser vicios de la s clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Espumas Santander S.A., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] III.A. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 53672 del 30 de Septiembre de 2010, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió conceder el depósito de la enseña comercial CONFORT FLEX (MIXT A) presentada por la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S . para distinguir productos y servicios de las

Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió conceder el depósito de la enseña comercial CONFORT FLEX (MIXT A) presentada por la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S . para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 24, 35, 39 Y 45 de la clasificación internacional de Niza.

II.B. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 465 del 12 de Enero de 2011, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó parcialmente la resolución número 53672 del 30 de Septiembre de 2010 me diante la cual concedió el depósito de la enseña comercial CONFORT FLEX (MIXTA) presentada por la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S. en el sentido de incluir dentro de la descripción de la enseña la clase 20 de la clasificación internacional de Niza.

III.C. Que se declare la nulidad del certificado de registro N° 20014 como consecuencia de las pretensiones anteriores.

III.D. Que se ordene remitir copia de la sentencia que resuelva el presente proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia.

III.E. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”5. (Negrilla del texto original).

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

5 Folios 19 a 28 del Cuaderno Principal.3

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original).

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

5 Folios 19 a 28 del Cuaderno Principal.3

Núm. único de radicación: 11001032400020140047200

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 1 7 de septiembre de 2010 el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de la s clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010, concedió el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ESPUMAS

SANTANDER S.A.

4.3. Que la Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 645 de 12 de enero de 2011 determinó: i) revocar parcialmente la resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010 en el sentido de incluir la clase 20 entre las distinguidas por el depósito concedido de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX a favor de la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A . y; ii) confirmar en sus demás partes la Resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010.

FLEX a favor de la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A . y; ii) confirmar en sus demás partes la Resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el

concepto de la violación así:

5.1. Estimó que la parte demandada con la expedición de los actos acusados vulneró los artículos 155, 191, 192, 194, 195 y 200 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 611 y 616 del Código de Comercio, al conceder el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso.4

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5.2. Señaló que la parte demandada violó los artículos 191 y 155 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto el depósito concedido a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso es irregistrable , pues su uso es susceptible de generar confusión en los medios comerciales y en el público en cuanto a su procedencia empresarial, su origen y las características de los productos que se comercializan frente a su enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX y sus marcas mixtas ROMANCE RELAX previamente registradas en las clases 17, 20 y 35.

5.3. Afirmó que el riesgo de confusión se encuentra en la similitud gráfica y

mixtas ROMANCE RELAX previamente registradas en las clases 17, 20 y 35.

5.3. Afirmó que el riesgo de confusión se encuentra en la similitud gráfica y conceptual de los signos en conflicto, y que la confusión es indirecta al presentarse fragmentos comunes entre los signos comparados.

5.4. Adujo que la carencia de distintividad gr áfica de la enseña cuestionada ocasiona también el riesgo de asociación por parte del público de los productos y servicios que esta distingue con los productos y servicios que distinguen y la enseña y marcas de su titularidad. Precisó que el riesgo se refuerza en la medida en que ambos diseños se refieren al mismo tipo de productos y a la prestación de idénticos servicios.

5.5. Mencionó que ha usado sus marcas y logos de forma permanente y continua desde el año 2005 y que ha utilizado su enseña comercial de forma pública, ostensible y continua aún desde antes de su registro en el año 2010.

5.6. Precisó que su enseña fue registrada antes de la concesión del depósito de la enseña cuestionada registrada por parte de la entidad demandada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

5.7. Indicó que la enseña comercial concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso es idéntica a sus marcas previamente registradas y que, por lo tanto, carece de distintividad gráfica.

5.8. Manifestó que la similitud entre su enseña comercial y sus marcas registradas con la enseña cuestionada del tercero con interés directo en las resultas del proceso ocasiona el debilitamiento de la función diferenciadora propia de los signos, de la

5.8. Manifestó que la similitud entre su enseña comercial y sus marcas registradas con la enseña cuestionada del tercero con interés directo en las resultas del proceso ocasiona el debilitamiento de la función diferenciadora propia de los signos, de la protección a los consumidores como esencia de los derechos de propiedad industrial, induce al error al consumidor y desconoce sus derechos adquiridos.5

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5.9. Finalmente, expuso que la finalidad de los productos de los signos confrontados es la misma por cuanto sirven para satisfacer las mismas necesidades y utilizan canales de comercialización comunes, por lo que sostuvo que existe un aprovechamiento de su reputación y esfuerzo.

Contestación de la demanda

Parte demandada

6. La parte demandada contestó la demanda 6 y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

6.1. Adujo que el uso exclusivo de los nombres o enseñas comerciales solo se adquiere con el primer uso que de estos se haga en el comercio y que, por ello, el depósito concedido al tercero con interés directo en las resultas del proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un carácter declarativo y constituye únicamente una presunción de su uso.

6.2. Precisó que el depósito de la enseña comercial no confiere el derecho de exclusividad sobre la denominación que la compone , por lo que el demandante puede acreditar su uso para recibir la protección que en derecho proceda.

6.3. Estimó que, conforme al artículo 604 del Código de Comercio, la existencia

exclusividad sobre la denominación que la compone , por lo que el demandante puede acreditar su uso para recibir la protección que en derecho proceda.

6.3. Estimó que, conforme al artículo 604 del Código de Comercio, la existencia previa de una enseña o nombre comercial no impide el depósito de otro con denominación igual o similar. En consecuencia, si se pretende anular un depósito con fundamento en una enseña pre existente, la entidad administrativa no tiene competencia para resolver dicho conflicto.

6.4. Sostuvo que la entidad encargada del registro no realiza un análisis previo sobre la coexistencia o similitud de enseñas, ya que el depósito no implica la concesión de un derecho exclusivo, sino únicamente la presunción de uso. Por ello, no puede negar el depósito ni proteger derechos de los que no tiene conocimiento, ni dirimir conflictos sobre homonimia o coexistencia de signos.

6 Folios 91 a 135 del Cuaderno Principal.6

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6.5. Destacó que la parte demandante no demostró la existencia ni el uso de la enseña comercial que invoca, por lo que no existe fundamento jurídico que amerite la nulidad del depósito cuestionado. La resolución que autorizó el depósito de la enseña “CONFORT FLEX” a favor de Espumados Santander S.A. fue emitida conforme a derecho y no reconoce un derecho adquirido, sino una mera presunción de uso en el mercado.

6.6. Finalmente, advirtió que no existen fundamentos jurídicos para declarar la nulidad de la resolución que aprobó el depósito de la enseña comercial “CONFORT

de uso en el mercado.

6.6. Finalmente, advirtió que no existen fundamentos jurídicos para declarar la nulidad de la resolución que aprobó el depósito de la enseña comercial “CONFORT FLEX”. La decisión se ajustó al ordenamiento jurídico, la entidad actuó dentro de sus competencias y no se acreditó riesgo de confusión ni afectación de derechos previos. Por tanto, solicita confirmar la legalidad del acto administrativo y negar las pretensiones del demandante.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso – Espumas Santander S.A.S.

7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda7

y se opuso a las pretensiones formuladas así:

7.1. Enunció que la parte demandante no puede impedir que las expresiones CONFORT y FLEX que , a su juicio , son de uso común, sean utilizadas por otros empresarios. Sostuvo que, al ser de uso común, las marcas son débiles y dichas expresiones deben ser excluidas del cotejo marcario.

7.2. Sustentó que no existe riesgo de confusión ni de asociación entre los signos en cuestión, ya que no son idénticos ni semejantes y que los consumidores pueden diferenciar claramente el origen empresarial de los productos o servicios identificados por cada signo.

7.3. Señaló que han transcurrido siete años desde el registro de la enseña comercial sin que se haya presentado ningún caso de confusión o asociación en el

7 Folios 151 a 166 del Cuaderno Principal.7

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comercial sin que se haya presentado ningún caso de confusión o asociación en el

7 Folios 151 a 166 del Cuaderno Principal.7

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mercado, lo cual demuestra que ambos signos pueden coexistir sin afectar a los consumidores ni al titular de los derechos previos.

7.4. Solicitó que no se ordene la nulidad de los actos acusados pues reúnen a cabalidad los requisitos exigidos por las normas de la comunidad andina.

Solicitud de interpretación prejudicial

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 25 de julio de 20188, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 155, 191, 192, 194, 195 y 200 de la Decisión 486 de 2000.

8.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 629-IP-2018 de 26 de febrero de 20199, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 191, 194 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los Artículos 191 y 200 por ser pertinentes. No procede la interpretación del Artículo 194 pues el asunto no está vinculado a una solicitud de registro de una enseña comercial.

2. De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 a fin

interpretación del Artículo 194 pues el asunto no está vinculado a una solicitud de registro de una enseña comercial.

2. De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 a fin de abordar el tema correspondiente al presunto riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

3. Asimismo, de oficio de interpretarán los Literales e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto en el proceso interno se discute acerca de la descriptividad y uso común de los términos que conforman los signos en conflicto […]”.

8.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

8 Folios 184 a 189 del Cuaderno Principal. 9 Folios 226 a 247 del Cuaderno Principal.8

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Procedencia de la sentencia anticipada

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1 ° de agosto de 2025 10: i) consideró innecesaria la realización de las audiencias inicial, de pruebas y de alegaciones y juzgamiento; ii) resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas; y iii) ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

10. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

10.1. La parte demandada 11 y el tercero con interés directo en las resultas del

bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

10. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

10.1. La parte demandada 11 y el tercero con interés directo en las resultas del proceso12 reiteraron los argumentos señalados en las contestaciones de la demanda.

Intervención del Ministerio Público

11. El Agente del Ministerio Público 13 indicó que el uso del nombre comercial se debe probar por los medios procesales establecidos para tal fin y que el nombre se ha utilizado con anterioridad.

11.1. Mencionó que, pese a que el demandante manifestó hacer uso del nombre comercial desde el año 2005, no aportó dentro del proceso contencioso administrativo prueba alguna de ello, por lo tanto, y teniendo en cuenta que este es criterio indispensable para su reconocimiento y protección, tal como se mencion a en líneas anteriores, no es posible conceder la protección solicitada por la empresa

ESPUMADOS S.A.

10 Cfr. Índice 79 del aplicativo web SAMAI. 11 Cfr. Índice 92 del aplicativo web SAMAI. 12 Cfr. Índice 91 del aplicativo web SAMAI. 13 Cfr. Índice 86 del aplicativo web SAMAI.9

Núm. único de radicación: 11001032400020140047200

11.2. Por último, concluyó que que no es dable acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, no resulta procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)

los actos administrativos acusados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 629-IP-2018 de 26 de febrero de 2019; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

13. De conformidad con el numeral 8 del artículo 14914 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 15 de 12 de marzo de 2019 16 sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos administrativos acusados

15. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

14 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 15 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un

15 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 16 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.10

Núm. único de radicación: 11001032400020140047200

15.1. La Resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 201017, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

15.2. La Resolución núm. 645 de 12 de enero de 201118, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó parcialmente la resolución núm. 53672 de 30 de septiembre de 2010 en el sentido de incluir la clase 20 entre las distinguidas por el depósito concedido de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX, a favor de la sociedad Espumas Santander S.A.

El problema jurídico

16. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda y en la contestación de esta, la fijación del objeto del litigio y la interpretación prejudicial emitida para

este caso, determinar:

El problema jurídico

16. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda y en la contestación de esta, la fijación del objeto del litigio y la interpretación prejudicial emitida para

este caso, determinar:

16.1. Si las resoluciones núms. 53672 de 30 de septiembre de 2010 y 465 de 12 de enero de 2011 , expedida s por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la s cuales se concedió el depósito de la enseña comercial mixta CONFORT FLEX para distinguir productos y servicios de las clases 10, 17, 20, 24, 35, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 191, 200, 136 literal b) y 135 literales e) y g) de la Decisión 486 de 2000 ; y 611 y 616 del Código de Comercio y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

16.2. Así mismo, la Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 191 y 200 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 136, literal b) y 135, literales e) y g), ibidem; adicionalmente, no interpretó el artículo 194 ibidem; de igual manera no se solicitó la interpretación de los artículos 155, 192, y 195 ibidem por no ser objeto de la controversia, razón por la cual no se incluyeron en el problema jurídico.

17 Folio 64 del Cuaderno Principal. 18 Folios 69 a 70 del Cuaderno Principal.11

Núm. único de radicación: 11001032400020140047200

incluyeron en el problema jurídico.

17 Folio 64 del Cuaderno Principal. 18 Folios 69 a 70 del Cuaderno Principal.11

Núm. único de radicación: 11001032400020140047200

Interpretación Prejudicial 629-IP-2018 de 26 de febrero de 2019

17. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este

caso:

“[…] 1. La enseña comercial y su ámbito de protección. 1.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud que ESPUMADOS S.A. señaló que es titular de la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta) e indico que existe conflicto entre sus signos y l a ensena comercial CONFORT FLEX (mixta) depositada a favor de ESPUMAS SANTANDER S.A.S 1.2. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Art ículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo

de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

[…]

2. El nombre comercial. Características y su protección

2.1. En el presente caso se alega la confusión entre la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta) depositada a favor de ESPUMAS SANTANDER S.A.S. y la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta), y conforme a lo establecido en el Artículo 200 de la Decisión 486 la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, por lo que deberá revisarse el presente tema a fin de ser aplicado al tema controvertido. 2.2. El Literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial […] Protección del nombre comercial12

Núm. único de radicación: 11001032400020140047200

2.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorgará el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado, y, consecuentemente, ese uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo

exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado, y, consecuentemente, ese uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro o el depósito del n ombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. […] 2.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mer cado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial; entre otros. […] 2.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mism o desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y/o servicios que distingue el signo. 2.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya adoptado sin tener en cuenta

del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya adoptado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos constituidos por la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta), la marca ROMANCE RELAX

(mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX ( mixta) son confundibles o no, resulta pertinente analizar el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad [...] [...] 3.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.13

Núm. único de radicación: 11001032400020140047200

[…] 3.6. Por lo antes expuesto, el Tribunal consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos en conflicto, para luego verificar si

[…] 3.6. Por lo antes expuesto, el Tribunal consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos en conflicto, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. […]

4. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre la enseña comercial CONFORT FLEX (mixta) respecto de la marca ROMANCE RELAX

(mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 4.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico — penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico; o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conce ptos