CE - Sentencia 11001032400020140058500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00585-00

Demandante: Max International, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Pfizer Products Inc.

Tema: Registro como marca del signo “ MAXONE” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 26696 de 30 de abril de 2013 1 y 23655 de 10 de abril de 2014 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo mixto “MAXONE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Max International, LLC.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Max International, LLC., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

(i) Resolución N° 26696 de 30 de abril de 2013, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca mixta "MAXONE” para distinguir productos de la Clase 05, específicamente “suplementos dietéticos y nutricionales”;

(ii) Resolución N° 23655 de 10 de abril de 2014, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 26696 de 30 de abril de 2013, en el sentido de

1 Folios 3 a 9 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 16 a 30 C pp.2

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Demandante: Max International, LLC

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

negar el registro de la marca mixta MAXONE en la Clase 05.

2.2. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca

negar el registro de la marca mixta MAXONE en la Clase 05.

2.2. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “MAXONE" (mixta) a nombre de MAX INTERNATIONAL, LLC., en los mismos términos establecidos en la solicitud de regis tro de la marca, es decir, para distinguir "suplementos dietéticos y nutricionales", productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. Que la sentencia resultante de este proceso sea publicada en ¡a Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (negrilla y mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que la sociedad Max International, LLC. solicitó el registro como marca mixta del signo “MAXONE” para reivindicar productos de la clase 5ª6, estos son, “[…] suplementos dietéticos y nutricionales […]”.

4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, no se presentó oposición por parte de terceros.

5. Anotó que, a través de la Resolución 26696 de 30 de abril de 2013 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca mixta solicitada “MAXONE” para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor internacional, con fundamento en el cotejo, realizado de oficio, con la marca “ZITHROMAX ONE” cuyo titular es Pfizer Products Inc.

“MAXONE” para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor internacional, con fundamento en el cotejo, realizado de oficio, con la marca “ZITHROMAX ONE” cuyo titular es Pfizer Products Inc.

6. Sostuvo que, f rente a esta d ecisión Max International, LLC. presentó recurso de apelación, el cual se resolvió a través de Resolución 23655 de 10 de abril de 2014 , por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial , en el sentido de confirmar la Resolución 26696.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

4 Folios 48 y 49 C pp. 5 Folio 18 C pp. 6 Folio 62 C pp. Versión 9. 7 Folios 19 a 29 C pp.3

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I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAXONE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del

encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAXONE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , al argumentar que es similarmente confundible con la marca “ZITHROMAX ONE” que ampara productos de la misma clase. Ello, comoquiera que entre estos signos distintivos existen diferencias que los distinguen, sin que se genere un riesgo de confusión en el público consumidor.

9. Explicó que la SIC omitió realizar un cotejo adecuado, pues no estudió el signo en su conjunto, sino que hizo un examen parcial donde fraccionó las denominaciones.

Por el contrario, ortográfica, visual e ideológicamente las marcas son diferentes. Asimismo, la percepción sonora es disímil.

10. Argumentó que “[…] los productos que se pretenden distinguir con la marca MAXONE son específicos y limitados a “suplementos dietéticos y nutric ionales’’, los cuales son de venta libre, mientras que la marca previamente registrada es un antibiótico, que obligatoriamente requerirá fórmula médica para poder adquirirlo en el mercado. Teniendo en cuenta lo anterior, dichos productos corresponden a un mercado especializado, son objeto de interés de consumidores específicos, lo cual impide que se configure la asociación o el riesgo de confusión […]”.

11. Finalmente, sostuvo que “[…] la SIC erró al realizar el cotejo marcario, al considerar que las expresiones MAX y ONE de la marca registrada son dos diferentes, pues contrario a este análisis, se tiene que la marca registrada se compone solamente por dos palabras ZITHROMAX y ONE y no de tres, por lo que no se puede realizar la

que las expresiones MAX y ONE de la marca registrada son dos diferentes, pues contrario a este análisis, se tiene que la marca registrada se compone solamente por dos palabras ZITHROMAX y ONE y no de tres, por lo que no se puede realizar la comparación de la expresión MAX de forma aislada […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

13. Explicó que las marcas son semejantes ortográfica y fonéticamente, por lo que el signo solicitado no es distintivo. Lo anterior comoquiera que “[…] la marca solicitada está compuesta por un elemento sobre el cual pesa la distintividad de la marca previamente registrada, [por lo que, causarían] en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son prestados por un mismo ente y que quizás la supresión de la

8 Folios 78 a 89 C pp.4

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expresión ZITHR y la unión de las expresiones MAX y ONE, y la presentación del diseño gráfico, son parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, se

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expresión ZITHR y la unión de las expresiones MAX y ONE, y la presentación del diseño gráfico, son parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, se genera la denominada confusión indirecta […]”.

14. Manifestó que “[…] el signo MAXONE pretende identificar productos que no solo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, sino que también se identifican plenamente con los mismos, pues pertenecen a la categoría de suplementos y sustancias dietéticas para uso médico y comparten por lo tanto objeto y finalidad. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta) […]”.

II.2. Contestación de la sociedad Pfizer Productos, Inc.

15. La sociedad Pfizer Productos, Inc., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada 9 del auto admisorio, no se pronunci ó sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

16. La sociedad Max International, LLC. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 16 de septiembre de 2014 10 en contra de las Resoluciones 26696 de 30 de abril de 2013 y 23655 de 10 de abril de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

17. Mediante auto de 22 de octubre de 2015 11 se inadmitió la demanda y la parte demandante la corrigió dentro del término legal.

por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

17. Mediante auto de 22 de octubre de 2015 11 se inadmitió la demanda y la parte demandante la corrigió dentro del término legal.

18. Por auto de 10 de diciembre de 201512 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante de la sociedad Pfizer Productos, Inc. El 20 de enero de 201613 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

19. A través de providencia de 25 de mayo de 2016 14 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 , la cual se realizó 31 de marzo de 201715.

20. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes ; se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

9 Folios 68, 76 y 94 pp 10 Índice 1. ° aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 Folios 42 y 43 C pp. 12 Folios 64 a 66 C pp. 13 Folio 66 vto C pp. 14 Folio 95 C pp. 15 Folios 104 a 111C pp5

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21. Mediante auto de 30 de mayo de 201816 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance

Demandante: Max International, LLC

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21. Mediante auto de 30 de mayo de 201816 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 544-IP-2018 de 28 de febrero de 2020 17 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andin a y, de oficio, el 151 ibidem, en la cual dicho tribunal

consideró que:

“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136

Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.’ Procede la interpretación solicitada por ser la norma aplicable al caso concreto.

2. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, para analizar la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión direct o, indirect o y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un

realizar el cotejo de signos distintivos. […]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […]

3. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los

16Folios 114 a 117 C pp. 17 Folios 149 a 161C pp.6

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productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los

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productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula, subraya y negrilla del original).

23. Mediante auto de 13 de julio de 2020 18 se prescindió de la realización de l as audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

24. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante 19 y la SIC 20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente . Por su parte , el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

26. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 26696 de 30 de abril de 201322 y 23655 de 10 de abril de 201423, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “MAXONE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Max

International, LLC.

27. La Sala deberá analizar si entre el signo solicitado y la marca nominativa “ZITHROMAX ONE”24 para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 , así

18 Folio 164 C pp. 19 Folios 169 a 172 C pp. 20 Folios 179 a 181 C pp. 21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 22 Folios 3 a 9 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 23 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 24 Certificado 3019047

22 Folios 3 a 9 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 23 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 24 Certificado 3019047

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como lo dispuesto en el 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

28. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

29. La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 26696 de 30 de abril de 2013 25 y 23655 de 10 de abril de 2014 26, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “MAXONE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza,

solicitada por Max International, LLC.

IV.4. Análisis del caso concreto

30. La SIC, mediante los actos administrados acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “MAXONE” para reivindicar productos de la clase 5ª27, estos son, “[…] suplementos dietéticos y nutricionales […]”.

31. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca nominativa

“[…] suplementos dietéticos y nutricionales […]”.

31. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca nominativa “ZITHROMAX ONE”, esto es, al ser ortográfica, fonética e ideológicamente diferentes.

32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 544-IP-2018 de 28 de febrero de 2020 28 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el 151 ibidem.

33. Así las cosas, el texto de las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis

es el siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de

25 Folios 3 a 9 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 26 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Folio 62 C pp. Versión 9. 28 Folios 149 a 161C pp.8

26 Folios 10 a 15 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Folio 62 C pp. Versión 9. 28 Folios 149 a 161C pp.8

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Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

34. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

35. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante29

(mixto) Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

29 Folio 62 C pp.9

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Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso30

ZITHROМАХ ONE

(nominativa)

Certificado: 301904

Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

36. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “MAXONE” con la marca nominativa previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto del signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los

con la marca nominativa previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto del signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

37. En efecto, de la revisión del signo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

38. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciable s, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

39. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

[…]”31.

40. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el signo mixto objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con

[…]”31.

40. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el signo mixto objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos ortográficos, f onéticos y conceptuales de las marcas en conflicto.

30 Folio 5 C pp. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala.10

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41. Ahora, d e manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

42. Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “MAX” y “ONE” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, resultan ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados32.

“MAX”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

LOMAX

VIRBAC S.A.

5ª

264798

demandados32.

“MAX”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

LOMAX

VIRBAC S.A.

5ª

264798

FOSAMAX

MERCK SHARP &

DOHME CORP.

5ª

236110

MAXHUEVOS

LAB BIOFREN S.A.S.

5ª

234208

PLAGMAX

LABORATORIOS LA

GARDENIA LTDA

5ª

262920

“ONE”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

ONE PRESS

JOHNSON & JOHNSON

5ª

371969

SYNVISC-ONE

GENZYME

CORPORATION

5ª

399519

ONE PER MEAL RADICAL

SHIELD

GRUPO OMNILIFE S.A.

DE C.V.

5ª

399521

32 Consulta realizada el 16 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autori dad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.11

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Demandante: Max International, LLC

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

43. Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “ MAX” y “ ONE” son de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común que forman parte de las marcas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede n ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al ser excluidas: i) en el signo solicitado lo reduciría de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y ; ii) estas no pueden fraccionarse al encontrarse unidas en la denominación, tanto en el signo como en la marca, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto.

44. Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “MAX” como “ONE”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo “ONE”, pero se mantuviera el análisis con base en “ MAX”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden se r considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior

de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden se r considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo T ribunal ha reconocido que cuando esas