CE - Sentencia 11001032400020140070600 de 2025

CONSE

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00

Demandante: Comercializadora Santander S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Femsa Empaques S.A. de C.V.

Tema: Registro como marca del signo mixto “ E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 20131 y 37425 de 13 de junio de 20142 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119 ” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Comercializadora Santander S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Comercializadora Santander S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se

hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la resolución # 75819 del 10 de diciembre del año 2013 expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual concedió el registro de la marca comercial E. ELEMENT 119 (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Que se declare la nulidad de la resolución # 37425 del 13 de Junio de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la cual confirmó la decisión anterior.

1 Folios 2 a 10 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 11 a 14 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 66 a 89 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00

Demandante: Comercializadora Santander S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2.3. Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se declare fundada la demanda de oposición debidamente formulada y como consecuencia se niegue el registro de

2.3. Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se declare fundada la demanda de oposición debidamente formulada y como consecuencia se niegue el registro de la marca comercial E. ELEMENT 119 (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 solicitada por la sociedad FEMSA EMPAQUES S.A. DE C.V. restableciendo de esta manera el derecho que le asiste a la Sociedad COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. al uso exclusivo de su marca comercial HOME ELEMENT (MIXTA) para distinguir productos de la clase 11, según certificado de registro # 353447 vigente hasta el 29 de junio de 2015. (sic) y por ende se le permita realizar sus actividades comerciales sin que exista en el mercado marcas similares que induzcan a error al público consumidor, con el consabido detrimento de su patrimonio.

2.4. Igualmente y a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de comercio de esta entidad, el certificado d e registro asignado a la marca comercial E. ELEMENT 119 (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la clasificación Internacional, cuyo número ignoramos a la fecha de presentación de esta demanda.

2.5. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2° Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957.

2.6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia

y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2° Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957.

2.6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A. […]”4 (mayúsculas y negrillas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. registró la s marcas mixtas “HOME ELEMENT S” para identificar productos de las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Manifestó que, el 15 de mayo de 2013 , la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. solicitó el registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119 ” para identificar productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] aparatos de refrigeración y congelación para la exhibición y conservación de alimentos y bebidas, verticales u horizontales, con puertas o sin ellas, con todos sus accesorios, partes y repuestos […]”.

4 Folios 67 a 68 C pp. 5 Folios 68 a 70 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00

Demandante: Comercializadora Santander S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas.

6. Anotó que, mediante la Resolución 75819 de 10 de diciembre de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. y concedió el registro de la marca mixta “E ELEMENT 119” a la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. para identificar productos de la clase 11 de la Clasificación Internaciona l de Niza, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación.

7. Mencionó que, mediante la Resolución 37425 de 13 de junio de 2014 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 75819.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V., sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “HOME ELEMENTS” de titularidad de la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. en las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11 , lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10. Manifestó que las marcas confrontadas eran similarmente confundibles desde lo fonético, gráfico y conceptual, lo que induciría al público consumidor a error, vulnerando los derechos de la demandante y los consumidores.

11. Explicó que la marca demandada es irregistrable por cuanto reproduce la expresión “ELEMENT”. Advirtió que las partículas “HOME” y “E” no debían ser objeto de comparación por cuanto son de uso común. Del número “119” indicó que no daba

6 Folios 70 a 86 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00

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6 Folios 70 a 86 C pp.4

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suficiente distintividad por cuanto estaba ubicado en un extremo y era de un tamaño muy pequeño.

12. Finalmente, puso de presente que la demandante cuenta con registros en otros países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico y República

Dominicana.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVECIONES

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad.

14. Mencionó que el registro de la marca demandada no se encuentra inmersa en ninguna causal de irregistrabilidad, por cuanto, está compuesta por varios elementos como los números “119”, la letra “E” y la palabra “ELEMENT”, esta última como única partícula que comparten.

15. En ese sentido, afirmó que la SIC observó que el signo solicitado no reproducía la totalidad de la estructura gramatical de las marcas de la sociedad demandante, por lo que no había lugar a su negación, sino por el contrario la procedencia de su concesión.

II.2. Intervención de la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V.

totalidad de la estructura gramatical de las marcas de la sociedad demandante, por lo que no había lugar a su negación, sino por el contrario la procedencia de su concesión.

II.2. Intervención de la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V.

16. La sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada8 en debida forma no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

17. La sociedad Comercializadora Santander S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa del derecho el 18 de noviembre de 20149 en contra las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 2013 y 37425 de 13 de junio de 2014 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

7 Folios 177 a 184 C pp. 8 Folios 108 y 116 C pp. 9 Folio 89 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00

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18. Mediante auto de 10 de diciembre de 201510 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. El 24 de febrero de 20 1611 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. El 24 de febrero de 20 1611 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

19. A través de autos de 25 de mayo de 2016 y 18 de enero de 2017 12 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 3 de marzo de 201713.

20. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ofició a la SIC para que allegara las resoluciones por medio de las cuales se registró las marcas de la parte demandante.

21. Mediante auto de 15 de diciembre de 201714 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 281-IP-2018 de 28 de junio de 2019 15, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 135 literal g) y 151 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos de oficio. No interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ibidem al no ser objeto el concepto de marca, así como tampoco la distintividad intrínseca de la misma. Dicho tribunal consideró que:

los artículos 134 y 135 literal b) ibidem al no ser objeto el concepto de marca, así como tampoco la distintividad intrínseca de la misma. Dicho tribunal consideró que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

2. Se interpretará el artículo 136 literal a) por ser materia de controversia la presunta confusión de signos.

3. No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b), toda vez que no se discuten el concepto de marca ni la distintividad intrínseca de la misma.

4. De oficio se interpretarán los artículos 135 literal g) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar la figura de los signos de uso común y la conexión de productos.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

10 Folios 104 a 106 C pp. 11 Folio 106 vto. C pp. 12 Folios 190 y 197 C pp. 13 Folios 205 a 212 C 2. 14 Folios 221 y vto. C 2. 15 Folios 234 a 249 C 2.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00

Demandante: Comercializadora Santander S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica,

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1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo E ELEMENT 119 (mixto) y las marcas HOME ELEMENT (mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

[…]

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto,

empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo E ELEMENT 119 (mixto) y las marcas HOME ELEMENT (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico — penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

[…]

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas

3.1. En consideración a que en el presente caso COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. argumentó que la palabra HOME es de uso común y que7

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Demandante: Comercializadora Santander S.A.S.

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no debe ser parte del cotejo entre los signos en conflicto, es pertinente analizar este tema.

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no debe ser parte del cotejo entre los signos en conflicto, es pertinente analizar este tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

3.3. En el marco del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comer cial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

3.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.

3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

3.6. En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras

3.6. En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero si, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.

3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distint ividad de los signos en conflicto.

contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distint ividad de los signos en conflicto.

3.9. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello8

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sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.

[…]

4. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza

4.1. En consideración a que la SIC analizó el principio de la especialidad en la Resolución que concedió el registro del signo E ELEMENT 119 (mixto), corresponde analizar este tema. […] (mayúscula y negrilla del original).

23. Mediante auto de 18 de diciembre de 2019 16 se requirió al apoderado de la parte demandante para que se manifestara respecto de la información suministrada por la SIC y acreditara el pago de la tasa con el fin de que la documentación solicitada fuera remitida al proceso.

24. Por auto de 30 de junio de 202017 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran

de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Comercializadora Santander S.A.S.18 y la SIC19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

16 Folios 251 y vto. C 2. 17 Folio 288 C 20. 18 Folios 298 a 308 C 2. 19 Folios 295 a 296 C 2. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.2. La formulación del problema jurídico

27. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 2013 y 37425 de 13 de junio de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. y se concedió el registro como marca al signo mixto “E ELEMENT 119 ” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V.

28. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “E ELEMENT 119” concedida para identificar productos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V. y las marcas mixtas “HOME ELEMENTS”, que identifican productos en las clases 7ª, 8ª, 9ª y 11 , cuyo titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literales b) y g), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de

2000.

titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literales b) y g), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000.

29. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

30. La sociedad Comercializadora Santander S.A.S. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 75819 de 10 de diciembre de 2013 21 y 37425 de 13 de junio de 201422, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Comercializadora Santander S.A.S. y se concedió el registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Femsa Empaques S.A. de C.V., expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio

– SIC.

IV.4. Análisis del caso concreto

31. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “E ELEMENT 119” para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] aparatos de refrigeración y congelación para la exhibición y conservación de alimentos y bebidas, verticales u horizontales, con puertas o sin ellas, con todos sus accesorios, partes y repuestos […]”.

21 Folios 2 a 10 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”.

verticales u horizontales, con puertas o sin ellas, con todos sus accesorios, partes y repuestos […]”.

21 Folios 2 a 10 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 22 Folios 11 a 14 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00706-00

Demandante: Comercializadora Santander S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

32. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca mixta “E ELEMENT 119” del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas mixtas “HOME ELEMENTS” de la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 281-IP-2018 de 28 de junio de 2019, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 135 literal g) y 151 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos de oficio. No interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ibidem al no ser objeto el concepto de marca, así como tampoco la distintividad intrínseca de la misma.

34. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado s los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso resultaba

34. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado s los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso resultaba similarmente confundible con sus marcas mixtas “HOME ELEMENTS”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136 literal a)23.

35. Por lo anterior, será n excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

36. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […].

[…]

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […]

[…]

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los