CE - Sentencia 11001032400020150010300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00

Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH Tema: Registro como marca del signo “ ULTRANEX”

(nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 21514 de 31 de marzo de 2014 1 y 55458 de 18 de septiembre de 2014 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH y se negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por Oxiteno S.A. Industria e Comercio.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio, a través de apoderad o judicial, en

Oxiteno S.A. Industria e Comercio.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio, a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 21514 de 31 de marzo de 2014, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh y negó el registro de la marca ULTRANEX (Nominativa) en la Clase 1 Internacional;

2.2 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 55458 de 18 de septiembre de 2014, por medio de la cual la Delegatura para la Propiedad Industrial

1 Folios 5 a 9 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 10 y 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 13 a 45 C pp. 4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.2

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Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

confirmó en su integridad la decisión por medio de la cual se declaró fundada

Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

confirmó en su integridad la decisión por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh y se negó el registro de la marca ULTRANEX (Nominativa) en la Clase 1 Internacional;

2.3 A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos conceder a favor de la sociedad Oxiteno S.A. Industrie (sic) e Comercio, el registro de la marca ULTRANEX (Nominativa), para identificar productos químicos, a saber, alquilfenol etoxilado, nonilfenol, dinonilfenol, octilfenol, fenol y sus derivados, productos químicos utilizados en industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto , composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldadura, productos químicos para conservar alimentos, sustancias de bronceado, el adhesivo, utilizado en la industria todos los productos mencionados para uso en la fabricación de cuidado personal, cuidado del hogar, limpiadores industriales e institucionales, aceite y gas, pinturas y recubrimientos, textiles, cuero, productos agroquímicos, productos intermedios orgánicos, disolventes y aditivos, farmacéutica, emulsión de aceites vegetales usados en moldes de concreto para trabajo de metales y construcción, incluidos en la Clase 1 Internacional;

2.4 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia

usados en moldes de concreto para trabajo de metales y construcción, incluidos en la Clase 1 Internacional;

2.4 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia;

2.5 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con Io dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; y

2.6 Que se condene en costas a la parte demandada […]”5.

I.1.1. Los hechos de la demanda6

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que la sociedad Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH registró la marca nominativa “ULTRATEX” para reivindicar productos de la clase 1ª 7 del nomenclátor internacional, a saber: “[…] productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparac iones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria […]”.

4. Señaló que la sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio solicitó el registro la

metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria […]”.

4. Señaló que la sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio solicitó el registro la marca nominativa “ULTRANEX” para reivindicar productos de la clase 1ª8 del

5 Folios 14 y 15 C pp. 6 Folios 18 a 20 C pp. 7 Certificado 119275. Versión 7. 8Folio 12 C pp. Versión 9.3

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nomenclátor internacional, a saber : “[…] productos químicos, a saber, alquilfenol etoxilado, nonilfenol, dinonilfenol, octilfenol, fenol y sus derivados, productos químicos utilizados en industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldadura, productos químicos para conservar alimentos, sustancias de bronceado, el adhesivo, utilizado en la industria todos los productos mencionados para uso en la fabricación de cuidado personal, cuidado del hogar, limpiadores industriales e institucionales, aceite y gas, pinturas y recubrimientos, textiles, cuero, productos agroquímicos, productos intermedios orgánicos, disolventes y aditivos, farmacéutica, emulsión de aceites vegetales usados en moldes de concreto para trabajo de metales y construcción […]”.

recubrimientos, textiles, cuero, productos agroquímicos, productos intermedios orgánicos, disolventes y aditivos, farmacéutica, emulsión de aceites vegetales usados en moldes de concreto para trabajo de metales y construcción […]”.

5. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH presentó oposición con fundamento en su marca nominativa “ULTRATEX” en clase 1ª del nomenclátor internacional.

6. Anotó que, a través de la Resolución 21514 de 31 de marzo de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición indicada y negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para ampara r productos de la clase 1ª, y Oxiteno S.A. Industria e Comercio interpuso recurso de apelación.

7. Aseveró que, mediante la Resolución 55458 de 18 de septiembre de 2014 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 21514.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo s de nulidad los relacionados con: i) el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a) y 172; y Ley 1437, artículo 137 inciso 2.°; y

cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a) y 172; y Ley 1437, artículo 137 inciso 2.°; y ii) insuficiente y errónea motivación.

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , argumentando que es

9 Folios 21 a 39 C pp.4

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similarmente confundible con la marca “ULTRATEX” que amparan productos de la misma clase.

10. Explicó que el signo solicitado no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto que la semejanza entre los signos cotejados se deriva de la reproducción de la partícula ULTRA, la cual es de uso común y, por ende, inapropiable en exclusiva.

11. Señaló, teniendo en cuenta lo anterior, que el cotejo debe realizarse atendiendo al aporte distintivo proveniente de la terminación NEX. Es así como los signos distintivos cotejados pueden convivir pacíficamente en el mercado, pues las diferencias se

11. Señaló, teniendo en cuenta lo anterior, que el cotejo debe realizarse atendiendo al aporte distintivo proveniente de la terminación NEX. Es así como los signos distintivos cotejados pueden convivir pacíficamente en el mercado, pues las diferencias se encuentran en sus terminaciones, esto es NEX/TEX, donde el sonido fonético de las letras “N” y “T” es totalmente disímil, puesto que la primera es nasal y la segunda oclusiva.

12. Precisó que la SIC violó el artículo 137 inciso 2.° de la Ley 1437 comoquiera que los actos fueron motivados “[…] de manera insuficiente y errónea […] ya que si bien las marcas presentan similitudes a partir de la reproducción del elemento “ULTRA”, esta reproducción no es un argumento válido que impida el registro de la marca solicitada a registro, ya que ningún empresario puede alegar el derecho en exclusive de este tipo de elementos […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

14. Explicó que al cotejar los signos distintivos “ULTRATEX” y “ULTRANEX”, se advierte que existe un riesgo de confusión debido a que “ cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas que las hacen fácilmente

advierte que existe un riesgo de confusión debido a que “ cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas que las hacen fácilmente confundibles en el mercado por parte de los consumidores”, adicional a que identifican productos de la misma clase del nomenclátor internacional.

II.2. Contestación de la sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GMBH

15. La sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GMBH, tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada11 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

10 Folios 121 a 129 C pp. 11 Folios 52, 57 y 135 C pp.5

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III. TRÁMITE DEL PROCESO

16. La sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 19 de febrero de 201512 en contra de las resoluciones 21514 de 31 de marzo de 201413 y 55458 de 18 de septiembre de 201414, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

17. Por auto de 8 de febrero de 201615 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GMBH. El 9 de marzo de 201616 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GMBH. El 9 de marzo de 201616 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

18. A través de providencias de 11 de julio de 2016 y 18 de julio de 201717 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 11 de agosto de 201718.

19. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes ; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y los certificados de unas marcas, los cuales fueron allegados por la parte demandada al proceso19; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

20. Mediante auto de 30 de mayo de 201820 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 543-IP-2018 de 29 de marzo de 2019 21 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andin o. Asimismo, no interpretó el artículo 172 ibidem, en la

cual dicho tribunal consideró que:

“[…]. C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina .

“[…]. C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina . Únicamente procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 , Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser procedente.

12 Folio 1 C pp. 13 Folios 5 a 9 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 14 Folios 10 y 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 15 Folios 48 a 50 C pp. 16 Folio 50 vto C pp. 17 Folios 136 y 145 C pp. 18 Folios 154 a 161 C pp. 19 Folios 177 a 300 C pp 20Folios 301 a 304 C pp. 21 Folios 313 a 321 C pp.6

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Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio

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No procede realizar la interpretación de l Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es materia de controversia el alcance de la acción de nulidad del registro respecto de un registro marcario.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión direct o, indirect o y de asociación. Similitud ortográfica,

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión direct o, indirect o y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

2. Comparación entre signos denominativos

[…]

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciables, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo

expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciables, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones de los productos identificados por el signo; y, arbitrarios, que n o manifiestan conexión alguna con su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor la idea sobre el signo que le permite diferenciarlos de otros existentes en el mercado […]” (mayúscula, subraya y negrilla del original).

22. Mediante auto de 16 de octubre de 2019 22 se prescindió de la realización de l a audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

22 Folio 323 C pp.7

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Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio

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23. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio23 y la SIC 24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa respectivamente. Por su parte la sociedad Huntsman Advanced Materials

23. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio23 y la SIC 24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa respectivamente. Por su parte la sociedad Huntsman Advanced Materials

(Swtizerland) GMBH y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

25. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 21514 de 31 de marzo de 2014 y 55458 de 18 de septiembre de 2014 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH y se negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza, solicitada por Oxiteno S.A. Industria e Comercio.

26. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo solicitado para identificar productos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la

Internacional de Niza, solicitada por Oxiteno S.A. Industria e Comercio.

26. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo solicitado para identificar productos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa “ULTRATEX”26 para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 172 ibidem y 137 inciso 2.° de la Ley 1437; y si los actos acusados fueron expedidos con una insuficiente o errónea motivación.

27. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

23 Folios 336 a 343 C pp. 24 Folios 336 a 343 C pp. 25 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia d e los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 Certificado 119275. Versión 7.8

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Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio

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IV.3. La identificación de los actos demandados

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.3. La identificación de los actos demandados

28. La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 21514 de 31 de marzo de 2014 27 y 55458 de 18 de septiembre de 2014 28 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH y se negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza, solicitada por Oxiteno S.A. Industria e Comercio.

IV.4. Análisis del caso concreto

29. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos de la clase 1ª29, estos son: “[…] productos químicos, a saber, alquilfenol etoxilado, nonilfenol, dinonilfenol, octilfenol, fenol y sus derivados, productos químicos utilizados en industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldadura, productos químicos para conservar alimentos, sustancias de bronceado, el adhesivo, utilizado en la industria todos los productos mencionados para uso en la fabricación de cuidado personal, cuidado del hogar, limpiadores industriales

templar y soldadura, productos químicos para conservar alimentos, sustancias de bronceado, el adhesivo, utilizado en la industria todos los productos mencionados para uso en la fabricación de cuidado personal, cuidado del hogar, limpiadores industriales e institucionales, aceite y gas, pinturas y recubrimientos, textiles, cuero, productos agroquímicos, productos intermedios orgánicos, disolventes y aditivos, farmacéutica, emulsión de aceites vegetales usados en moldes de concreto para trabajo de metales y construcción […]”.

30. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca “ULTRATEX” de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso . Ello, por cuanto la partícula ULTRA es de uso común para la clase 1ª del nomenclátor internacional, la cual es inapropiable en exclusiva, por lo que la distintividad de las marcas se encuentra en sus terminaciones diferenciables NEX/TEX. Asimismo, argumentó que los actos acusados fueron expedidos con una insuficiente o errónea motivación.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 543IP-2018 de 29 de marzo de 201930 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andino . Asimismo, no interpretó el artículo 172 ibidem, debido a que no es materia de controversia el alcance de la acción de nulidad del registro respecto de un registro marcario.

27 Folios 5 a 9 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”.

no es materia de controversia el alcance de la acción de nulidad del registro respecto de un registro marcario.

27 Folios 5 a 9 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 28 Folios 10 y 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 29 Folio 12 C pp. Versión 9. 30 Folios 313 a 321 C pp.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00

Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

34. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

32. Así las cosas, el texto de la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis

es el siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

33. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor:

33. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

34. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante31

ULTRANEX

(nominativo) Clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

31 Folio 12 C pp.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00

Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio

31 Folio 12 C pp.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00

Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso32

ULTRATEX

(nominativa)

Certificado: 119.275

Titular: Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH Clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

35. Ahora, d e manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

36. Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “ULTRA”, “NEX” y “TEX” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, resultan ser de uso común en la clase 1ª del nomenclátor internacional, tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos

demandados33:

“ULTRA”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

KODAK ULTRA

EASTMAN KODAK

COMPANY

1ª

275.235

ULTRA GREY

ILLINOIS TOOL

WORKS, INC

1ª

355.768

ULTRAQUENCH

THE DOW CHEMICAL

COMPANY

275.235

ULTRA GREY

ILLINOIS TOOL

WORKS, INC

1ª

355.768

ULTRAQUENCH

THE DOW CHEMICAL

COMPANY

1ª

340.754

ULTRABSORB FENOCOL S.A.S 1ª 443.108

ULTRASOL SQM COLOMBIA S.A.S. 1ª 452.871

32 Folio 4 vto C pp. 33 Consulta realizada el 7 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memor