CE - Sentencia 11001032400020150014100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Pharmabrand S.A.

Tema: Registro como marca del signo nominativo “BITRIM” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 20141 y 2298 de 29 de enero de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y se concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pharmabrand S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad H. Hoffman n La Roche Products Limited. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad H. Hoffman n La Roche Products Limited. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que

se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que DECLARE la nulidad de la Resolución No. 21525 del 31 de marzo de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del Expediente N° 13-240236;

SEGUNDA: Que DECLARE la nulidad de la Resolución No. 2298 del 29 de enero de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del Expediente N° 13-240236,

TERCERA: Que como consecuencia de la declaración anterior ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la CANCELACIÓN del certificado de registro de la marca BITRIM (NOMINATIVA), para distinguir productos

1 Folios 7 a 14 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 15 a 17 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 19 a 46 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

comprendidos en la Clase Internacional 05, en el plazo que para tal efecto fije el Despacho,

CUARTA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

comprendidos en la Clase Internacional 05, en el plazo que para tal efecto fije el Despacho,

CUARTA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (negrilla y mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. registró la marca nominativa “BACTRIM”6 para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; pro ductos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.

4. Señaló que, el 9 de octubre de 2013 , la sociedad Pharmabrand S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “BITRIM” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos para uso humano […]”.

5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con su marca previamente registrada.

5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con su marca previamente registrada.

6. Anotó que, mediante la Resolución 21525 de 31 de marzo de 2014 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM” en la clase 5ª. A lo cual, la demandante presentó recurso de apelación.

7. Afirmó que, mediante la Resolución 2298 de 29 de enero de 2015 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la

Resolución 21525.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

4 Folio 24 C pp. 5 Folios 21 a 23 C pp. 6 Certificado 73.612. 7 Folios 24 a 44 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró como marca el signo nominativo “BITRIM” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Pharmabrand S.A., sin considerar que la misma era similarmente confundible con su marca nominativa “BACTRIM”, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

10. Afirmó que la marca demandada carece de distintividad, por cuanto es similarmente confundible con su marca de manera fonética, visual y ortográfica , por lo que su registro generaba riesgo de confusión y asociación . Ello, por cuanto se compone de dos s ílabas, mientras que la marca solicitada “BITRIM” contiene la mayoría de las letras que conforman la marca registrada “BACTRIM”, esto es, 5 de las 7 letras, lo que implica que tengan una secuencia de consonantes y vocales similares.

11. Sostuvo que la autoridad administrativa desestimó “ligera y superficialmente ” los argumentos de la demandante, lo que afecta sus intereses y el mercado en general, en la medida que se ven afectados la libertad de elección de los consumidores y su propia integridad física.

12. Aseguró que, por tratarse de marcas que identifican productos farmacéuticos de la

en la medida que se ven afectados la libertad de elección de los consumidores y su propia integridad física.

12. Aseguró que, por tratarse de marcas que identifican productos farmacéuticos de la clase 5ª, el análisis debió ser m ás riguroso, por el riesgo para la salud y el bienestar de los consumidores.

13. Agregó que las marcas confrontadas también identifican los mismos productos farmacéuticos en la clase 5ª, por lo que se entiende que existe conexidad competitiva, por coincidencia de los productos identificados.

14. Precisó que ambas marcas no solo identifican productos comprendidos en la misma clase, sino también productos constituidos por los mismos compuestos químicos para contrarrestar los efectos de iguales patologías.

15. Finalmente, explicó que el producto “BACTRIM” como “BITRIM” está compuesto a base de sulfametoxazol y trimetoprima, principios activos que despliegan una acción sinérgica consistente en el bloqueo secuencial de dos enzimas bacterianas que catalizan reacciones consecutivas en la biosíntesis del ácido folínico dentro del microorganismo invasor, por lo que pueden comercializarse por los mismos canales.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000.

17. Aseguró que las marcas en conflicto son diferentes , en tanto que , al pronunciar “BITRIM” y “BACTRIM” , su disposición vocálica , en la primera s ílaba, genera una marcada diferenciación fonética y visual, razón por la cual estos signos pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores.

18. Manifestó que un consumidor que requiera un producto u otro no puede entrar en confusión, pues dichos medicamentos serán revisados y formulados por el médico, por consiguiente, cuando llegue el producto al consumidor o lo adquiera, será porque fue recetado, no porque el consumidor pueda escoger dichos productos.

19. Sostuvo que cada una de las marcas cuenta con elementos distintivos propios que las hacen plenamente identificables dentro del mercado, de manera que, contrario a lo manifestado por el demandante, la marca “BITR IM” fue otorgad a conforme a derecho, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales para la materia, por comportar los elementos suficientes para ser registrables.

II.2. Contestación de la sociedad Pharmabrand S.A.9

20. La sociedad Pharmabrand S.A. , tercera interesada en el resultado del proceso,

comportar los elementos suficientes para ser registrables.

II.2. Contestación de la sociedad Pharmabrand S.A.9

20. La sociedad Pharmabrand S.A. , tercera interesada en el resultado del proceso, contestó la demanda en la que sostuvo que la marca “BITRIM” es distintiva para amparar productos en la clase 5ª.

21. Indicó que no era razón suficiente que dos marcas compartan algunas letras para que sean consideradas como semejantes y , por lo tanto, induzcan al público a error, puesto que pueden tener ciertos elementos comunes y ser plenamente identificables y distinguibles dentro del mercado.

22. Explicó que no toda semejanza es susceptible de generar entre los consumidores un riesgo de asociación, confusión o error, de manera que dos marcas pueden tener algunos elementos comunes y aun así ser claramente identificables en el mercado por contener adicionalmente otros elementos denominativos o gráficos que les den más distintividad.

8 Folios 109 a 120 C pp. 9 Folios 90 a 98 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

23. Puso de presente que en Ecuador coexisten las marcas confrontadas, en la misma clase, conforme los certificados 3049-09, 3048-09 y 178-69. Indicó que, si bien se trata de jurisdicciones diferentes, es un indicativo importante, puesto que también se trata de un país Andino, por lo que comparten coherencia en sus decisiones.

24. Agregó que, de acuerdo con la base de datos de la SIC, coexisten actualmente

de jurisdicciones diferentes, es un indicativo importante, puesto que también se trata de un país Andino, por lo que comparten coherencia en sus decisiones.

24. Agregó que, de acuerdo con la base de datos de la SIC, coexisten actualmente muchas marcas que contienen las letras “B”, “C” y “M”.

25. Finalmente, mencionó que la marca “BITRIM” ha sido solicitada para amparar productos con una cobertura restringida y específica, de ahí que sus consumidores sean especializados.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

26. La sociedad H. Hoffman n La Roche Products Limited. presentó demanda de nulidad relativa el 10 de marzo de 201510 en contra de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 2014 y 2298 de 29 de enero de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

27. Mediante auto de 8 de febrero de 201611 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Pharmabrand S.A. C.I. El 16 de junio de 201612 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

28. A través de autos de 19 de octubre de 2017 y 29 de junio de 2018 13 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 23 de noviembre de 201814.

29. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y

29. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

30. Mediante auto de 12 de abril de 201915 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 227-IP-2019 de 8 de mayo de 201916 dentro de la cual indicó que interpretaría el literal

10 Folio 19 C pp. 11 Folios 52 a 54 C pp. 12 Folio 54 vto. C pp. 13 Folios 128 y 135 C pp. 14 Folios 143 a 150 C pp. 15 Folios 153 y vto. C pp. 16 Folios 167 a 177 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, de oficio interpretó el artículo 1 51 ibidem. No interpretó el artículo 135 literal b) de la mencionada decisión por cuanto no es objeto de controversia la distintividad intrínseca. Así lo consideró:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

mencionada decisión por cuanto no es objeto de controversia la distintividad intrínseca. Así lo consideró:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal (sic) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 13 6 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente.

No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) debido a que no es objeto de controversia la distintividad intrínseca que debe poseer una marca.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema de conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa

[…]

Comparación entre signos denominativos

[…]

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin deRadicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BITRIM (denominativo) y la marca BACTRIM (denominativa).

Marcas de fantasía

[…]

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican.

[…]

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican.

[…]

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

32. Por auto de 2 de octubre de 202017 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

33. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Pharmabrand S.A.18 y la SIC19 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte, la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

34. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica

17 Folio 179 C pp.

la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica

17 Folio 179 C pp. 18 Folios 188 a 193 C pp. 19 Folios 195 a 198 C pp. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

35. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 2014 y 2298 de 29 de enero de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y se concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pharmabrand

S.A.

presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y se concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pharmabrand S.A.

36. La Sala deberá examinar si entre la marca nominativa “BITRIM”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad Pharmabrand S.A. y la marca nominativa “ BACTRIM” de la demandante , destinados a amparar productos en la misma clase, existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, de acuerdo con lo previsto en los artículos 135 literales b), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 , este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

37. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.

IV.3. La identificación de los actos demandados

38. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 21525 de 31 de marzo de 2014 21 y 2298 de 29 de enero de 2015 22, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Hoffmann La Roche Products Limited. y se concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pharmabrand S.A.

Limited. y se concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Pharmabrand S.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

39. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca nominativa “BITRIM” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos para uso humano […]”.

21 Folios 7 a 14 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 22 Folios 15 a 17 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

40. A juicio de la parte demandante , las resoluciones acusadas adolecen de nulidad porque la marca nominativa del tercero con interés en el resultado del proceso y la marca nominativa “BACTRIM”, presentan similitud que las hace confundibles, generando riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 227-IP-2019 de 8 de mayo de 2019 dentro de la cual indicó que interpretaría el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. No interpretó el artículo 135

de 2019 dentro de la cual indicó que interpretaría el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. No interpretó el artículo 135 literal b) de la mencionada decisión por cuanto no es objeto de controversia la distintividad intrínseca.

42. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 13 5 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca nominativa “BITRIM” es confundible con la marca nominativa “BACTRIM”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el literal a) del artículo 136 ibidem23.

43. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio del supuesto previsto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

44. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

45. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es,

analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

46. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca concedida al tercero con interés en el resultado del proceso25

BITRIM

(nominativa) Registro 535.268 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por la demandante26

BACTRIM

(nominativa) Registro 73.612 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022. 25 Folio 18 C pp. 26 Consulta realizada el 7 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo

2022 y 391-IP-2022. 25 Folio 18 C pp. 26 Consulta realizada el 7 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00141-00

Demandante: H. Hoffmann La Roche Products Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

47. En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca nominativa “BITRIM”, concedida para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Pharmabrand S.A. y la marca nominativa “BACTRIM”, registrada por la parte demandante para distinguir producto s en la misma clase, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

48. De manera previa, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partí