CE - Sentencia 11001032400020150024900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Arista S.A.S.

Tema: Registro del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 33900 de 31 de mayo de 2013 1 y 76645 de 16 de diciembre de 20142, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Arista S.A., a través de apoderad o judicial, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de

que se hicieran las siguientes declaraciones:

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] Primera: Que se declare la nulidad de (sic) Resolución N° 33900 del 31 de mayo de 2013 expedida por (sic) Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se negó el registro de la marca ARISTA (mixta) para identificar servicios de (sic) clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por ARISTA, S.A. (GUATEMALA).

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 76645 del 16 de diciembre de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución N° 33900 del 31 de mayo de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a ARISTA, S.A. (GUATEMALA) el registro de la marca ARISTA

(mixta) para identificar servicios de “construcción, reparación, servicios de

1 Folios 9 a 17 y 78 a 82 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 18 a 22 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 39 a 52 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

3 Folios 39 a 52 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

instalación” comprendidos en clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A […]”4

(mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Arista S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “ARISTA”, para identificar los servicios de la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son: “[…] construcción, reparación, servicios de instalación […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 33900 de 31 de mayo de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca mixta “ARISTA” por ser confundible con la marca mixta “ARISTA ”6, registrada en la clase 36, del tercero con interés en el resultado del proceso . Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación.

por ser confundible con la marca mixta “ARISTA ”6, registrada en la clase 36, del tercero con interés en el resultado del proceso . Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación.

5. Mencionó que, a través de la Resolución 76645 de 16 de diciembre de 2014 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 33900.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca

4 Folio 40 C pp. 5 Folios 40 a 41 C pp. 6 Certificado 370.598. 7 Folios 63 a 84 C pp.3

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Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista S.A., al considerar que era confundible con la marca mixta “ARISTA”, en la clase 36 y de titularidad de la sociedad Arista S.A.S., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

8. Subrayó que la SIC interpretó de manera errada la naturaleza de los servicios de la clase 36 de la marca previamente registrada , toda vez que esta protege servicios de "diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios" , relativos a diseños y estructuración de proyectos de “negocios" monetarios o financieros, o de administración, inmobiliarios, donde el diseño de proyectos inmobiliarios, en su sentido de diseño arquitectónico, está clasificado en clase 42, mientras que la estructuración de proyectos inmobiliarios, en su sentido de construcción, instalación o mantenimiento de estructuras de obra o edifi caciones, es un servicio clasificado en clase 37.

9. Sostuvo que los proyectos de negocios o inversiones inmobiliarias tienen como fin obtener, a través de la adquisición de estos, rentas. Por lo tanto, los servicios de la marca previamente registrada son altamente sofisticados, que no persiguen el simple corretaje para la venta y arrendamiento de inmuebles que usualmente prestan las agendas o profesionales de finca raíz, sino que buscan particularmente la planeación de los proyectos con el fin de propender por una rentabilidad del negocio inmobiliario a trav és de estudios de factibilidad del negocio, la administración de recursos

agendas o profesionales de finca raíz, sino que buscan particularmente la planeación de los proyectos con el fin de propender por una rentabilidad del negocio inmobiliario a trav és de estudios de factibilidad del negocio, la administración de recursos financieros, la programación de flujos de efectivo, proyección de ingresos y egresos, trámites legales, entre muchos otros elementos relevantes para la estructuración del negocio o inversión.

10. Indicó que, quienes tienen necesidades de que le diseñen, estructuren y administren un proyecto de negocio o inversión inmobiliario, no son normalmente las personas naturales con necesidades de adquirir o arrendar un inmueble, sino personas naturales o jurídicas que requieren servicios especializados para planear, desde el punto de vista financiero, monetario o administrativo, el desarrollo de un negocio que gira alrededor de una edificación.

11. Por otra parte, afirmó que el signo solicitado por la demandante pretende la protección de servicio s de construcción, instalación y reparación, los cuales son prestados por empresas constructoras, ingenieros civiles o arquitectos, que tienen la finalidad la fabricación de o instalación de obras, generalmente civiles, y su restauración, por lo cual, los consumidores promedio de estos servicios son personas con necesidades de satisfacer necesidades de construcción de vivienda, de oficina s o de establecimiento s comerciales, o servicios de instalación de maquinaria o de estructuras, o la reparación o restauración de máquinas u obras, necesidades más básicas que las que persigue un inversionista inmobiliario.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Finalmente, subrayó que, en otra oportunidad, la SIC había negado el registro de la marca “ARISTA” al tercero con interés en el resultado del proceso en la clase 37, por lo que debía tenerse en cuenta dichas consideraciones.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a la marca del tercero con interés en el resultado del proceso.

14. Afirmó que los servicios de construcción, reparación e instalación pueden ser prestados de manera conjunta y complementaria con los servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios, y pueden compartir un mismo consumidor, canales de comercialización y medios de publicidad, por lo que la conexión competitiva en este caso es evidente.

15. En ese sentido, sostuvo que, dada la similitud de los signos distintivos, el consumidor puede considerar que tales servicios provienen del mismo origen empresarial, toda vez que los servicios de construcción se sirven de los servicios de la marca registrada para la promoción y ofrecimientos de proyectos inmobiliarios en el mercado.

II.2. Contestación de la sociedad Arista S.A.S.9

empresarial, toda vez que los servicios de construcción se sirven de los servicios de la marca registrada para la promoción y ofrecimientos de proyectos inmobiliarios en el mercado.

II.2. Contestación de la sociedad Arista S.A.S.9

16. La sociedad Arista S.A.S. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que la SIC realizó un estudio de fondo y motivado de los actos administrativos demandados.

17. Afirmó que el consumidor final puede confundir su marca, la cual sirve para distinguir los servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios, con los servicios de construcción, reparación e instalación que esperaba proteger el demandante.

18. Precisó que los servicios de diseño, estructuración y administración de un proyecto inmobiliario están comprendidos también en la clase 36, especialmente en lo referente a la estructuración financiera y la administración inmobiliaria del mismo, por lo que no era de recibo que los servicios de la clase 37 no tengan riesgo de confusión o de asociación.

8 Folios 93 a 102 C pp. 9 Folios 123 a 125 C pp.5

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Demandante: Arista S.A.

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19. Agregó que sus servicios y los servicios de la parte demandante , utilizan los mismos canales de comercialización y son publicitados en medios idénticos, como ferias comerciales; afiliación a gremios de la construcción y conexos; material publicitario en medios de comunicación escritos tales como periódicos, revistas,

mismos canales de comercialización y son publicitados en medios idénticos, como ferias comerciales; afiliación a gremios de la construcción y conexos; material publicitario en medios de comunicación escritos tales como periódicos, revistas, material publicitario en medios de comunicación especializados, material publicitario en medios de comunicación radial.

20. En ese contexto, aseguró que “[…] l os servicios de construcción, reparación e instalación pueden ser usados de forma complementaria respecto del diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios […]”.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

21. La sociedad Arista S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 15 de mayo de 201510 en contra de las Resoluciones 33900 de 31 de mayo de 2013 y 76645 de 16 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

22. Mediante auto de 8 de febrero de 2016 11 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Arista S.A.S. A través de auto de 1° de junio de 2016 12 se comisionó al Tribunal Administrativo de Risaralda para efectos de la notificación del tercero con interés en el resultado del proceso. El 1° de septiembre de 201613 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

23. Por autos de 19 de octubre de 2017, 29 de junio y 18 de septiembre de 2018 14 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 16 de noviembre de 201815.

fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 16 de noviembre de 201815.

24. En la citada audiencia se: i) reconoció personería a los apoderados de las partes ; ii) fijó el litigio; iii) decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, copia de las resoluciones por medio de las cuales la SIC negó la marca “ARISTA” en la clase 37 al tercero con interés en el resultado del proceso, los registros de las marcas de la demandante de las marcas “ARISTA” en la clase 42; y iv) se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

25. Mediante auto de 25 de febrero de 201916 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de l artículo 136 literal es a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

10 Folio 39 C pp. 11 Folios 55 a 57 C pp. 12 Folio 92 C pp. 13 Folio 57 vto. C pp. 14 Folios 136, 143 y 150 C pp. 15 Folios 158 a 165 C pp. 16 Folios 189 y vto. C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 543-IP-2019 de 19 de noviembre de 201917 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio, los artículos 150 y 151 ibidem, en la

cual dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , el cual se interpretará por ser pertinente.

De oficio se interpretará los Artículos 150 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente al examen de registrabilidad de la marca y la conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El

un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

17 Folios 204 a 218 C pp.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

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[…]

3. Marcas de fantasía

[…]

3.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los servicios que pretende identificar.

4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

[…]

3.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los servicios que pretende identificar.

4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

4.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

5. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] (mayúscula y negrilla del original).

27. A través de auto de 30 de junio de 2020 18 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

28. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Arista S.A. 19 y la SIC 20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Arista S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio.

18 Folio 220 C pp. 19 Folios 247 a 254 C pp. 20 Folios 234 a 244 C pp.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 33900 de 31 de mayo de 2013 y 76645 de 16 de diciembre de 2014 , expedidas por la

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 33900 de 31 de mayo de 2013 y 76645 de 16 de diciembre de 2014 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista S.A.

31. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “ARISTA” solicitado para identificar los servicios de la clase citada y la marca mixta “ARISTA”, en la clase 36, y de titularidad de la sociedad Arista S.A.S., previamente registrada, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) , 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000 , estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 33900 de 31 de mayo de 2013 22 y 76645 de 16 de diciembre de 2014 23, por medio de la s cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista S.A.

cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista S.A.

21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 22 Folios 9 a 17 y 78 a 82 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 23 Folios 18 a 22 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.4. Análisis del caso concreto

34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] construcción, reparación, servicios de instalación […]”.

35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca mixta “ARISTA”, en la clase 36 y de titularidad de la sociedad

35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca mixta “ARISTA”, en la clase 36 y de titularidad de la sociedad Arista S.A.S. , estos son : “[…] diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios […]”.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudi cial 543-IP-2019 de 19 de noviembre de 201924 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio, los artículos 150 y 151 ibidem.

37. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente:

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

[…]

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se

oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 1 5 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

24 Folios 204 a 218 C pp.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

De la vulneración de los artículos 136 literales a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000

38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor25:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es,

analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

39. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca

en conflicto, así:

Signo solicitado por el demandante 26

(mixta) Clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022. 26 Folio 8 C pp.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso27

(mixta) Registro 370.598

Demandante: Arista S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso27

(mixta) Registro 370.598 Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

40. La Sala pone de presente que, de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad del tercero con interés en el resultado del proceso las expresiones “ingeniería” y “arquitectura” son explicativas, razón por la cual no hace n parte de las marcas y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad.

41. Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “ARISTA” solicitado por el demandante y la marca mixta “ARISTA”, previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

42. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y la marca objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan,