CE - Sentencia 11001032400020150039300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Ternium International Inc.

Tema: Registro como marca del signo “TX140” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la s clases 17 y 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 65085 de 31 de octubre de 2014 1 y 4780 de 13 de febrero de 2015 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “TX140” para distinguir productos comprendidos en las clases 17 y 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por la sociedad Tensar International Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Tensar International Corporation , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de

1. La sociedad Tensar International Corporation , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2.1.1. Resolución N° 65085 de 31 de octubre de 2014, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio la solicitud de registro de la marca TX140 a la sociedad TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION, para distinguir productos de las clases 17 y 19 internacional.

2.1.2 Resolución No. 4780 de 13 de febrero de 2015, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 65085 de 31 de octubre de 2014, confirmándola en su integridad y se declaró agotada la vía gubernativa.

1 Folios 2 a 5 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 6 y 7 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 3 Folios 10 a 31 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca TX140 en las clases 17 y 19 internacional de acuerdo con la solicitud No. 1489793 en favor de mi representada.

2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4.

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Ternium International Inc. registró las marcas nominativas “TX TUBERÍA” 6 y “TX ESTRUCTURAL” 7 para identificar productos de la clase 6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza, estos son:

“[…] METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN METÁLICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES

METÁLICAS; MATERIALES METÁLICOS PARA VÍAS FÉRREAS; CABLES E

HILOS METÁLICOS NO ELÉCTRICOS; ARTÍCULOS DE CERRAJERÍA Y

FERRETERÍA METÁLICOS; TUBOS Y TUBERÍAS METÁLICOS; CAJAS DE

CAUDALES; PRODUCTOS METÁLICOS NO COMPRENDIDOS EN O TRAS

CLASES; MINERALES METALÍFEROS […]”.

FERRETERÍA METÁLICOS; TUBOS Y TUBERÍAS METÁLICOS; CAJAS DE

CAUDALES; PRODUCTOS METÁLICOS NO COMPRENDIDOS EN O TRAS

CLASES; MINERALES METALÍFEROS […]”.

4. Manifestó que, el 28 de abril de 2014, la sociedad Tensar International Corporation solicitó el registro como marca del signo nominativo “TX140” para distinguir productos

de las clases 17 y 198, estos son:

“[…] MATERIALES DE LÁMINA DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y

USO GENERAL Y NO PARA FINES DE ENVOLTURA, ENVASE;

MATERIALES DE MALLA DE PLÁSTICO PARA REFUERZO DE ASFALTO Y

CONCRETO, Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA

CIVIL, LÁMINAS PLÁSTICAS PARA CONTROL DE EROSIÓN, NO DE

METAL;PELÍCULA PLÁSTICA PARA USAR EN INGENIERÍA CIVIL, PARA

PROPÓSITOS DE DRENAJE, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, RECULTIVO,

SOPORTE PARA PLANTAS, ABSORCIÓN, FILTRACIÓN, SEPARACIÓN,

ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DEL SUELO, PARA USAR EN RELACIÓ N

CON LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CONSTRUCCIÓN DE

FERROCARRILES, CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES, CONSTRUCCIÓN DE

CANALES, CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA VIVEROS,

INVERNADEROS Y JARDINERÍA, CERCAR, ENJAULAR Y ENCERRAR

CAMPOS Y PASTOS DE GANADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA VIVEROS,

INVERNADEROS Y JARDINERÍA, CERCAR, ENJAULAR Y ENCERRAR

CAMPOS Y PASTOS DE GANADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS

DE INGENIERÍA CIVIL […]”.

4 Folios 12 y 13 C pp. 5 Folios 13 a 16 C pp. 6 Certificado 451.847 Versión 9. 7 Certificado 451.851 Versión 9. 8 Folio 49 C pp. Versión 10.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] MALLA DE REFUERZO DE SUELOS Y MALLA DE ESTABILIZACIÓN DE

SUELOS HECHAS DE PLÁSTICO; MALLAS, ESTERAS Y MALLA PLÁSTICA

PARA CONSTRUCCIÓN […]”.

5. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 705 de 10 de septiembre de 2014, no se representaron oposiciones por tarte de terceros.

6. Anotó que, a través de la Resolución 65085 de 31 de octubre de 2014 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “TX140” para distinguir productos de las mencionadas clases 17 y 19 del nomenclátor internacional, con fundamento en las marcas nominativas “TX TUBERÍA” y “TX ESTRUCTURAL” , que reivindican productos de la clase 6 y cuyo titular es Ternium International Inc., a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de

nomenclátor internacional, con fundamento en las marcas nominativas “TX TUBERÍA” y “TX ESTRUCTURAL” , que reivindican productos de la clase 6 y cuyo titular es Ternium International Inc., a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación.

7. Aseveró que, mediante la Resolución 4780 de 13 de febrero de 2015 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 65085.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “TX140” para distinguir productos comprendidos en las clases 17 y 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas nominativas “TX TUBERÍA” y “TX ESTRUCTURAL”, que amparan productos de la clase 6.

10. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos cotejados reivindicados por los signos distintivos , que no están en la misma clase del

ESTRUCTURAL”, que amparan productos de la clase 6.

10. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos cotejados reivindicados por los signos distintivos , que no están en la misma clase del nomenclátor internacional. Asimismo, los productos del signo son especializados en construcción y se dirigen a un sector particular de consumidores, mientras que las marcas previamente registradas “[…] identifican productos que aunque no pueden ser

9 Folios 16 a 28 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

adquiridos por todas las personas, son productos de uso genérico en la construcción […]”.

11. Explicó que, a su juicio, no existe riesgo de confusión entre las marcas cotejadas toda vez que, a pesar de ser semejantes, los productos del signo “TX140” están dirigidos a un consumidor especializado, quién tiene un conocimiento superior y específico en construcción. De allí que dichos productos se limitan a u n sector relevante, donde “[…] el consumidor que va a adquirir alguno de los productos de las marcas enfrentadas, conoce el sector y los materiales con los cuales se construye una obra de ingeniería civil y por el contrario no va a elegir un material equivocado [...]. De hecho, es de co nocimiento del consumidor, que son diferentes los lugares donde se comercializan los productos amparados por las marcas enfrentadas, por lo tanto, no existe riesgo de estar en los mismos canales de comercialización […]”.

12. Manifestó, teniendo en cuenta lo anterior, que los productos amparados por los

comercializan los productos amparados por las marcas enfrentadas, por lo tanto, no existe riesgo de estar en los mismos canales de comercialización […]”.

12. Manifestó, teniendo en cuenta lo anterior, que los productos amparados por los signos distintivos cotejados satisfacen necesidades especificas diferentes en el mercado.

13. Señaló, en cuanto al cotejo, que este debe realizarse sin fraccionar las denominaciones, por lo que el signo contiene elementos adicionales que lo hace n distintivo, a pesar de reproducir la partícula “TX”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

15. Explicó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem, en tanto que el signo es una reproducción exacta de las marcas previamente registradas.

16. Argumentó que los elementos denominativos “140”, “TUBERÍA” y “ESTRUCTURAL”, estos dos últimos siendo genéricos, no permiten diferenciar los signos distintivos comoquiera que coinciden en la partícula “TX”.

17. Sostuvo que, a pesar de que los productos amparados por los signos distintivos cotejados están en diferentes clases del nomenclátor internacional, son utilizados en la construcción, por lo que, los canales de distribución, divulgación o comercialización

17. Sostuvo que, a pesar de que los productos amparados por los signos distintivos cotejados están en diferentes clases del nomenclátor internacional, son utilizados en la construcción, por lo que, los canales de distribución, divulgación o comercialización coinciden y e l consumidor podría pensar erróneamente que tienen el mismo origen empresarial o corresponde a una nueva línea de productos del mismo titular.

10 Folios 68 a 78 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II.2. Intervención de la sociedad Ternium International Inc.

18. La sociedad Ternium International Inc ., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada11 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Tensar International Corporation presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 17 de julio de 2015 12 en contra de las Resoluciones 65085 de 31 de octubre de 2014 y 4780 de 13 de febrero de 2015 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

20. Por auto de 1.° de junio de 2016 13 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante de la sociedad Ternium International Inc. El 15 de julio de 201614 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

Superintendente de Industria y Comercio y a l representante de la sociedad Ternium International Inc. El 15 de julio de 201614 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. A través de providencia s de 19 de octubre de 2017, 29 de junio de 2018 y 18 de septiembre de 2018 15 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 16 de noviembre de 201816.

22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de vigencia y titularidad de unas marcas y la parte demandada los aportó17.

23. Mediante auto de 25 de febrero de 201918 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 186-IP-2019 de 11 de diciembre de 202019 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina , y, de oficio, el artículo 151 ibidem, en la cual dicho

tribunal consideró que:

“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

11 Folios 57, 62 y 83 C pp. 12 Índice 1º aplicativo para la gestión judicial SAMAI 13 Folios 51 a 53 C pp. 14 Folio 53 vto C pp.

11 Folios 57, 62 y 83 C pp. 12 Índice 1º aplicativo para la gestión judicial SAMAI 13 Folios 51 a 53 C pp. 14 Folio 53 vto C pp. 15 Folios 84, 91 y 98 C pp. 16 Folios 110 a 117 C pp. 17 Folios 132 a 134 C pp. 18 Folios 135 a 138 C pp. 19 Folios 152 a 158 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual se interpretará por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la interpretación Artículo 151 de la Decisión 486 con la finalidad de tratar el tema referente a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión direct o, indirect o y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión

idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

2. Comparación entre denominativos

[…]

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivacio nes que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar significado y que

encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar significado y que unido a un lexema modifica su definición. […]7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

[…]

3.Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

6.4. Para determinar sí existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

[…] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

25. Mediante auto de 23 de febrero de 2021 20 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Tenaris International Corporation21 reiteró sus argumentos de nulidad, asimismo, adujo que, de la valoración de las pruebas decretadas y allegadas, se demuestra que existen otras marcas en el mercado, conformadas por la combinación de las letras “TX”, que coexisten con las marcas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

27. Asimismo, la SIC22 reiteró sus argumentos de defensa y, por su parte, la sociedad Ternium International Inc. y el Ministerio Público guardaron silencio.

20 Índice 62 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 68 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 69 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

29. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 65085 de 31 de octubre de 2014 y 4780 de 13 de febrero de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca al signo nominativo “TX140” para distinguir productos comprendidos en la s clases 17 y 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Tensar International Corporation.

30. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “TX140” solicitado para identificar productos en las clases 17 y 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativas “TX TUBERÍA” 24 y “TX ESTRUCTURAL”25 para identificar productos de la clase 6 del nomenclátor de la

identificar productos en las clases 17 y 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativas “TX TUBERÍA” 24 y “TX ESTRUCTURAL”25 para identificar productos de la clase 6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso , se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 , así como lo dispuesto 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

31. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

32. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 65085 de 31 de octubre de 2014 26 y 4780 de 13 de febrero de 2015 27 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “TX140” para distinguir productos comprendidos en las clases 17 y 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Tensar International Corporation.

23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia d e los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 Certificado 451.847 Versión 9.

los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 Certificado 451.847 Versión 9. 25 Certificado 451.851 Versión 9. 26 Folios 2 a 5 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 27 Folios 6 y 7 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.4. Análisis del caso concreto

33. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “TX140” para distinguir productos de las clases 17 y 19 28, estos

son:

“[…] MATERIALES DE LÁMINA DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y

USO GENERAL Y NO PARA FINES DE ENVOLTURA, ENVASE;

MATERIALES DE MALLA DE PLÁSTICO PARA REFUERZO DE ASFALTO Y

CONCRETO, Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA

CIVIL, LÁMINAS PLÁSTICAS PARA CONTROL DE EROSIÓN, NO DE

METAL;PELÍCULA PLÁSTICA PARA USAR EN INGENIERÍA CIVIL, PARA

PROPÓSITOS DE DRENAJE, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, RECULTIVO,

SOPORTE PARA PLANTAS, ABSORCIÓN, FILTRACIÓN, SEPARACIÓN,

ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DEL SUELO, PARA USAR EN RELACIÓN

CON LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CONSTRUCCIÓN DE

SOPORTE PARA PLANTAS, ABSORCIÓN, FILTRACIÓN, SEPARACIÓN,

ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DEL SUELO, PARA USAR EN RELACIÓN

CON LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CONSTRUCCIÓN DE

FERROCARRILES, CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES, CONSTRUCCIÓN DE

CANALES, CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA VIVEROS,

INVERNADEROS Y JARDINERÍA, CERCAR, ENJAULAR Y EN CERRAR

CAMPOS Y PASTOS DE GANADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS

DE INGENIERÍA CIVIL […]”.

“[…] MALLA DE REFUERZO DE SUELOS Y MALLA DE ESTABILIZACIÓN DE

SUELOS HECHAS DE PLÁSTICO; MALLAS, ESTERAS Y MALLA PLÁSTICA

PARA CONSTRUCCIÓN […]”.

34. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con las marcas nominativas “TX TUBERÍA ” y “TX ESTRUCTURAL” del tercero con interés en el resultado del proceso . Ello por cuanto , de no fraccionarse el signo en el cotejo, el elemento “140” hace que no sea una reproducción de la partícula “TX”.

Adicionalmente, no existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados por los signos distintivos cotejados, debido a que los del signo están destinados a consumidores especializados en el sector de la construcción.

35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 186consumidores especializados en el sector de la construcción.

35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 186IP-2019 de 11 de diciembre de 202029 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) y, de oficio, el artículo 151 de la Decisión Andina.

36. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

28 Folio 49 C pp. Versión 10. 29 Folios 152 a 158 C pp.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor30:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

38. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante31

TX140 (nominativo)

de que se trate [...]”.

38. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante31

TX140 (nominativo) Clases 17 y 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

30 Folios 152 a 158 C pp. 31 Folio 49 C pp.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-393-00

Demandante: Tensar International Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Marca previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultad