CE - Sentencia 11001032400020150045900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Textilia S.A.S. cesionaria de Modetex S.A.S. y

Consolitaded Artists B.V.

Tema: Registro como marca del signo mixto “TNG TANGERINE”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida contra de las Resoluciones 79682 de 26 de diciembre de 2012 1 y 7808 de 13 de febrero de 20142 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declararon infundadas las oposiciones presentada por las sociedades Tennis S.A., y Consolitaded Artists B.V ., y se concedió el registro como marca del signo mixto “TNG TANGERINE” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Textilia S.A.S.3

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Tennis S.A., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Tennis S.A., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes

declaraciones:

“[…]1. Que el signo TNG TANGERINE (Mixto) en clase 25, no cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

2. Que es nula la Resolución No. 79682 de 26 de diciembre de 2012 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por TENNIS S.A. y CONSOLIDATED ARTISTS B.V. y se concedió el registro de la marca TNG TANGERINE (Mixta) en clase 25 a

1 Folios 22 a 30 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 31 a 39 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Cesionario de Modetex S.A.S. 4 Folios 41 a 61 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

nombre de MODETEX S.A.S., y la Resolución No. 7808 de 13 de febrero de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se confirmó la

nombre de MODETEX S.A.S., y la Resolución No. 7808 de 13 de febrero de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se confirmó la Resolución No. 79682 de 26 de diciembre de 2012 en el s entido de declarar infundadas las oposiciones pero se concedió el registro de la marca solicitada y se agotó la vía gubernativa.

3. Que como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro 486683 correspondiente a la marca TNG TANGERINE

(Mixta) en clase 25 a nombre de TEXTILIA S.A.S. (cesionario de MODETEX S.A.S.)

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”5 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda6

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que, el 3 de agosto de 2012, la sociedad Modotex S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “TNG TANGERINE” para distinguir productos de la clase 257 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] abrigos, bandas para la cabeza ,bañadores, botas, botines, bragas, calcetines, calzado, calzado de deporte, calzado de playa, calzoncillos,

“[…] abrigos, bandas para la cabeza ,bañadores, botas, botines, bragas, calcetines, calzado, calzado de deporte, calzado de playa, calzoncillos, calzones de baño, camisas, camisetas de deporte, camisetas, camisolas, chalecos, chales, chaquetas, chaquetones, cinturones, conjuntos de vestir, corbatas, corsés, delantales, disfraces, estolas, fajas, faldas, gabanes, gabardinas, gorras, gorros, gorros de baño, gorros de ducha, guantes, impermeables, lencería, ligas, ligueros, mallas, medias, orejeras, pantaletas, pantalones largos, pantis, pantuflas, pañuelos de bolsillo, pi eles, pijamas, prendas de vestir, ropa de cuero, ropa de cuero de imitación, ropa de gimnasia, ropa exterior, ropa interior, salidas de baño, sandalias, shorts de baño, sombrerería, sombreros, sostenes, suéteres, sujetadores, tacones, trajes de baño, velos, vestidos, viseras, zapatos, zuecos […]”.

4. Indicó que, frente a la anterior solicitud, se presentaron oposiciones por parte de las sociedades: i) Tennis S.A. al considerar que el registro otorgado eran similarmente confundible con sus marcas nominativa y mixta “TNS”, con registros 261.078 y 266.249, que amparan productos de la clase 25 del nomenclátor internacional; y ii) Consolitaded Artists B.V. respecto de sus marcas “MNG” y “MNG BY MANGO”8.

5 Folio 43 C pp. 6 Folios 44 y 45 C pp.

Consolitaded Artists B.V. respecto de sus marcas “MNG” y “MNG BY MANGO”8.

5 Folio 43 C pp. 6 Folios 44 y 45 C pp. 7 Certificado 486.683. Versión 10. 8 La Sala precisa que, si bien se estudiaron en sede administrativa las marcas “MNG”, registradas en Colombia, y “MNG BY MANGO” , registradas en Estados Unidos de América , estas no son objeto de controversia en la demanda, razón por la cual no procede su estudio en el caso concreto.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

5. Manifestó que, a través de la Resolución 79682 de 26 de diciembre de 2012 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y negó el registro como marca del signo mixto “TNG TANGERINE” para distinguir productos de la mencionada clase 25, al encontrarla confundible con la marca “TANGERINE” con certificado 295.357 de titularidad de Textilia S.A.S. Sobre lo anterior, la sociedad demandante y Modetex S.A.S. presentaron recursos de apelación.

6. Precisó que, el 7 de febrero de 2013, por medio del formulario de modificaciones y/o correcciones, fue presentada modificación de la solicitud de registro, comoquiera que, a través de la cesión realizada por la sociedad Modetex S.A.S. a Textilia S.A.S., esta adquirió la calidad de solicitante del signo mixto “TNG TANGERINE”.

correcciones, fue presentada modificación de la solicitud de registro, comoquiera que, a través de la cesión realizada por la sociedad Modetex S.A.S. a Textilia S.A.S., esta adquirió la calidad de solicitante del signo mixto “TNG TANGERINE”.

7. Señaló que, mediante la Resolución 7808 del 13 de febrero de 2014 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió: i) revocar el artículo 3° de la Resolución 79682; y ii) conceder el registro de la marca “TNG TANGERINE” (mixta) para identificar productos de la clase 25 del nomenclátor internacional, a favor de Textilia S.A.S.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “TNG TANGERINE” en la clase 25 a favor de la sociedad Textilia S.A.S., sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas mixtas y nominativas “TNS” que ampara n productos en la misma clase del nomenclátor internacional , lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto

la misma era similarmente confundible con sus marcas mixtas y nominativas “TNS” que ampara n productos en la misma clase del nomenclátor internacional , lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10. Explicó que el uso de una tipografía especial no añade distintividad alguna a la marca concedida “[…] ya que ni siquiera se trata de un tipo de letra fuera de lo común que se fije en la memoria del consumidor […]”.

9 Folios 46 a 59 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

11. Sostuvo que las marcas deben ser cotejadas desde una visión de conjunto, sin fraccionarlas. Sin embargo, este criterio no es absoluto y “[…] la excepción más importante es la pauta de la supremacía del elemento dominante […]”.

12. Argumentó, teniendo en cuenta lo anterior, que en marcas constituidas por dos o más vocablos, puede suceder que uno de estos destaque de manera preponderante, lo cual hace que el consumidor no recuerde la totalidad de la marca, sino un elemento que se fija en su memoria.

13. Precisó que, en el caso sub examine, el elemento dominante de la marca concedida es “TNG”, pues es la primera expresión . Asimismo, en la s marcas previamente registradas el elemento dominante también es “TNS”, por su tamaño y posición. Así las cosas, la comparación que procede es “TNG” y “TNS”, expresiones que son

es “TNG”, pues es la primera expresión . Asimismo, en la s marcas previamente registradas el elemento dominante también es “TNS”, por su tamaño y posición. Así las cosas, la comparación que procede es “TNG” y “TNS”, expresiones que son similares.

14. Manifestó que, aún si se comparan las marcas sin excluir el elemento secundario, a saber “TANGERINE”, estas son muy similares, máxime teniendo en cuenta que en el cotejo marcario se debe dar prioridad a las semejanzas y no las diferencias.

15. Advirtió que l os productos amparados por las marcas son idénticos y, en consecuencia, se configuran los dos presupuestos necesarios para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de

2000.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10

16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

17. Señaló que la marca registrada “TNS” es nominativa y de fantasía, por cuanto identifica productos a través de una sigla conformada por tres letras que no tienen un significado conocido en español.

18. Manifestó que, aunque la sigla que conforma la marca concedida “TNG TANGERINE” presenta semejanzas en cuanto a su composición, al compartir dos de

significado conocido en español.

18. Manifestó que, aunque la sigla que conforma la marca concedida “TNG TANGERINE” presenta semejanzas en cuanto a su composición, al compartir dos de sus letras con la sigla “TNS”, dicha coincidencia se ve diluida por la exclusión de la letra “S” y la inclusión de la letra “G”, además de la palabra “TANGERINE”, elementos que le imprimen suficiente diferenciación y permiten individualizar su conjunto , por lo que las marcas analizadas no son confundibles.

10 Folios 139 a 149 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II.2. Contestación de la sociedad Textilia S.A.S.11

19. La sociedad Textilia S.A.S. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que la marca concedida tiene dos expresiones, a saber, “TNG” y “TANGERINE”, por lo que se trata de un conjunto marcario distintivo.

20. Adujo que no existe ninguna semejanza visual, gráfica o fonética con la s marcas previamente registradas, por lo que no son confundibles.

21. Indicó que “[…] basta con ver que el elemento semejante no presenta relevancia en la marca de mi poderdante y lo distintivo en cada marca dependen […] de las expresiones TNG TANGERINE y para el opositor las letras TNS de TENNIS […]".

II.3. Intervención de la sociedad Consolitaded Artists B.V.

en la marca de mi poderdante y lo distintivo en cada marca dependen […] de las expresiones TNG TANGERINE y para el opositor las letras TNS de TENNIS […]".

II.3. Intervención de la sociedad Consolitaded Artists B.V.

22. La sociedad Consolitaded Artists B.V., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada12 en debida forma del auto admisorio no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

23. La sociedad Tennis S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 31 de agosto de 201513 en contra de las Resoluciones 79682 de 26 de diciembre de 2012 y 7808 de 13 de febrero de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio –

SIC.

24. Mediante auto de 8 de febrero de 2016 14 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a los representantes de las sociedades Textilia S.A.S. y Consolitaded Artists B.V. El 16 de febrero de 2016 15 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

25. A través de providencia de 18 de enero de 2017 16 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 24 de marzo de 201717.

26. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos

11 Folios 149 a 160 C pp.

26. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos

11 Folios 149 a 160 C pp. 12 Folios 77 y 71 59 C pp. 13 Folio 1 C pp. 14 Folios 64 a 66 C pp. 15 Folio 66 vto C pp. 16 Folio 179 C pp. 17 Folios 198 a 207 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los certificados de vigencia y titularidad de unas marcas, los cuales fueron aportados18.

27. Mediante auto de 15 de diciembre de 201719 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 292-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 20 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina. Dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…]. C. NORMA A SER INTERPRETADA

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , procede la interpretación solicitada.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , procede la interpretación solicitada.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

18 Folios 218 a 220 C pp. 19 Folios 221 a 224 C pp. 20 Folios 235 a 246 C pp.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

[…]

18 Folios 218 a 220 C pp. 19 Folios 221 a 224 C pp. 20 Folios 235 a 246 C pp.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2.2 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico — penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

2.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos […]

[…]

2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pron unciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos

reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

[…]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

3.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

[…]

4. Marcas de fantasía

[…]

4.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

4.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

4.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican . […]” (mayúscula y negrilla del original).8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

29. Mediante auto 22 de junio de 2019 21 se prescindió de la realización de la s

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

29. Mediante auto 22 de junio de 2019 21 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

30. En el término para alegar de conclusión, la s sociedades Tennis S.A.S.22, Textilia S.A.S.23 y la SIC24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, Consolitaded Artists B.V. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 79682 de 26 de diciembre de 2012 y la 7808 de 13 de febrero de 2014 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se

diciembre de 2012 y la 7808 de 13 de febrero de 2014 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declararon infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad Tennis S.A. y Consolitaded Artists B.V. y se concedió el registro como marca al signo mixto “TNG TANGERINE” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Textilia S.A.S.

33. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “TNG TANGERINE” concedida para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , a favor de la sociedad Textilia S.A.S. y las marcas mixtas y nominativas “TNS” que amparan productos de la misma clase, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

34. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

21 Folio 254 C pp 22 Folios 273 a 280 C pp. 23 Folios 262 a 264 C pp. 24 Folios 265 a 268 C pp. 25 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.3. La identificación de los actos demandados

35. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones: i) 79682 de 26 de diciembre de 201226 por medio de la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Tennis S.A. y Consolitaded Artists B.V. y se negó el registro como marca al signo mixto solicitado; y ii) 7808 de 13 de febrero de 2014 27 por la cual se revocó el artículo 3° de la Resolución 79682 y se concedió el registro como marca al signo mixto “TNG TANGERINE” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Textilia S.A.S. , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

IV.4. Análisis del caso concreto

36. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “TNG TANGERINE” para distinguir productos comprendidos en la clase 2528 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] abrigos, bandas para la cabeza ,bañadores, botas, botines, bragas,

la clase 2528 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] abrigos, bandas para la cabeza ,bañadores, botas, botines, bragas, calcetines, calzado, calzado de deporte, calzado de playa, calzoncillos, calzones de baño, camisas, camisetas de deporte, camisetas, camisolas, chalecos, chales, chaquetas, chaquetones, cinturones, conjuntos de vestir, corbatas, corsés, delantales, disfraces, estolas, fajas, faldas, gabanes, gabardinas, gor ras, gorros, gorros de baño, gorros de ducha, guantes, impermeables, lencería, ligas, ligueros, mallas, medias, orejeras, pantaletas, pantalones largos, pantis, pantuflas, pañuelos de bolsillo, pieles, pijamas, prendas de vestir, ropa de cuero, ropa de cuero de imitación, ropa de gimnasia, ropa exterior, ropa interior, salidas de baño, sandalias, shorts de baño, sombrerería, sombreros, sostenes, suéteres, sujetadores, tacones, trajes de baño, velos, vestidos, viseras, zapatos, zuecos […]”.

37. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca mixta concedida y las marcas mixtas y nominativas “TNS” de la demandante, tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 292-IP-2018

los consumidores.

38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 292-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la

Decisión Andina.

39. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

26 Folios 22 a 30 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 27 Folios 31 a 39 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 28 Certificado 486.683. Versión 10.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

40. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor29:

40. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor29:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

41. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca cuestionada de la sociedad Textilia S.A.S.30

(mixta) Registro 486.683 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

29 Folios 238 y 239 C pp. 30 Cesionario de Modetex S.A.S. Folio 40 C pp.11

(mixta) Registro 486.683 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

29 Folios 238 y 239 C pp. 30 Cesionario de Modetex S.A.S. Folio 40 C pp.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00459-00

Demandante: Tennis S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Marcas previamente registradas por el demandante31

Marca

Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Registro

“TNS”

(nominativa)

25

261.078

“TNS”

25

266.249

42. Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “TNG TANGERINE” de la sociedad Textilia S.A.S., tercero con interés en el resultado del proceso , y las marcas mixtas y nominativa “TNS” del demandante , es necesario establecer el elemento que predomina en los signos distintivos mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta