CE - Sentencia 11001032400020150046800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110010324000201500468-00

Demandante: Rolex S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Roel S.A.S.

Asunto: Cotejo entre marcas mixtas y nominativa s. Prevalencia del elemento nominativo en marcas mixtas. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala1, decide, en única instancia, la demanda presentada por Rolex S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53509 de 29 de agosto de 2014 y 12366 de 20 de marzo de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Rolex S.A., en adelante la parte demandante 2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en

1 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] ED_C01_17 AUTO RESUELVE IMPEDIMENTO -AUTO DECLARA FUNDADO EL IMPEDIMENTO(.pdf) NroActua 46 […]” . La

1 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] ED_C01_17 AUTO RESUELVE IMPEDIMENTO -AUTO DECLARA FUNDADO EL IMPEDIMENTO(.pdf) NroActua 46 […]” . La Sección, mediante auto de 31 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital. 3 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital.2

Núm. único de radicación: 110010324000201500468-00

ejercicio de la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53509 de 29 de agosto de 2014, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ; y 12366 de 20 de marzo de 2015 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ROEL, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Roel S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Roel S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] 6.1. Que declare la nulidad de la Resolución No. 53.509 de 29 de agosto de 2014, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por ROLEX S.A. y se concedió el registro de la marca ROEL (Mixta) para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, solicitada por la sociedad ROEL S.A.S.

6.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 12.366 de 20 de marzo de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmando la Resolución No. 53.509 y declarando agotada la vía gubernativa.

6.3. Que como consecu encia de las declaraciones anteriores, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que NIEGUE el registro de la marca ROEL (Mixta) a nombre de ROEL S.A.S. para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, por las razones que se exponen dentro de esta acción, para el consiguiente restablecimiento de los derechos de mi representada.

6.4. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con la Normatividad Andina […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para

Industrial, de conformidad con la Normatividad Andina […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital.3

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4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó , el registro como marca del signo mixto ROEL para distinguir productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 688, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas ROLEX que identifican productos y servicios de las clases 14 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 53.509 de 29 de agosto de 201 4, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta ROEL para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 53.509 de 29 de agosto de 2014.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la

4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 53.509 de 29 de agosto de 2014.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 12366 de 20 de marzo de 2015, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53.509 de 29 de agosto de 2014.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1. Los literales a) y h) del artículo 136 la Decisión 486 de 2000.

5.2. El artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.

5.3. El inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

5.4. El artículo 29 de la Constitución Política.

5.5. Los artículos 3, 42 y 80 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116.

6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.4

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Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así:

Violación por falta de aplicación de los artículos 29 de la Constitución Política; 3, 42 y 80 de la Ley 1437 ; y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.1. La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, vulneró el

3, 42 y 80 de la Ley 1437 ; y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.1. La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, vulneró el ordenamiento jurídico, toda vez que no aplicó los artículos 427 y 808 de la Ley 1437, así como tampoco aplicó el artículo 1509 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo anterior, al omitir pronunciarse sobre las claras semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos en conflicto. Adicionalmente, no tuvo en cuenta que identifican servicios idéntic os dentro de la Clase 35 de la Clasificación Internacional.

6.2. Los actos acusados violan los derechos de defensa y debido proceso previstos en el artículo 29 de la Constitución y en el artículo 3.º de la Ley 1437 , al omitir pronunciarse sobre las claras seme janzas ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos en conflicto y por no tener en cuenta que identifican servicios idénticos dentro de la Clase 35 de la Clasificación Internacional , generando con ello una indebida aplicación de la normativa Andina, específicamente en lo que respecta al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Violación por indebida aplicación e interpretación errónea del literal a) del artículo 13610 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

7 “Artículo 42. Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada.

7 “Artículo 42. Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos”. 8 “Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y que su rjan con motivo del recurso”. 9 “Artículo 150. Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 10 “[…] Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.5

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6.3. El examen de registrabilidad debió concluir la existencia de claras y evidentes

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6.3. El examen de registrabilidad debió concluir la existencia de claras y evidentes semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos, toda vez que únicamente se diferencian en la letra final “x” de las marcas previamente registradas. Asimismo, las marcas en conflicto identi fican servicios idénticos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional.

6.4. El examen de registrabilidad efectuado por la entidad demandada demuestra “[…] 1) Que no tuvo en cuenta las reglas que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación entre marcas nominativas; 2) Que no analizó los signos en conjunto, ya que fragmentó los signos en sílabas y descompuso su unidad fonética […]”.

6.5. La marca solicitada reproduce casi totalmente las marcas ROLEX previamente registradas, así como similitud visual, ortográfica y fonética y que los productos de la marca solicitada son idénticos y están relacionados con productos previamente registrados, de conformidad con los certificados y registros que se relacionan a continuación:

11

6.6. Los actos acusados incurrieron en falta de motivación, en razón a que no hubo un pronunciamiento respecto de las semejanzas y el examinador realizó un análisis fragmentado, cuando, a juicio de la parte demandante , son claras y evidentes las semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos ROEL y ROLEX.

11 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital.6

semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos ROEL y ROLEX.

11 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital.6

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Máxime cuando la marca pretende amparar servicios idénticos en la C lase 35 previamente registrados, por lo que de permitir el registro se estaría haciendo incurrir al público en error sobre el origen empresarial de los mismos.

6.7. Los signos ROEL y ROLEX no cuentan con suficientes elementos diferenciadores ortográficos , fonéticos y visuales que desvirtúen la existencia de riesgo de confusión y/o asociación.

Vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y mala fe de la sociedad solicitante

6.8. Los actos acusados vulneran el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a que la marca ROLEX es un signo notorio, respecto del cual el signo ROEL pretende aprovechar su notoriedad, por lo que la solicitud de registro por parte de la sociedad ROEL S.A.S. se encuadra dentro de una conducta de mala fe.

Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada 12 contestó la demanda 13 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

7.1. El contenido de los actos acusados no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, adicionalmente gozan de presunción de legalidad.

formuladas, así:

7.1. El contenido de los actos acusados no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, adicionalmente gozan de presunción de legalidad.

7.2. No se vulneraron los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 ni el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 , por el contrario, aseguró que los actos acusados fueron debidamente motivados; sin embargo, luego del examen de registrabilidad se concluyó que no existe identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético entre las marcas ROLEX y ROEL.

12 Actuando por intermedio de apoderada. 13 Cfr. índice 46 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital.7

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7.3. No se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 , con fundamento en que se realizó el examen de registrabilidad y se fundamentó en lo siguiente:

“[…] la marca ROEL es de naturaleza mixta arbitraria, conformada por el elemento verbal ROEL expresión escrita en una tipografía especial, la cual hace referencia a pieza redonda de los escudos de armas, y en tal sentido no guarda relación con los productos que el signo pretende distinguir. El elemento gráfico está conformado por la imagen de dos aros entrelazados.

La marca mixta arbitraria reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos alguno de los cuales tienen significado, pero qu e, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes.

La marca mixta arbitraria reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos alguno de los cuales tienen significado, pero qu e, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes.

Como también podemos afirmar que las marcas ROLEX, como primera medida tienen un carácter fantasioso, pues no tiene un significado alguno en el idioma español, por su lado la marca mixta ROLEX está compuesta por un elemento gráfico el cual está conformado por la imagen de una corona y una figura geométrica cuadrada en estilo de ajedrez.

La marca mixta fantasiosa está compuesta por la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tiene un significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor gra do de protección.

La marca nominativa de fantasía identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, y no tiene un significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son la s conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección.

Con base en las descripciones realizadas con anterioridad se puede concluir que las marcas en estudio no generan riesgo de confusión alguno, pues si bien es cierto que los signos comparten semejanza fonética en cuanto la silaba "RO" - "RO", analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el

analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación, teniendo en cuenta que la silabas EL/LEX con la cual termina cada uno de los signos produce un impacto fonético que determine la disimilitud entre los extremes comparados, alejando el riesgo de confusión y asociación en el público consumidor al momento de adquirir los productos de sus coberturas […]”.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal.8

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Procedencia de la sentencia anticipada

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de noviembre de 2024 14: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias

Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de diciembre de 2024 16: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial17: 111-IP-2019 de 29 de

Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de diciembre de 2024 16: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial17: 111-IP-2019 de 29 de julio de 202018, 218-IP-2020 de 4 de marzo de 202119, 391-IP-2022 de 13 de marzo de 202320, 49-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018 21, 344-IP-2022 de 11 de abril de 202322, 114-IP-2019 de 7 de octubre de 2020 23, 184 – IP2020de 22 de abril de 202124 y 311-IP-2021 de 19 de noviembre de 202225, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio

14 Cfr. Índice 51 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 64Autoquedispon_201500468ROLEXpdf(.pdf) NroActua 51 […]”. 15 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 16 Cfr. Índice 56 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 67Autoqueaplica_20150046800RolexSAac(.pdf) NroActua 56 […]”. 17 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147.

17 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 18 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4057 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 19 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 20 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 21 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de octubre de 2018 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 22 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 23 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4089 de 16 de octubre de 2020 y en el Índice

Comunidad Andina 23 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4089 de 16 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4249 de 19 de mayo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5071 de 3 de noviembre de 2022 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.9

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jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 111-IP2019, 218 -IP-2020, 391 -IP-2022, 49 -IP-2018, 344 -IP-2022, 114 -IP2019, 184 -IP2020 y 311-IP-2021, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferi r la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

para proferi r la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

11. La parte demandante26 reiteró los argumentos señalados en la demanda.

12. La parte demandada27 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda.

13. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

14. El Agente del Ministerio Público guardó silencio en este momento procesal.

II. CONSIDERACIONES

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la i nterpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

26 Cfr. Índice 62 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] Alegatos de Conclusion(.pdf) NroActua 62 […]”. 27 Cfr. Índice 63 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 70_MemorialWeb_AlegatosROLEX_(.pdf) NroActua 63 […]”.10

NroActua 62 […]”. 27 Cfr. Índice 63 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 70_MemorialWeb_AlegatosROLEX_(.pdf) NroActua 63 […]”.10

Núm. único de radicación: 110010324000201500468-00

Competencia

16. Vistos: i) el artículo 14928 numeral 8º. de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instanci a; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 29, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados

18. Los actos acusados son los siguientes:

18.1. La Resolución núm. 53509 de 29 de agosto de 2014, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta ROEL para distinguir productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

18.2. La Resolución núm. 12366 de 20 de marzo de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución núm. 53509 de 29 de agosto de 2014.

El problema jurídico

19. Corresponde a l a Sala, con fundamento en la demanda, la contestaci ón

Resolución núm. 53509 de 29 de agosto de 2014.

El problema jurídico

19. Corresponde a l a Sala, con fundamento en la demanda, la contestaci ón presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la s

Interpretaciones Prejudiciales, determinar:

19.1. Si las resoluciones núms. 53509 de 29 de agosto de 2014 y 12366 de 20 de marzo de 201 5, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta ROEL que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios

28 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 29 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. Artículo modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.11

Núm. único de radicación: 110010324000201500468-00

para el Registro de las Marca s: vulneran l os literales a) y h) del artículo 136 , el

Núm. único de radicación: 110010324000201500468-00

para el Registro de las Marca s: vulneran l os literales a) y h) del artículo 136 , el artículo 150 y el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina ; los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados.

19.2. En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o asociación entre la marca mixta ROEL que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas: i) mixta ROLEX que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; ii) mixta ROLEX que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; iii) nominativa ROLEX que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; y iv) nominativa ROLEX que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas cuyo titular es la parte demandante.

20. La Sala precisa que la parte demandante invocó como vulnerados los literales a) y h) del artículo 136, el artículo 150 y el inciso segundo del artículo 172 de la

cuyo titular es la parte demandante.

20. La Sala precisa que la parte demandante invocó como vulnerados los literales a) y h) del artículo 136, el artículo 150 y el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; así como los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 , por lo cual el análisis se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en las mencionadas disposiciones.

21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de12

Núm. único de radicación: 110010324000201500468-00

Cartagena30, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200031 de la Comisión de la Comunidad Andina32.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33

23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

Comunidad Andina33

23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

30 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está producien