CE - Sentencia 11001032400020150049400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited, hoy

Mafer Real Estate Holdings, S.L.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Fundación Mapfre, Mapfre Familiar, Compañía de

Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Tema: Registro del signo “MAFER” ( mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 1331 de 22 de enero de 2014 1 y 20630 de 27 de abril de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Mafer International Holdings Limited, a través de apoderado judicial, en

Clasificación Internacional de Niza , solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Mafer International Holdings Limited, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se

hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] Primera: Que se declare la nulidad de Resolución N° 1331 de 22 de enero de 2014 expedida por Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se niega a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar servicios de clase 36 de la clasificación Internacional de Niza.

1 Folios 11 a 16 y 66 a 68 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 17 a 19 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 32 a 44 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Segunda; Que se declare la nulidad de la Resolución N° 20630 del 27 de abril de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirm ó la Resolución N° 1331 de 22 de enero de 2014 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirm ó la Resolución N° 1331 de 22 de enero de 2014 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar “exclusivamente servicios de promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles; corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler; arrendamiento de inmuebles ”, servicios comprendidos en clase 36 de la

Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta; Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Quinta; Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que Mafer International Holdings Limited solicitó el registro como marca del sig no mixto “MAFER”, para identificar los servicios de la clase 3 66 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a

servicios de la clase 3 66 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler, arrendamiento de inmuebles […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 1331 de 22 de enero de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER”, por cuanto era confundible con la marca mixta “MAPFRE”, de la Fundación Mapfre7, para identificar servicios en la misma clase , esto es, “[…] seguros […]” 8.

Señaló que, contra dicha decisión, la demandante presentó recurso de apelación.

5. Mencionó que , mediante la Resolución 20630 de 27 de abril de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 1331.

4 Folio 33 C pp. 5 Folios 26 a 27 C pp. 6 Versión 10. 7 Certificado 126.695. Versión 7. Marca cedida a la sociedad Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 8 Marca cancelada parcialmente por las Resoluciones 31633 del 26 de junio de 2009 , 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011. en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “[…]

8 Marca cancelada parcialmente por las Resoluciones 31633 del 26 de junio de 2009 , 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011. en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “[…] negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”. Folios 122 a 128, 129 a 130 y 131 a 135 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantado la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3 6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited, al considerar que era confundible con la marca mixta “MAPFRE” de la Fundación Ma pfre, que protege servicios de la clase 36, lo que implicó el desconocimiento del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

International Holdings Limited, al considerar que era confundible con la marca mixta “MAPFRE” de la Fundación Ma pfre, que protege servicios de la clase 36, lo que implicó el desconocimiento del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

8. Subrayó que el signo solicitado por la demandante visto en su globalidad presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas respecto de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso , por lo que “[…] se descarta la posibilidad de que el consumidor las confunda y llegue a pensar, razonablemente, que está frente a una misma marca o que al adquirir los servicios ampararos por la primera esté adquiriendo aquellos amparados por la segunda […]”.

9. Precisó que , el signo mixto “MAFER” presenta un gráfico evocativo de un techo relacionado con bienes raíces, además que alude al nombre femenino “Mafe” de “María Fernanda”, de pronunciación fácil y fluida. Por su parte, la marca mixta “MAPFRE” de la Fundación Mapfre presenta un gráfico representativo de un trébol de tres hojas, su elemento nominal es un nombre arbitrario de difícil expresión al exigir una pronunciación poco natural al estar cortada por la l etra “P” que le resta fluidez a la articulación de la palabra.

10. Señaló que la SIC no tuvo en cuenta que los servicios del signo solicitado y la marca previamente registrada representan concepto o ideas disímiles que favorecen la diferenciación y la prevención del riesgo de confusión , al no presentar criterios de conexidad.

11. Explicó que las compañías de seguros no pueden prestar ningún tipo de servicio

diferenciación y la prevención del riesgo de confusión , al no presentar criterios de conexidad.

11. Explicó que las compañías de seguros no pueden prestar ningún tipo de servicio diferente a las operaciones de seguros, bajo las modalidades y ramos para los cuales estén expresamente autorizados, no pudiendo incursionar en actividades relacionadas con la prestación de servicios inmobiliarios.

9 Folios 27 a 38 del C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Agregó que, los servicios de seguros no comparten los mismos medios de publicidad en los que se promocionan los servicios de negocios inmobiliarios, sobre todo si se tiene en cuenta que el consumidor de un servicio de seguros busca satisfacer necesidades de aseguramiento de riesgos o contingencias, para lo cual recurre a compañías de financiación de seguros debidamente autorizados y no a un agente inmobiliario.

13. En ese contexto, concluyó que los servicios objeto de la solicitud de registro y los de seguros amparados por la marca antecedente “[…] no son iguales, ni similares, y ni siquiera afines, no se comercializan en el mismo mercado, no satisfacen las mismas finalidades de los consumidores y estos son poco proclives a verse confundidos al ser consumidores especializados […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que, de conformidad con los actos administrativos demandados, el signo “ MAFER” presenta similitudes susceptibles de generar confusión de inducir a error al público, por lo tanto, su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

15. Explicó que el signo solicitado reproduce parcialmente la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada y pese a la variación en el elemento denominativo y gráfico, no existe una clara diferenciación con el signo registrado, toda vez, que hay similitud fonética en el componente denominativo de los signos, esto es, entre las expresiones MAFER y MAPFRE.

16. Sostuvo que puede ocurrir que los usuarios crean qua están adquiriendo servicios qua compartan el mismo origen empresarial y, por ende, las mismas características, cuando en realidad se trata da empresarios distintos.

II.2. Intervención de la sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.11

17. La sociedad Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que el signo mixto demandado "MAFER" presenta un grado de semejanza alto con su marca mixta “MAPFRE” que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor.

señaló que el signo mixto demandado "MAFER" presenta un grado de semejanza alto con su marca mixta “MAPFRE” que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor.

10 Folios 99 a 107 C pp. 11 Folios 112 a 121 del C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

18. Indicó que, el hecho que el signo solicitado presente un gráfico evocativo de un techo y que desde el aspecto nominal se aluda al nombre femenino “MAFER”, son diferencias secundarias que en nada cambian la semejanza que los signos tienen en su conjunto, toda vez que el elemento denominativo suele ser el preponderante.

19. Manifestó que los servicios del signo y la marca guardan estrecha relación que generaría un riesgo de confusión directa e indirecta del consumidor, toda vez que, gran variedad de seguros garantiza los eventuales riesgos de negocios que a diario se manejan y que corresponden a los servicios que pretenden amparar el signo solicitado, por lo que no había elementos de juicio que corroboren que los actos acusados desconocen el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad

Andina.

II.3. Intervención de la Fundación Mapfre

20. La fundación Mapfre a pesar de haber sido notificada en debida forma 12 no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

21. La sociedad Mafer International Holdings Limited presentó demanda de nulidad y

pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

21. La sociedad Mafer International Holdings Limited presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 25 de septiembre de 201513, en contra de las Resoluciones 1331 de 22 de enero de 2014 y 20630 de 27 de abril de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

22. Mediante auto de 8 de febrero de 201614, se admitió la demanda y se dispuso a notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la Fundación Mapfre y la sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. El 14 de octubre de 201615, se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

23. Por autos de 19 de octubre de 2017, 29 de junio y 18 de septiembre de 201816, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 16 de noviembre de 201817.

24. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que remitiera copia del certificado 126.695 y copia de las Resoluciones 31633 de 26 de junio de 2009, 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011.

las Resoluciones 31633 de 26 de junio de 2009, 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011.

12 Folio 129 C pp. 13 Folio 32 C pp. 14 Folios 47 a 49 C pp. 15 Folio 49 vto. C pp. 16 Folios 160, 170 y 179 C pp. 17 Folios 188 a 195 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

25. Mediante auto de 28 de febrero de 201918, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 157-IP-2019 de 26 de julio de 201919, en la que interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho tribunal

consideró que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente.

2. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la

Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente.

2. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud fonética, ortográfica

1.1. Dado que en el procedimiento interno se discute si el signo solicitado MAFER (mixto) y la marca MAPFRE (mixta), previamente registrada, podría ser confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad.

[…]

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede

semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa

[…]

18 Folio 234 y vto. C pp. 19 Índice 56 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo MAFER (mixto) y la marca MAPFRE (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y un gráfico.

[…]

3. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. En el proceso interno se alegó que no existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto; en ese sentido, corresponde analizar este tema.

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre si de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre si de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

[…]

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambialidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […]” (mayúscula y negrilla del original).

27. Por auto de 1 2 de febrero de 2021 20, se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas, de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

28. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Mafer International Holdings Limited, hoy Mafer Real Estate Holdings, S.L. 21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos

concepto.

28. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Mafer International Holdings Limited, hoy Mafer Real Estate Holdings, S.L. 21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa , respectivamente. Por su parte, la Fundación Mapfre y la

20 Índice 68 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 75 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 76 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

sociedad Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. guardaron silencio.

29. El Ministerio Público rindió concepto 22 – 27 de 31 de enero de 2022 23, en el que consideró que las súplicas de la demandada deben acogerse favorablemente, por cuanto, en lo gráfico, ortográfico, fonético y conceptual o ideológico existen nociones adicionales que le otorgan distintividad.

30. Además, aseguró que, a pesar de que el signo solicitado y la marca previamente registrada tienen la misma clase, no generaba confusión en el consumidor, por cuanto “[…] pude diferenciar una marca de las otras gracias a las expresiones que las complementan, […] y el orden en el que están escritas […]”. Agregó que, el criterio de complementariedad resulta inaplicable toda vez que el signo y la marca comparadas no distinguen en realidad el mismo tipo de servicios.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

complementariedad resulta inaplicable toda vez que el signo y la marca comparadas no distinguen en realidad el mismo tipo de servicios.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 1331 de 22 de enero de 201425 y 20630 de 27 de abril de 201526, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3 6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Mafer

International Holdings Limited.

33. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “MAFER” solicitado para identificar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta “MAPFRE” para distinguir servicios en la clase 36 del mismo nomenclátor, previamente registrada a favor de la Fundación Mapfre , se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000.

23 Índice 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000.

23 Índice 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 25 Folios 11 a 16 y 66 a 68 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 26 Folios 17 a 19 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

34. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

35. La sociedad Mafer International Holdings Limited solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 1331 de 22 de enero de 2014 27 y 20630 de 27 de abril de 2015 28, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3 6 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto

por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3 6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto

36. La SIC, mediante los actos administrativos acusados negó el registro como marca al signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3629 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son, “[…] promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler, arrendamiento de inmuebles […]”.

37. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios de la clase 3 6, sin considerar que no era confundible con la marca mixta previamente registrada “MAPFRE” de la Fundación Mapfre, que protege servicios de la clase 3630, este es “[…] seguros […]”31.

38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 157-IP-2019 de 26 de julio de 2019, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

39. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes:

el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

39. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes:

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

27 Folios 11 a 16 y 66 a 68 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 28 Folios 17 a 19 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 29 Versión 10. 30 Certificado 126.695. Versión 7. Marca cedida a la sociedad Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 31 Marca cancelada parcialmente por las Resoluciones 31633 del 26 de junio de 2009 , 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011. en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “[…] negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”. Folios 122 a 128, 129 a 130 y 131 a 135 C pp.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza d el 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

40. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor32:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos