CE - Sentencia 11001032400020150054300

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00543-00

Demandante: Algabo S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Big Heart Group, Inc.

Tema: Registro como marca de l signo nominativo “ROUTE 66” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda nulidad y restablecimiento del derecho, promovida en contra de las Resoluciones 55153 de 16 de septiembre de 2014 1 y 30192 de 10 de junio de 2015 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ROUTE 66” para identificar productos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Algabo S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Algabo S.A., a través de apoderado judicial , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1 Que se declare la nulidad de la resolución número 55153 del día 16 de septiembre de 2014 y resolución número 30192 del día 10 de junio de 2015, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo 13 292828, mediante las cuales en su orden, negó el registro a la demandante de la marca ROUTE 66 (nominativa) para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la primera resolución mencionada.

2.2 Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca ROUTE 66 (nominativa), para identificar los siguientes productos de la Clase 3

1 Folios 6 a 11 “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 12 a 14 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 40 a 62 C pp.2

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Demandante: Algabo S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de la Clasificación Internacional de Niza: COLONIAS, CREMAS, SHAMPOO,

ACONDICIONADOR, DESODORANTES, ANTITRANSPIRANTES,

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de la Clasificación Internacional de Niza: COLONIAS, CREMAS, SHAMPOO,

ACONDICIONADOR, DESODORANTES, ANTITRANSPIRANTES,

FRAGANCIAS, JABONES LÍQUIDOS, SANITIZANTES, GEL,

TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO, PERFUMES, QUITA ESMALTES,

PRODUCTOS SOLARES, CREMA PARA PE INAR, TALCOS, ENJUAGUE

BUCAL, ESPUMA DE AFEITAR, LOCIÓN PARA DESPUES DE AFEITARSE.

2.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la inscripción de dicho registro en los libros de la propiedad industrial.

2.4 Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. […]” (mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante indicó que la sociedad Algabo S.A. solicitó el registro como marca de l signo nominativo “ROUTE 66 ” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Añadió que la solicitud indicada supra se publicó en la Gaceta de Propiedad sin que se presentara oposición por parte de terceros.

5. Sostuvo que mediante la Resolución 55153 del 16 de septiembre de 2014 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro del SIGNO

se presentara oposición por parte de terceros.

5. Sostuvo que mediante la Resolución 55153 del 16 de septiembre de 2014 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro del SIGNO solicitado, por considerar que era similarmente confundible con la marca mixta “HISTORIC ROUTE 66 ” previamente registrada en la clase 25, con certificado 400.392, a nombre de la sociedad Big Heart Group Inc.

6. Puso de presente que, contra dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución 30192 de 10 de junio de 2015, en el sentido de confirmar la Resolución 55153.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación5

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

4 Folios 42 a 44 C pp. 5 Folios 44 a 60 C pp.3

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Demandante: Algabo S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ROUTE 66” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , al considerar que era confundible con la marca mixta “HISTORIC ROUTE 66” en la clase 25, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

9. Argumentó que la marca previamente registrada es débil comoquiera que “[…] perdió su condición de distintiva cuando otros empresarios en el mismo ámbito de negocios lo integraron a su marca y obtuvieron su registro […]”. En consecuencia, el tercero con interés directo en el resultado del proceso debe soportar que otras marcas en el mercado contengan en su denominación la expresión “ROUTE 66”.

10. Explicó que “[…] no toda similitud existente entre un signo solicitado y uno registrado conlleva a riesgo de confusión al público consumidor. Se debe entender que se presenta confusión solo cuando la similitud existente entre las marcas comparadas impida al público consumi dor diferenciar entre una y otra o entre los productos o servicios que identifiquen, [es por ello, que] si bien puede existir similitud entre los signos "ROUTE 66" (Nominativo) e "HISTORIC ROUTE 66" + diseño, dicha similitud no conlleva a ningún riesgo de confusión para el público consumidor de los productos amparados por las mismas […]”.

entre los signos "ROUTE 66" (Nominativo) e "HISTORIC ROUTE 66" + diseño, dicha similitud no conlleva a ningún riesgo de confusión para el público consumidor de los productos amparados por las mismas […]”.

11. Afirmó que el signo solicitado es registrable de conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que es perceptible y susceptible de ser representado gráficamente.

12. Señaló que no existe un riesgo de asociación ni confusión pues “[…] son más fuertes las diferencias que las semejanzas [es por ello, que] sus elementos estructurales no conducen al consumidor a la confusión del origen […]”.

13. Argumentó que no existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados en tanto que no comparten los mismos canales de distribución y no utilizan los mismos medios de publicidad para promocionarse, pues el vestuario y los perfumes no cumplen los mismos fines que los artículos de aseo.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio6

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que, con la

6 Folios 79 a 90 C pp.4

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Demandante: Algabo S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

expedición de la s resoluciones acusadas no se incurrió en desconocimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables.

Demandante: Algabo S.A.

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expedición de la s resoluciones acusadas no se incurrió en desconocimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables.

15. En cuanto al análisis de confundibilidad manifestó que se negó el registro del signo “ROUTE 66”, pues, al reproducir la marca previamente registrada sin añadir elementos diferenciadores, carece de distintividad.

16. Explicó que existe conexidad competitiva entre los productos amparados comoquiera que, si bien no pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, se relacionan en el contexto del arreglo personal, compartiendo objeto y finalidad. Así, resulta evidente la relación de complementariedad que existe, ya que quien vende prendas de vestir también adquiere productos de belleza como perfumes y cosméticos.

II.2. Contestación de la sociedad Big Heart Group Inc.

17. La sociedad Big Heart Group Inc., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada7 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

18. La sociedad Algabo S.A . presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 3 de noviembre de 2015 8 en contra de las Resoluciones 55153 de 16 de septiembre de 2014 y 30192 de 10 de junio de 2015 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

19. Mediante auto de 22 de febrero de 2016 9 se admitió la demanda y se ordenó

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

19. Mediante auto de 22 de febrero de 2016 9 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Big Heart Group Inc . El 9 de marzo de 2016 10 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

20. A través de providencia de 18 de enero de 2017 11 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 30 de junio de 201712.

21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes y se fijó el litigio . Asimismo, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se solicitó a la parte demandada los antecedentes de los actos acusados, los cuales se allegaron al expediente del proceso.

7 Folios 77 y 78 C pp. 8 Folio 1 C pp. 9 Folios 65 a 67 C pp. 10 Folio 67 vto. C pp. 11 Folio 96 C pp. 12 Folios 104 a 111 C pp.5

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Demandante: Algabo S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

22. Mediante auto de 30 de mayo de 201813 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 547-IP-2018 de 28 de junio de 2019 14, dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 151, este último de oficio. Asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem. En ese sentido, dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3. Coexistencia pacífica de signos

[…]

3.5 La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

[…]

4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

13 Folios 121 a 124 C pp. 14 Folios 133 a 147 C pp.6

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Demandante: Algabo S.A.

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4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

24. Mediante auto de 18 de diciembre de 201915 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y

[…]” (mayúscula y negrilla del original).

24. Mediante auto de 18 de diciembre de 201915 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

25. En el término para alegar de conclusión, la s partes demandante16 y demandada17 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Adicionalmente, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14918 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 55153 de 16 de septiembre de 2014 y 30192 de 10 de junio de 2015 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ROUTE 66 ” para distinguir productos

septiembre de 2014 y 30192 de 10 de junio de 2015 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ROUTE 66 ” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

28. La Sala deberá analizar si entre el signo y la marca mixta “HISTORIC ROUTE 66”, previamente registrada en la clase 25, con certificado 400 .392, a nombre de la sociedad Big Heart Group Inc., se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva

15 Folio 149 C pp. 16 Folios 157 a 166 C pp. 17 Folios 177 a 188 C pp. 18 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.7

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y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 , este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

29. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

Justicia de la Comunidad Andina.

29. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

30. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 55153 de 16 de septiembre de 2014 19 y 30192 de 10 de junio de 2015 20, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ROUTE 66” para identificar productos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la

sociedad Algabo S.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

De la vulneración de los artículos 134 , 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

31. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “ ROUTE 66 ” para identificar productos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] colonias, cremas, shamp oo, acondicionador, desodorantes, antitranspirantes, fragancias, jabones líquidos, sanitizantes, gel, tratamientos para el cabello, perfumes, quita esmaltes, productos solares, crema de peinar, talcos, enjuague bucal, espuma de afeitar, loción para después de afeitarse, gel para después de afeitarse […]”.

32. La parte demandante argumentó que los actos administrativos acusados son nulos en tanto que el signo solicitado no era similarmente confundible con la marca

afeitar, loción para después de afeitarse, gel para después de afeitarse […]”.

32. La parte demandante argumentó que los actos administrativos acusados son nulos en tanto que el signo solicitado no era similarmente confundible con la marca previamente registrada “HISTORIC ROUTE 66” , desconociendo lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

33. Afirmó que la expresión “ROUTE 66”, presente en la marca previamente registrada, es de uso común y débil, por lo que es inapropiable en exclusiva por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 547-IP-2018 de 28 de junio de 201921, dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 151, este último de oficio , en atención a la conexión entre productos del nomenclátor

19 Folios 6 a 11 “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 20 Folios 12 a 14 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 21 Folios 133 a 147 C pp.8

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internacional. Asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem, al considerar que no es materia de controversia el concepto de marca.

35. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el

internacional. Asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem, al considerar que no es materia de controversia el concepto de marca.

35. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 , al exponer el concepto de violación adujo que el signo solicitado no resultaba similarmente confundible con la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, alegó que no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.

36. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

37. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

38. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca

en conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante22

ROUTE 66

(nominativo) Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

22 Folio 15 C pp.9

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Demandante: Algabo S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso23

(mixto) Certificado 400.392 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

39. Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo y una marca mixta es necesario establecer el elemento que predomina nte, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

40. En efecto, de la revisión del signo y la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo

40. En efecto, de la revisión del signo y la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

41. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciable s, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

42. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

[…]”24.

43. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en la marca mixta el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de

23 Folio 8 C pp. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala.10

23 Folio 8 C pp. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala.10

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confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto.

44. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

45. Sobre el particular, la Sala advierte que las denominaciones “ROUTE”, “66” y “HISTORIC” no son de uso común para las clases 3ª y 25 del nomenclátor internacional, como se observó de los resultados de la consulta en el sistema de información SIPI de la SIC, al momento en que se expidió el acto administrativo demandado.

46. De esta forma, con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente

tenor25:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética,

tenor25:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

47. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo entre el signo “ ROUTE 66”, solicitado para la clase 3ª y la marca “ HISTORIC ROUTE 66” que ampara productos en clase 25, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la pre citada interpretación

prejudicial:

“[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en

prejudicial:

“[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los

25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 344-IP-2022.11

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Demandante: Algabo S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tene rse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original).

48. Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos distintivos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de estos, la Sala observa lo siguiente:

Signo cuestio