CE - Sentencia 11001032400020160012500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Pintubler de Colombia S.A.

Tema: Registro del signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO ” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 23083 de 30 de abril de 2015 1 y 51550 de 24 de agosto de 2015 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y se negó el registro como marca del signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO ” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Behr Process Corporation, a través de apoderada judicial, en ejercicio

solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Behr Process Corporation, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2.1.1. Resolución N° 23083 de 30 de abril de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA SA, y negar el registro de la marca BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO (NOMINATIVA) a la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION, para distinguir productos de la clase dos internacional.

2.1.2. Resolución N° 51550 del 24 de agosto de 2015, mediante la cual se confirmó la Resolución No. 23083 de 30 de abril de 2015, confirmándola en su

1 Folios 9 a 25 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 26 a 31 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 78 a 100 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

integridad.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

integridad.

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO (NOMINATIVA) en la clase 2 Internacional de acuerdo con la solicitud No. 14137887 en favor de mi representada.

2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Behr Process Corporation solicitó el registro como marca del sig no nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO”, para identificar los productos de la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son: “[…] pinturas y pinturas de imprimación […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 23083 de 30 de abril de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y negó el registro de la marca nominativa “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO” por ser confundibles con las marcas

División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y negó el registro de la marca nominativa “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO” por ser confundibles con las marcas nominativas6 “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”7, todas registradas en la clase 2ª, del tercero con interés en el resultado del proceso . Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación.

5. Mencionó que, a través de la Resolución 51550 de 24 de agosto de 2015 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 23083.

4 Folio 80 C pp. 5 Folios 81 a 82 C pp. 6 Certificados 317.528, 353.631 y 353.632. 7 Certificados 137.913, 317.524, 317.526, 317.527, 335.355, 349.296, 351.952 y 353.629.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. La apoderada de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation, al considerar que era confundible con las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

8. Subrayó que el signo solicitado no es confundible con las marcas previamente registradas por cuanto no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual, así como

a).

8. Subrayó que el signo solicitado no es confundible con las marcas previamente registradas por cuanto no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual, así como tampoco conexidad competitiva.

9. Explicó que la palabra “BEHR” se integra por el sonido “ehr” y evoca la palabra en inglés “bear”, cuyo significado en español es “oso”, de ahí que la marca solicitada se traduzca al español como “OSO DE CALIDAD SUPREMA Y CON ESTILO” . Agregó que esa era la razón por la que los productos están acompañados de la silueta de un oso.

10. Por otra parte, sostuvo que las marcas previamente registradas están integradas por el sufijo “ler” y no tiene un significado idiomático, toda vez que “BLER” no evoca ninguna palabra existente en el idioma español.

11. Mencionó que, de acuerdo con varios registros otorgados a la demandante en las clases 1ª, 2ª, 3ª y 16 , las marcas “BEHR” y “BLER” han coexistido en el mercado colombiano por más de 12 años, sin que el tercero con interés en el resultado del proceso hiciera alguna reclamación.

8 Folios 82 a 97 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso.

13. Explicó que las partículas “ler” y “ehr” no son sufijos, sino que se tratan de expresiones monosilábicas que no tienen ningún referente en el español, por lo que la división que hace la parte demandante es inadecuada , así como la asociación con la palabra “oso”.

14. Puso de presente que las marcas registradas por la demandante han sido canceladas por la notoriedad de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, de manera que no existe coexistencia pacífica.

II.2. Contestación de la sociedad Pintubler de Colombia S.A.10

15. La sociedad Pintubler de Colombia S.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que la SIC realizó un estudio de fondo y motivó de manera suficiente los actos administrativos demandados.

16. Afirmó que el signo solicitado por la demandante no goza de plena distintividad en el mercado por ser semejante a las marcas previamente registradas, toda vez que existe similitud ortográfica, fonética y conexidad competitiva por tratarse de productos en la misma clase.

17. Precisó que existe semejanza del signo solicitado con sus marcas, por cuanto

existe similitud ortográfica, fonética y conexidad competitiva por tratarse de productos en la misma clase.

17. Precisó que existe semejanza del signo solicitado con sus marcas, por cuanto tienen como rasgo común y elemento dominante la palabra “BLER”, la cual hace parte de una familia marcaria, de manera que “[…] de haberse concedido el registro de la marca solicitada […] hubiese inducido al público consumidor a asociarla con las marcas previas, alterando su decisión de consumo e impidiendo que se identifique con claridad el origen empresarial, generándose una confusión […]”. Además, anotó que los productos solicitados a registro coinciden en la misma clase.

18. Por otra parte, sostuvo que el signo solicitado y las marcas previamente registradas no han coexistido en el mercado, por cuanto no existe un acuerdo de coexistencia para la comercialización de los productos de la clase 2ª, así como tampoco algún tipo de previsión para evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor.

9 Folios 195 a 202 C pp. 10 Folios 120 a 194 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

19. Por el contrario, advirtió que, desde el 30 de junio de 1988, solicitó el registro de la marca mixta “PINTUBLER”, para identificar productos de la clase 2ª y que, a partir de ese momento, se le han concedido varios registros que contiene la partícula “BLER”.

Mientras que la demandante ha solicitado registros de las marcas “BEHR” desde el año 2000.

ese momento, se le han concedido varios registros que contiene la partícula “BLER”. Mientras que la demandante ha solicitado registros de las marcas “BEHR” desde el año 2000.

20. Agregó que la SIC ha cancelado en su mayoría las marcas de la demandante y ha declarado la notoriedad de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, según las Resoluciones 46037 de 31 de julio de 2012, 73190 de 3 de diciembre de 2014, 73192 de 3 de diciembre de 2014 y 52674 de 27 de agosto de 2015, a partir de diciembre de 2007 hasta mayo de 2014, para distinguir productos de la clase 2ª como pinturas, vinilos, colores, barnices y lacas.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

21. La sociedad Behr Process Corporation presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 29 de enero de 201611 en contra de las Resoluciones 23083 de 30 de abril de 2015 y 51550 de 24 de agosto de 2015 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

22. Mediante auto de 28 de marzo de 20 1612 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Pintubler de Colombia S.A. El 22 de junio de 201613 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

23. Por autos de 18 de enero y 25 de octubre de 201714 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 , la cual se realizó el 26 de enero de 201815.

23. Por autos de 18 de enero y 25 de octubre de 201714 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 , la cual se realizó el 26 de enero de 201815.

24. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se solicitaron los expedientes administrativos relacionados con las marcas previamente registradas y las resoluciones que reconocieron y extendieron la notoriedad de la marca “BLER”, las cuales también se recaudaron en los procesos 2015-228 y 2015229 y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

25. Mediante auto de 30 de mayo de 201816 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del

11 Folio 78 C pp. 12 Folios 104 a 106 C pp. 13 Folio 106 vto. C pp. 14 Folios 248, 255 C 2. 15 Folios 265 a 275 C 2. 16 Folios 411 y vto. C 3.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

contenido y alcance de l artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial

contenido y alcance de l artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 431-IP-2018 de 28 de junio 201917 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio, los artículos 136 literal h), 151, 224, 228 y 230 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio se procederá a interpretar los Artículos 136 Literal h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente a la conexión entre los productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza y la marca notoria.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor,

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO (denominativo) y las marcas BLER (denominativa), EPOXIAGUABLER (denominativa) y ANTIOXIDOBLER (denominativa).

[…]

17 Folios 431 a 455 C 3.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados

[…]

4. Familia de marcas

[…]

característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados

[…]

4. Familia de marcas

[…]

4.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto de riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse ha ciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

[…]

5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notor iedad se puede haber ganado por cualquier medio.

[…]

6. Coexistencia pacífica de signos

[…]

6.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios

[…]

6.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá adoptar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pr uebas que demuestren que se ha compar tido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.

[…]

7. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]8

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7.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] (mayúscula y negrilla del original).

27. Por autos de 18 de diciembre de 2019 y 30 de junio de 2020 18 se requirió a la SIC para que remitiera copia de los expedientes administrativos decretados en la

[…] (mayúscula y negrilla del original).

27. Por autos de 18 de diciembre de 2019 y 30 de junio de 2020 18 se requirió a la SIC para que remitiera copia de los expedientes administrativos decretados en la audiencia inicial y se incorporó las pruebas recaudadas en los procesos con radicado 2015-00228-00 y 2015-00229-00.

28. A través de auto de 29 de enero de 2021 19 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

29. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Behr Process Corporation20, Pintubler de Colombia S.A. 21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 23083 de 30 de abril de 2015 y 51550 de 24 de agosto de 2015 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y se negó el registro como

18 Folios 467 y 478 a 479 C 3. 19 Folio 500 C 3. 20 Folios 505 a 518 C 3. 21 Índice 78 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 82 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

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marca del signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.

32. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON

productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.

32. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO” solicitado para identificar productos de la clase citada y las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., previamente registradas, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

33. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

34. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 23083 de 30 de abril de 201524 y 51550 de 24 de agosto de 201525, por medio de las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y negó el registro como marca del signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor

la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y negó el registro como marca del signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación I nternacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.

IV.4. Análisis del caso concreto

35. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo nominativo “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] pinturas y pinturas de imprimación […]”.

36. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINI LBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., estos son: “[…] pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”, “[…] colores, barnices,

24 Folios 9 a 25 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”.

metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”, “[…] colores, barnices,

24 Folios 9 a 25 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 25 Folios 26 a 31 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]” y “[…] construcción y reparaciones […]”, respectivamente.

37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 431-IP-2018 de 28 de junio 2019 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio, los artículos 136 literal h), 151, 224, 228 y 230 ibidem.

38. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes:

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda

particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

[…]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 1 5 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

[…]

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[…]

Artículo 228.-Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará

fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[…]

Artículo 228.-Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00125-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilizaci