CE - Sentencia 11001032400020160018600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

Demandante: Horphag Research Management S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Sygma Laboratories S.A.S.

Tema: Registro como marca del signo nominativo “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la s Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 2015 1 y 102959 de 30 de diciembre de 20152 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Horphag Research Management S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Sygma Laboratories S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Horphag Research Management S.A. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Horphag Research Management S.A. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se

hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1 Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

(i) Resolución N° 61917 de 31 de agosto de 2015 por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por la sociedad HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca VENOGENOL (nominativa), en la clase 5.

(ii) Resolución N° 102959 del 30 de diciembre de 2015, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de

1 Folios 19 a 26 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 16 a 18 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 55 a 69 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

Demandante: Horphag Research Management S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 61917 de 31 de agosto de 2015, en el sentido de declarar

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 61917 de 31 de agosto de 2015, en el sentido de declarar infundada la oposición formulada por la sociedad HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A, y, en consecuencia, conc eder el registro de la marca VENOGENOL (nominativa), en la clase 5.

2.2 Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industri a y Comercio declarar fundada la oposición presentada por HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A. y, en consecuencia, negar el registro de la marca VENOGENOL (nominativa), en la clase 5.

2.3 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.4 Que se ordene a la Superintendencia de Industri a y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicaci ón del fallo, la resoluci ón correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativ o y de lo Contencioso Administrativ o. […]”4 (mayúsculas y negrillas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que, el 15 de diciembre de 2014, la sociedad Sygma Laboratories S.A.S.

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que, el 15 de diciembre de 2014, la sociedad Sygma Laboratories S.A.S. solicitó el registro como marca del signo nominativo “VENOGENOL” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.

4. Indicó que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial y la sociedad Horphag Research Management S.A. presentó oposición, por cuanto, a su juicio , era similarmente confundible con su marca nominativa previamente registrada “PYCNOGENOL” que identifican productos de la clase 5ª.

5. Anotó que, mediante la Resolución 61917 del 31 de agosto de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición indicada supra y concedió el registro de la marca nominativa “VENOGENOL” a la sociedad solicitante. Frente a lo cual Horphag Research Management S.A. presentó recurso de apelación.

4 Folios 56 y 57 C pp. 5 Folios 57 y 58 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

apelación.

4 Folios 56 y 57 C pp. 5 Folios 57 y 58 C pp.3

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6. Mencionó que, mediante la Resolución 102959 del 30 de diciembre de 2015 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 61917.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza . Ello, al considerar que la misma no era similarmente confundible con la marca nominativa “PYCNOGENOL”, de titularidad de la sociedad Horphag Research Management S.A en la misma clase.

9. Manifestó que las marcas cotejadas no pueden coexistir en el mercado comoquiera

que la misma no era similarmente confundible con la marca nominativa “PYCNOGENOL”, de titularidad de la sociedad Horphag Research Management S.A en la misma clase.

9. Manifestó que las marcas cotejadas no pueden coexistir en el mercado comoquiera que son confundibles, pues presentan una serie de características similares e identifican productos íntimamente relacionados.

10. Explicó que entre el signo y la marca cotejada existe un alto grado de confusión , toda vez que ortográficamente son similares, en tanto que la marca concedida reproduce la previamente registrada, con la excepción de tres letras que no son suficientemente distintivas.

11. Argumentó que las marcas son fonéticamente semejantes , pues “VENOGENOL” reproduce el elemento distintivo de “PYCNOGENOL”, esto es “NOGENOL”.

12. Manifestó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos distintivos estudiados, que son complementarios y están íntimamente relacionados, ello puesto que los productos amparados por “VENOGENOL” están comprendidos en la cobertura de “PYCNOGENOL”.

13. Indicó que “[…] conceder el registro de la marca VENOGENOL, permitiendo su coexistencia con la marca PYCNOGENOL se genera un gran riesgo de confusión que, al tratarse de marcas farmacéutica (sic), inducirá a error al público consumidor de este

6 Folios 59 a 67 C pp.4

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sector, lo cual es altamente peligroso, dado que se afectaría la salud y vida de los consumidores […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVECIONES

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo dispuesto en dicha normativa.

15. Explicó que la marca “VENOGENOL” es denominativa y de fantasía, siendo estás aquellas con mayor fuerza distintiva, por lo que ofrecen el mayor grado de protección.

16. Mencionó, en cuanto a la similitud fonética, que “[…] se encuentran diferencias claras en la pronunciación de las marcas debido al particular inicio de cada una de ellas [...] independientemente de que la sílaba tónica se encuentra ubicada en el mismo lugar, en la marca concedida la encontramos en la sílaba VEN, y en la marca opositora en la sílaba PYC. La sílaba “PYC”, incluida en la marca registrada, altera la pronunciación de toda la palabra, separando las sílabas de la forma antes vista, lo cual permite identificar un signo de otro […]”.

17. Sostuvo que, en su conjunto, las marcas tienen elementos ortográficos adicionales

pronunciación de toda la palabra, separando las sílabas de la forma antes vista, lo cual permite identificar un signo de otro […]”.

17. Sostuvo que, en su conjunto, las marcas tienen elementos ortográficos adicionales que las hacen diferentes y, en consecuencia, el consumidor no se confundiría respecto del origen empresarial de los productos al adquirirlos en el mercado.

II.2. Contestación de la sociedad Sygma Laboratories S.A.S.8

18. La Sociedad Sygma Laboratories S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo cual argumentó que las marcas son diferentes ortográfica y fonéticamente, ello toda vez que las partículas PYC y VE crean una distinción inmediata. Lo anterior, teniendo en cuenta que, a su juicio, PYC puede asociarse con la palabra “pigmentación” y “VE” podría serlo con “verruga, vértigo, vesícula”, situación que permite la diferenciación de las marcas.

19. Adujo que “[…] existen 14 marcas con la terminación “GENOL” en la categoría 5, es decir que hay por lo menos 50% de similitud entre PYCNOGENOL y otras marcas registradas en la clase 5. En conclusión, este tipo de coincidencias resulta usual en la clase 5 […]”.

7 Folios 92 a 105 C pp. 8 Folios 122 a 131 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

Demandante: Horphag Research Management S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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20. Concluyó que las marcas no son similarmente confundibles “[…] y por si lo anterior fuera poco, tal y como lo sostuvo la parte solicitante de la nulidad ambas marcas se utilizan para identificar productos que pertenecen a la clase cinco (5) de la clasificación de Niza, de tal manera que si eventualmente un consumidor se confundiera con los productos, dicha confusión genera un riesgo mínimo para la salud […]”.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

21. La sociedad Horphag Research Management S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 15 de marzo de 20169 en contra de las Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 2015 y 102959 de 30 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio – SIC.

22. Mediante auto de 2 de mayo de 2016 10 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Sygma Laboratories S.A.S. El 3 de junio de 201611 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

23. A través de autos de 14 de diciembre de 2017 y 25 de mayo de 201812 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 1° de junio de 201813.

para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 1° de junio de 201813.

24. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos documentos que fueron allegados al expediente del proceso de la referencia por parte de la SIC.

25. Mediante auto de 28 de agosto de 201814 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de l artículo 13 6 literal a ) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 660-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019 15, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 , en la cual dicho tribunal consideró lo

siguiente:

“[…] C. NORMA A SER INTERPRETADA

9 Índice 1.° aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Folios 72 a 74 C pp. 11 Folio 74 vto C pp. 12 Folios 140 y 147 C pp. 13 Folios 155 a 163 C pp. 14 Folios 181 a 185 C pp. 15 Folios 195 a 205 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

Demandante: Horphag Research Management S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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La sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente.

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

[…]

ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

[…]

3.5 De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico (sic).

3.6 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendrá un grado de distintividad débil en cuyo escenario se debe analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”. (mayúscula y negrilla del original).

27. Mediante auto de 17 de febrero de 2020 16 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

16 Folio 207 C pp.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

16 Folio 207 C pp.7

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Demandante: Horphag Research Management S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

28. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante17, la SIC18 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte el Ministerio Público20 rindió concepto en el cual precisó que las marcas cotejadas son de fantasía, por lo que su protección tiene mayor fuerza. Asimismo, señaló que no existe similitud ortográfica en tanto que las partículas VE/PYC las diferencian, máxime cuando la expresión GENOL es de uso común para productos farmacéuticos.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 61917 de 31 de

secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 2015 y 102959 de 30 de diciembre de 2015 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Horphag Research Management S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza, solicitada por Sygma Laboratories S.A.S.

31. La Sala deberá analizar si entre la marca concedida y la marca nominativa “PYCNOGENOL” que ampara productos de la clase 5ª , cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

17 Folios 226 a 235 C pp. 18 Folios 212 a 225 C pp. 19 Folios 236 a 239 C pp. 20 Folios 245 a 253 C pp. 21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

Demandante: Horphag Research Management S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.3. La identificación de los actos demandados

33. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 2015 y 102959 de 30 de diciembre de 2015 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Horphag Research Management S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza, solicitada por Sygma Laboratories S.A.S.

IV.4. Análisis del caso concreto

34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca nominativa “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª22 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos

sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.

35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo concedido y la marca nominativa “PYCNOGENOL”, previamente registrada, son similarmente confundibles comoquiera que se reproduce el elemento distintivo NOGENOL. Además, argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados por estas , por lo que se genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 660-IP-2018 de 16 de septiembre de 201923, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

37. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

22 Certificado 529858 Versión 10. 23 Folios 195 a 205 C pp.9

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

22 Certificado 529858 Versión 10. 23 Folios 195 a 205 C pp.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

Demandante: Horphag Research Management S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios

pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

39. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso24

VENOGENOL

(nominativa)

Certificado: 529858

Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por la parte demandante25

PYCNOGENOL

(nominativa)

Certificado: 184485

Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

40. Ahora, d e manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo,

24 Folio 47 C pp. 25 Folio 176 C pp.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

Demandante: Horphag Research Management S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

41. Sobre el particular, se advierte que las expresiones “VE”, “NO” y “GENOL” son de uso común para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; como se observa de los

excluidas.

41. Sobre el particular, se advierte que las expresiones “VE”, “NO” y “GENOL” son de uso común para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación26:

“VE”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

ENAVIVE

BAYER

INTELLECTUAL

PROPERTY GMBH

5ª

231655

MERCK VECO

MERCK KGAA

5ª

241489

LAXUAVE

PROCAPS S.A

.

5ª

264195

“NO”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

PREGNOSI

NUBENCO

ENTERPRISES, INC.

5ª

261567

SE APLICA Y SE

PEGA ÉL AGUA NO

LO DESPEGA, SE

PEGÁ

SYNGENTA CROP

PROTECTION, LLC

5ª

275221

CON PAX LA GRIPA

LA GENTE NO LA

SIENTE

HARPY PLUS

PARTICIPACOES

LTDA

5ª

271713

NO MORE TEARS

KENVUE INC.

5ª

308085

26 Consulta realizada el 23 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo

NO MORE TEARS

KENVUE INC.

5ª

308085

26 Consulta realizada el 23 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autori dad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00

Demandante: Horphag Research Management S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“GENOL”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

ANAGENOL

HALEON CH SARL

5ª

373464

ARTHRIGENOL

LABORATORIOS

REMO S.A.S

5ª

275318

TRIFOGENOL

LABORATORIOS

SYNTHESIS S.A.S.

5ª

332330

OLIGENOL

PRODUCTOS

DORNELLI S.A.S EN

LIQUIDACION

5ª

337996

42. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con

LIQUIDACION

5ª

337996

42. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.

43. De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como “ VE”, “NO” y “GENOL”, al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de la clase 5ª no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que dichos elementos son precisamente los que fundamentan la controversia. Asimismo, las marcas resultarían fraccionadas y haría imposible su cotejo.

44. Adicionalmente, la Sala pone de presente que , en la marca concedida, tanto “VE” como “NO” y “GENOL”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo “VE”, pero se mantuviera el análisis con base en “NO” y “GENOL”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de l