CE - Sentencia 11001032400020160021700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A.

Tema: Registro como marca del signo “ XOLMES H ”

(nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 24824 de 20 de mayo de 2015 1 y 81876 de 16 de octubre de 2015 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A. y se negó el registro como marca del signo nominativo “XOLMES H” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por Markatrade Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Markatrade Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio

Markatrade Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Markatrade Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin

de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 24824 de fecha 20 de mayo de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, mediante la cual niega la solicitud de registro de la marca nominativa XOLMES H, para distinguir productos de la clase 5 internacional, tal como consta en el expediente administrativo número 14 - 176138.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 81876 del 16 de octubre de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se

1 Folios 7 a 19 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 20 a 26 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 27 a 41 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 24824 de fecha 20 de mayo de 2015, confirmando la misma.

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 24824 de fecha 20 de mayo de 2015, confirmando la misma.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se conceda el registro de marca nominativa "XOLMES H" para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de marcas, a favor de la sociedad

MARKATRADE INC.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 y concordantes del C.C.P.A.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”4 (negrilla y mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que la sociedad Markatrade Inc. solicitó el registro como marca nominativa del signo “XOLMES H” para reivindicar productos de la clase 5ª6.

4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A. presentó oposición con fundamento en su marca “SOMEX”7 que ampara productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional.

5. Anotó que, a través de la Resolución 24824 de 20 de mayo de 2015, la directora de

fundamento en su marca “SOMEX”7 que ampara productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional.

5. Anotó que, a través de la Resolución 24824 de 20 de mayo de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC : i) declaró fundada la oposición indicada supra; y ii) negó el registro de la marca solicitada “ XOLMES H ” (nominativa) para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor internacional.

6. Sostuvo que, frente a esta decisión Markatrade Inc. presentó recurso de apelación, el cual se resolvió a través de Resolución 81876 de 16 de octubre de 2015 , por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial , confirmando la Resolución

24824.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo s de nulidad los relacionados con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados y falta de

4 Folio 28 C pp. 5 Folios 28 a 32 C pp. 6 Folios 49 a 54 C pp. Versión 10. 7Certificado 449945. 8 Folios 27 a 31 C pp.3

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Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

motivación, para lo cual señaló como quebranta das la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina , artículos 134 y 136 literal a); y la Constitución

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

motivación, para lo cual señaló como quebranta das la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina , artículos 134 y 136 literal a); y la Constitución Política, artículos 13 y 29.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “XOLMES H” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , al argumentar que es similarmente confundible con la marca “SOMEX” que ampara productos de la misma clase.

9. Explicó que la SIC violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que el signo solicitado es distintivo y novedoso respecto de los productos que ampara.

10. Adujo que en la marca “SOMEX” el elemento predominante es el gráfico “[…] pues prevalece por su gran tamaño la figura del mundo que además se repite en la letra O, por lo que por esta razón y por su significado, será lo que recordará el consumidor […]”. Asimismo, precisó que no existe coincidencia entre los signos comoquiera que, en su conjunto, el signo solicitado es diferente a “XOLMES H”.

11. Argumentó que “[…] las dos marcas están compuestas de diferentes elementos, por lo tanto su pronunciación es muy distinta. [De igual manera, de la comparación ideológica, advierte que], las marcas base de la oposición evocan un concepto claro,

11. Argumentó que “[…] las dos marcas están compuestas de diferentes elementos, por lo tanto su pronunciación es muy distinta. [De igual manera, de la comparación ideológica, advierte que], las marcas base de la oposición evocan un concepto claro, pues se trata de una figura que [rememora] el planeta, mientras que el signo solicitado es de fantasía, por lo que no hay ninguna coincidencia desde este punto de vista […]”.

12. Finalmente, a dujo que la SIC violó el artículo 29 de la Constitución Política comoquiera que no motivó materialmente los actos acusados al negar la solicitud sin dar explicaciones de fondo. Y el artículo 1 3 ibidem, “[…] pues al tomar como único elemento del signo opositor el elemento SOMEX estaba en la obligación de considerar que era una marca corta y que por tanto con un solo cambio bastaba para que el nuevo signo gozara de distintividad […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9 Folios 174 a 187 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

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14. Explicó que las marcas son semejantes ortográfica y fonéticamente, por lo que el

Demandante: Markatrade Inc.

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14. Explicó que las marcas son semejantes ortográfica y fonéticamente, por lo que el signo solicitado no es distintivo.

15. Manifestó que no violó los artículos 13 y 29 de la Constitución Política comoquiera que se surtieron todas las etapas administrativas necesarias para resolver la solicitud de registro.

II.2. Contestación de la sociedad Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A.10

16. La sociedad Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A., tercera interesada en el resultado del proceso contestó la demanda y argumentó que los signos distintivos cotejados son similares, por lo que conceder el registro del signo solicitado crea un riesgo de confusión o error en el mercado.

17. Indicó que la marca “XOLMES” cambia las letras X -S así: “[…] XOLMES […] por

SOLMEX […]”.

18. Sostuvo que ambos signos distintivos amparan productos equivalentes, estos son aquellos de la clase 5ª del nomenclátor internacional, creándose un riesgo de asociación en el mercado.

19. Precisó que el titular de varios registros marcarios que incluyen la denominación “SOMEX”, por lo que tiene derechos adquiridos respecto de esta.

20. Por último, aseveró que la marca “SOMEX” goza de un gran posicionamiento en el mercado, acreditado mediante “[…] escrito de la Revisora Fiscal de la empresa SOMEX S.A., en la cual certifica que las ventas para el año 2015, de la marca SOMEX, fueron de $59.848.248.684 […]”.

mercado, acreditado mediante “[…] escrito de la Revisora Fiscal de la empresa SOMEX S.A., en la cual certifica que las ventas para el año 2015, de la marca SOMEX, fueron de $59.848.248.684 […]”.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

21. La sociedad Markatrade Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 18 de marzo de 2017 11 en contra de las Resoluciones 24824 de 20 de mayo de 2015 y 81876 de 16 de octubre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

22. Por auto de 2 de mayo de 2016 12 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A. El 3 de junio de 2016 13 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

10 Folios 108 a 123C pp 11 Folio 1 C pp. 12 Folios 44 a 46 C pp. 13 Folio 46 vto C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

23. A través de providencia de 25 de octubre de 201714 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 24 de agosto de 201815.

24. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes ; se

audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 24 de agosto de 201815.

24. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes ; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unas certificaciones de titularidad y vigencia de unas marcas, los cuales fueron aportados al expediente del proceso.

25. Mediante auto de 8 de noviembre de 201816 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 47-IP-2019 de 3 de junio de 201917 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem, en la cual dicho

tribunal consideró que:

“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.

2.Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.

3. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, pues no es un hecho controvertido el concepto de marca.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de

un hecho controvertido el concepto de marca.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión direct o, indirect o y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

14 Folio 201 C pp. 15 Folios 215 a 222 C pp 16Folios 240 a 243 C pp. 17 Folios 285 a 295 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

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[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d)

confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […]” (mayúscula, subraya y negrilla del original).

27. Mediante auto de 18 de diciembre de 201918 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

28. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante19, la SIC20 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente . Por su parte , y el Ministerio Público guard ó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 24824 de 20 de

secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 24824 de 20 de mayo de 2015 23 y 81876 de 16 de octubre de 2015 24, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A. y se negó el registro como marca del signo nominativo “XOLMES H” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Markatrade Inc.

18 Folio 297 C pp. 19 Folios 313 a 317 C pp. 20 Folios 302 a 304 C pp. 21 Folios 305 a 312 C pp. 22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 23 Folios 7 a 19 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 20 a 26 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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31. La Sala deberá analizar si entre el signo solicitado y la marca mixta “SOMEX”25 para identificar productos de la misma clase , cuyo tit ular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 , así como lo dispuesto en el 134 ibidem. Asimismo, si se incurrió en la violación de lo dispuesto en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política.

32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

33. La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 24824 de 20 de mayo de 2015 26 y 81876 de 16 de octubre de 2015 27, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A. y se negó el registro como marca del signo nominativo “XOLMES H” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Markatrade Inc.

IV.4. Análisis del caso concreto

34. La SIC, mediante los actos administrados acusados, negó el registro como marca

Internacional de Niza, solicitada por Markatrade Inc.

IV.4. Análisis del caso concreto

34. La SIC, mediante los actos administrados acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “XOLMES H” para distinguir productos de la clase 5ª28.

35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca mixta “SOMEX”, al ser ortográfica, fonética e ideológicamente diferentes. Asimismo, indicó que la SIC violó los artículos 13 y 29 de la Constitución Política comoquiera que: i) no motivó materialmente los actos acusados al negar la solicitud sin dar explicaciones de fondo; y ii) tomó “[…] como único elemento del signo opositor el elemento SOMEX estaba en la obligación de considerar que era una marca corta y que por tanto con un solo cambio bastaba para que el nuevo signo gozara de distintividad […]”.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 47-IP-2019 de 3 de junio de 201929 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina. Asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem, comoquiera que no es un hecho controvertido el concepto de marca.

25 Certificado 449945 26 Folios 7 a 19 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 27 Folios 20 a 26 C pp. “[…] Por la cual s resuelve un recurso de apelación […]”. 28 Folios 49 a 54 C pp. 29 Folios 285 a 295 C pp.8

27 Folios 20 a 26 C pp. “[…] Por la cual s resuelve un recurso de apelación […]”. 28 Folios 49 a 54 C pp. 29 Folios 285 a 295 C pp.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

37. Al respecto, la Sala precisa que, la demandante invocó como vulnerada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina artículo 134, y al exponer el concepto de violación adujo que la marca solicitada no resultaba similarmente confundible con la previamente registrada, lo que en realidad corresponde a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem. Asimismo, dicho artículo 134 no fue objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en dicha norma.

38. Así las cosas, el texto de la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis

es la siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

40. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

conflicto, así:9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Signo solicitado por la parte demandante30

XOLMES H

(nominativo) Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso31

(mixta)

Certificado: 449945

Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

41. La Sala advierte, de la revisión del certificado de la marca mixta “SOMEX”, que la expresión “EFICIENCIA EN NUTRICIÓN” “[…] irá como nota explicativa […]”32, por lo que no hace parte de la denominación de la marca.

42. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “SOMEX” con el signo nominativo solicitado, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de la marca, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

43. En efecto, de la revisión de la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

30 Folios 49 a 54 C pp. 31 Folio 64 C pp. 32 Consulta realizada el 11 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autori dad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

44. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciable s, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

45. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”33.

46. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en la marca mixta objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial.

47. En cuanto al argumento de la parte demandante relativo a la supuesta doble presencia de la letra “O” en la marca “SOMEX”, la Sala observa que ello obedece al diseño gráfico del logotipo y no constituye un elemento denominativo autónomo. La inclusión de un globo terráqueo en forma circular detrás de la denominación cumple una función figurativa y ornamental, pero no añade una vocal adicional que debe ser tenido en cuenta para el cotejo marcario. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de las marcas en conflicto.

48. Ahora, d e manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

49. Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “SOM”, “EX”, “XOL”, “MES” y “H” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, resultan ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la

y “H” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, resultan ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados34.

33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 34 Consulta realizada el 11 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autori dad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“SOM”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

MASSOMMEX

LABORATORIOS

INCOBRA S.A.

5ª

272981

ESOMEZOL

LABORATORIOS BEST

S.A.

5ª 267217

GARMISCH ESOMAX MEGALABS COLOMBIA

S.A.S 5ª 271714

“EX”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

NEXT PLATINO

GARMISCH ESOMAX MEGALABS COLOMBIA

S.A.S 5ª 271714

“EX”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

NEXT PLATINO

TQ BRANDS S. DE R. L.

5ª

239103

SIALEX

SUMITOMO CHEMICAL

COMPANY, LIMITED

5ª

231589

DESALEX

N.V. ORGANON

5ª

243337

“XOL”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

XOLAYR

NOVARTIS AG

5ª

316338

MUCOBROXOL

LABORATORIOS

VIJOSA S.A.DE C.V.

5ª

274584

DOXOLBRAN

MEGA LABS S.A.

5ª

24875412

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00217-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“MES”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

TRIMESULF-FORTE

PATENTES, MARCAS Y

REGISTRO PATMAR

S.A

5ª

274312

MESPLUSIN

LUIS HERNANDO

MONTES SERNA

5ª

255951

DOMESTOS

UNILEVER IP

HOLDINGS B.V.

5ª

274312

MESPLUSIN

LUIS HERNANDO

MONTES SER