CE - Sentencia 11001032400020160024700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 11001032400020160024700

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Eicher Motors Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros con interés: Producciones Generales – Progen S.A.

Temas: Cotejo marcario. Reiteración jurisprudencial. Declara la nulidad de los actos demandados porque con ellos se vulneró lo previsto en la Decisión 486 de 2000.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Eicher Motors Limite contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35543 de 10 de julio de 2015 y 87396 de 5 de noviembre de 2015.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Eicher Motors Limited, en adelante la parte demandante, presentó demanda1 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35543 de 10 de julio de 20153, “Por la cual se niega un registro” y 87396 de 5 de noviembre de 20154,

derecho2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35543 de 10 de julio de 20153, “Por la cual se niega un registro” y 87396 de 5 de noviembre de 20154,

1 A través de apoderada. Folios 39 a 96 del Cuaderno Principal. 2 Previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 3 Folios 4 a 12 del Cuaderno Principal. 4 Folios 13 a 17 del Cuaderno Principal.2

Núm. único de radicación: 11001032400020160024700

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ROYAL ENFIELD para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en la clase 12, cumple los requisitos para ser registrada.

2. Que son nulas la (sic) Resolución No. 35543 del 10 de julio de 2015 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó de oficio el registro de la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en clase 12 a nombre de EICHER MOTORS LIMITED, y la Resolución No. 87396 del 5 de nov iembre de 2015 expedida por el

Comercio, por medio de la cual se negó de oficio el registro de la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en clase 12 a nombre de EICHER MOTORS LIMITED, y la Resolución No. 87396 del 5 de nov iembre de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al decidirse el recurso de apelación se negó el registro de la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en clase 12 a nombre de EICHER MOTORS LIMITED , confirmándose la decisión contenida en la Resolución No. 35543 del 10 de julio de 2015, y se agotó la vía gubernativa.

3. Que como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca ROYAL ENFIELD (Mixta ) en la clase 12 a nombre de EICHER MOTORS LIMITED en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No. 2014-159587.

4. Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente certificado de registro de la marca ROYAL ENFIELD (Mixta) en la clase 12 a nombre de

EICHER MOTORS LIMITED.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”5. (Negrilla del texto original).

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”5. (Negrilla del texto original).

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

5 Folios 39 a 96 del Cuaderno Principal.3

Núm. único de radicación: 11001032400020160024700

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que solicitó el 23 de julio de 20 14 el registro como marca del signo mixto ROYAL ENFIELD para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la referida solicitud se publicó, el 31 de julio de 2014, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 701, sin ser objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. Que la Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 2015, negó de oficio el registro como marca del signo mixto ROYAL ENFIELD para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, al hallarla confundible con la marca mixta ROYAL CONDOR que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad Producciones Generales – Progen S.A.

4.4. Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 2015.

4.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de

4.4. Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 2015.

4.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 87369 de 5 de noviembre de 20 15, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 2015.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el

concepto de la violación así:

5.1. Afirmó que la parte demandada al expedir los actos administrativos acusados vulneró los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 83 de la Constitución Política al negar el registro como marca del signo mixto ROYAL

ENFIELD.4

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5.2. Adujo que entre el signo ROYAL ENFIELD y la marca ROYAL CONDOR no existen semejanzas capaces de impedir su coexistencia pac ífica en el mercado y en su registro.

5.3. Mencionó que el signo solicitado se compone de la expresión ROYAL que significa “real” en el idioma castellano y la palabra EINFELD que indica el origen ingles de la marca al ser un suburbio de la ciudad de Londres, e igualmente corresponde a una ciudad del estado de Connecticut en Estados Unidos.

5.4. De otro lado, la marca previamente registrada ROYAL CONDOR, además de

ingles de la marca al ser un suburbio de la ciudad de Londres, e igualmente corresponde a una ciudad del estado de Connecticut en Estados Unidos.

5.4. De otro lado, la marca previamente registrada ROYAL CONDOR, además de contar con un elemento gr áfico distintivo, cont iene la expresión “EL CAMPO , ES NUESTRO CAMPO!”, y cuenta con la palabra CONDOR que hace referencia directa a un animal, el cual es un símbolo de Colombia.

5.5. Precisó que ninguno de los actos acusados reconoció la debilidad de la expresión ROYAL, la cual además de tener un significado ampliamente conocido en los consumidores colombianos, es de uso común para identificar productos y servicios.

5.6. Indicó que no es de recibo negar el registro de la marca ROYAL ENFIELD por el hecho de compartir una expresión débil y de uso común como lo es ROYAL, máxime si su coexistencia no generará el más mínimo riesgo de confusión en los consumidores.

5.7. Anotó que la marca opositora ROYAL CONDOR ha coexistido con la marca ROYAL previamente registrada por la sociedad Michelin Recherche et Tecnique S.A., la cual fue negada inicialmente con base en la mencionada marca ROYAL para ser posteriormente concedida al constatarse la ausencia de confundibilid ad entre estas marcas.

5.8. Afirmó que al consultar la base de datos de la Consulta en Línea de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se constata que existen mas de 500 registros marcarios que contienen la expresión ROYAL.

5.9. Resaltó que en el caso de la marca ROYAL CONDOR su distintividad recae en

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se constata que existen mas de 500 registros marcarios que contienen la expresión ROYAL.

5.9. Resaltó que en el caso de la marca ROYAL CONDOR su distintividad recae en la palabra CONDOR y en el signo solicitado ROYAL EINFELD recae en la palabra

EINFELD.5

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5.10. Adujo que la marca ROYAL ENFIELD es tan representativa a nivel mundial, que su titular la ha protegido en varios países del mundo.

5.11. Arguyó que la ausencia de presentación de oposiciones en el procedimiento administrativo a través del cual se negó el registro como marca es indicio de la ausencia de confundibilidad entre el signo y la marca previamente registrada. Asimismo, afirmó que la falta de presentación de oposición en la actuación administrativa por parte de Producciones Generales – Progen S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, implica el reconocimiento por parte de este de la ausencia de confusión y su autorización tácita para el registro del signo solicitado.

5.12. Finalmente e stimó que la parte demandada, al expedir resoluciones abiertamente contradictorias, vulnera el principio de legítima confianza previsto en el artículo 83 de la Constitución Política pues la Superintendencia de Industria y Comercio debe fallar casos similares de forma similar.

Contestación de la demanda

Parte demandada

6. La parte demandada contestó la demanda 6 y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

Comercio debe fallar casos similares de forma similar.

Contestación de la demanda

Parte demandada

6. La parte demandada contestó la demanda 6 y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

6.1. Señaló que los casos citados por el demandante sobre solicitudes de registro diferentes al caso sub examine no pueden usarse para justificar la ilegalidad de la decisión adoptada en la actuación administrativa pues, en virtud del poder discrecional de la administración, cuenta con autonomía plena para la adopción de las decisiones administrativas conforme a la especialidad de cada caso y en esta medida existe independencia en sus actuaciones administrativas.

6 Folios 105 a 112 del Cuaderno Principal.6

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6.2. Sobre la vulneración del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 afirmó que tanto el signo solicitado como la marca previamente registrada comparten el elemento ROYAL que se encuentra en la primera par te de cada conjunto marcario y que en ambas predomina el elemento denominativo.

6.3. Refirió que el signo solicitado es similar a la marca previamente registrada visualmente, pues para un consumidor medio en ambos conjuntos marcarios el elemento predominante es ROYAL, pues, aunque los demás elementos puedan sugerir una diferencia, esta no resulta de tal entidad que le permita al consumidor distinguir los productos que una y otra comercializan.

6.4. Lo anterior por cuanto mencionó que, al tratarse de los mismos productos, las denominaciones ENFIELD y CONDOR pueden estar sujetas a consideración del consumidor como una innovación del producto que presenta la marca mixta

6.4. Lo anterior por cuanto mencionó que, al tratarse de los mismos productos, las denominaciones ENFIELD y CONDOR pueden estar sujetas a consideración del consumidor como una innovación del producto que presenta la marca mixta previamente registrada ROYAL CONDOR , creyendo además que pertenecen al mismo origen empresarial o que existe algún tipo de asociación entre ambas, lo que puede llevar a confusión al consumidor.

6.5. Resaltó que, si bien podrían presentarse efectivamente diferencias entre cada conjunto marcario en su composición consonántica, vocálica y su extensión, estas resultarían insuficientes para dirimir la similitud de estos y para conferirle distintividad al signo solicitado, pues al ser nombres extensos y de difícil recordación el consumidor va a recordar con mayor facilidad la expresión ROYAL y no ENFIELD o CONDOR. Por lo anterior indicó que son ideológicamente similares, pues generan la misma idea frente a los productos que se pretenden distinguir.

6.6. Manifestó que no asiste razón a la parte demandante al afirmar que la falta de presentación de oposiciones en la actuación administrativa por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso implica el reconocimiento por parte de este de la ausencia de confusión y una autorización para el registro del signo solicitado.

6.7. Sustentó lo anterior exponiendo que le asiste la obligación de realizar el examen de registrabilidad aún en los casos en los que no hubieren sido presentadas oposiciones, en consecuencia, la SIC en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.7

Núm. único de radicación: 11001032400020160024700

oposiciones, en consecuencia, la SIC en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.7

Núm. único de radicación: 11001032400020160024700

6.8. Concluyó advirtiendo que los actos administrativos acusados gozan de plena legalidad y se encuentran debidamente motivados y ajustados a las disposiciones normativas que aplican en materia marcaria.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Producciones Generales – Progen S.A.

7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 7 de diciembre de 20187, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000.

8.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 55-IP-2019 de 19 de noviembre de 20198, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser procedente.

136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser procedente.

No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 , por no ser controvertido el concepto de marca […]”.

8.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Procedencia de la sentencia anticipada

7 Folios 139 a 140 del Cuaderno Principal. 8 Cfr. Índice 36 del aplicativo web SAMAI.8

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8.3. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de agosto de 20 259: i) consideró innecesaria la realización de la s audiencias inicial, de pruebas y de alegaciones y juzgamiento; ii) resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas; y iii) ordenó correr traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión y al Procurador Delegado ante el Consejo de Estado para rendir concepto, si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

8.4. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda10.

8.5. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda11.

8.6. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Intervención del Procurador Delegado ante el Consejo de Estado

la demanda11.

8.6. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Intervención del Procurador Delegado ante el Consejo de Estado

9. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

10. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 55-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019 ; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

9 Cfr. Índice 43 del aplicativo web SAMAI. 10 Cfr. Índice 50 del aplicativo web SAMAI. 11 Cfr. Índice 51 del aplicativo web SAMAI.9

Núm. único de radicación: 11001032400020160024700

11. De conformidad con el artículo 149, numeral 8 12, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8013 de 12 de marzo de 201914, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

12. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos administrativos acusados

13. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos administrativos acusados

13. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

13.1. La Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 201515, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto “ROYAL ENFIELD ” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

13.2. La Resolución núm. 87396 de 5 de noviembre de 2015 16, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en la que confirmó la Resolución núm. 35543 de 10 de julio de 2015.

El problema jurídico

12 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 13 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Primera:

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 14 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 15 Folios 4 a 12 del Cuaderno Principal. 16 Folios 13 a 17 del Cuaderno Principal.10

Núm. único de radicación: 11001032400020160024700

14. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestac ión de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial proferida para este

asunto, determinar:

14.1. Si las resoluciones núms. 35543 de 10 de julio de 2015 y 87396 de 5 de noviembre de 2015, mediante las cuales se denegó el registro de la marca mixta ROYAL ENFIELD , para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y 83 de la Constitución Política.

14.2. Así mismo, la Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 por no ser objeto de controversia el concepto de marca , razón por la cual se excluirá d el problema jurídico.

Interpretación Prejudicial 55-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019

controversia el concepto de marca , razón por la cual se excluirá d el problema jurídico.

Interpretación Prejudicial 55-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019

15. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este

caso:

“[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ROYAL ENFIELD (mixto) y la marca ROYAL. CONDOR (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (..)" […]11

Núm. único de radicación: 11001032400020160024700

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente

desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo ROYAL ENFIELD (mixto) y la marca ROYAL CONDOR (mixta) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico — penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conc eptos o si se trata de elementos abstractos.

[…]

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. 3.1. En el presente caso una de la demandante señalo que ROYAL es una expresión débil y de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de

abstractos. […]

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. 3.1. En el presente caso una de la demandante señalo que ROYAL es una expresión débil y de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.12

Núm. único de radicación: 11001032400020160024700

[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En

exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada d e oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distint ividad de los signos en conflicto. 3.9. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá

uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”17.

Análisis del caso concreto

16. Conforme las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados.

17. El signo mixto solicitado y la marca mixta previamente registrada, objeto de

estudio, son como se muestran a continuación:

17 Cfr. Índice 36 del aplicativo web SAMAI.13

Núm. único de radicación: 11001032400020160024700

SIGNO MIXTO

SOLICITADO

ROYAL ENFIELD

(mixto)

Solicitante: EICHER MOTORS LIMITED.

Clase 12: “motocicletas, motocicletas motorizadas, scooters, mopeds, vehículos de dos ruedas, vehículos de tres ruedas, automóviles, motores para vehículos terrestres, sillines para motocicletas, amortiguadores para vehículos terrestres, bocinas para vehículos, cadena s de transmisión para vehículos terrestres, cadenas para motocicletas, timbres para motocicletas, estantes para motocicletas, marco para

motocicletas, amortiguadores para vehículos terrestres, bocinas para vehículos, cadena s de transmisión para vehículos terrestres, cadenas para motocicletas, timbres para motocicletas, estantes para motocicletas, marco para motocicletas, tubos internos para motocicletas, guardabarros para motocicletas, manubrios para motocicletas, motores para motocicletas, bujes para motocicletas, llantas para motocicletas, porta equipajes para vehículos, embragues para vehículos terrestres, platinas de embragues para vehículos terrestres, frenos para vehículos terrestres, revestimiento de frenos para vehícu los terrestres, llantas y neumáticos para motocicletas, ejes de vehículos, cojinetes de eje, limpiaparabrisas, fundas para volantes de automóviles, volantes de automóviles, alerones para vehículos, limpiafaros, pastillas de freno para automóviles, fundas p ara ruedas de auxilio, fundas para ruedas de recambio, neumáticos (fundas para -) de refacción, encendedores de cigarrillos para automóviles, cámaras de aire (parches de caucho adhesivos para reparar -), caucho (parches de -) adhesivos para reparar cámaras de aire, tapizados para interiores de vehículos, redes portaequipajes para vehículos, tapacubos, sujeciones para cubos de ruedas, asientos de vehículos, fundas para asientos de vehículos, escalones para vehículos, estribos para vehículos, transmisión (mec anismos de -) para vehículos

cubos de ruedas, asientos de vehículos, fundas para asientos de vehículos, escalones para vehículos, estribos para vehículos, transmisión (