CE - Sentencia 11001032400020160026200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Cipla Limited Tema: Registro como marca del signo “ EFAVIR”

(nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 63811 de 10 de septiembre de 2015 1 y 97185 de 11 de diciembre de la misma anualidad 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Viiv Healthcare UK Limited, se aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “EFAVIR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cipla Limited.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Viiv Healthcare UK Limited, a través de apoderado judicial y en ejercicio

solicitada por la sociedad Cipla Limited.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Viiv Healthcare UK Limited, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las

siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 63811 del 10 de septiembre de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca EFAVIR para identificar “preparacion es farmacéuticas, veterinarias; preparaciones sanitarias; preparaciones biológicas; analgésicos; antibióticos; sustancias dietéticas; suplementos de dieta para animales; desinfectantes; anestésicos; antisépticos; preparaciones para destruir plagas; fungicidas; todos los productos para uso veterinario de la clase 5, productos comprendidos en la

1 Folios 7 a 14 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marcario […]”. 2 Folios 15 a 18 C pp. “[…] Por la cual se (sic) un recuro de apelación […]”. 3 Folios 22 a 36 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad Cipla Limited.

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad Cipla Limited.

2. Que es nula la Resolución núm. 97185 del 11 de diciembre de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Viiv Healthcare Uk Limited y confirmó la Resolución núm. 63811 del 10 de septiembre de 2015.

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca EFAVIR en la

Clase 5 Internacional de Niza.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su com unicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Viiv Healthcare UK

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Viiv Healthcare UK Limited registró la marca nominativa “EPIVIR”6, para identificar productos de la clase 5ª7 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , estos son : “[…] preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales […]”.

4. Sostuvo que el 10 de noviembre de 2014 la sociedad Cipla Limited solicitó el registró del signo nominativo “EFAVIR” para distinguir productos de la clase 5ª, esto son:8 “[…] preparaciones farmacéuticas, veterinarias; preparaciones sanitarias; preparaciones biológicas; analgésicos; antibióticos; sustancias dietéticas; suplementos de dieta para animales; desinfectantes; anestésicos; antisépticos; preparaciones para destruir plagas; fungicidas; todos los productos para uso veterinario de la clase 5 […]”.

5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, las sociedades Viiv Healthcare UK Limited y Novartis International Pharmaceutical Ltd. 9 presentaron oposición al considerar que el registro otorgado era similarmente confundible con su s marcas “EPIVIR” y “FAMVIR”, respectivamente.

4 Folio 22 C pp. 5 Folios 23 a 25 C pp. 6 Certificado 505.454. 7 Versión 9. 8 Certificado 564.543. 9 La Sala precisa que la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. no demandó y tampoco argumentó en sede judicial la vulneración de su derecho marcario, razón por la cual el mismo no es objeto de análisis en el

7 Versión 9. 8 Certificado 564.543. 9 La Sala precisa que la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. no demandó y tampoco argumentó en sede judicial la vulneración de su derecho marcario, razón por la cual el mismo no es objeto de análisis en el presente proceso.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

6. Sostuvo que, a través de la Resolución 63811 de 10 de septiembre de 2015 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Viiv Healthcare UK Limited, aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. y concedió el registro como marca del signo nominativo “EFAVIR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación.

7. Señaló que, mediante la Resolución 97185 de 11 de diciembre de 2015 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 63811.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

9. Señaló que conforme a la interpretación doctrinal y jurisprudencial del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir tres requisitos esenciales: (i) perceptibilidad, (ii) distintividad y (iii) susceptibilidad de representación gráfica.

10. Comentó que en el presente caso no se cuestionan los requisitos de perceptibilidad ni de representación gráfica del signo “EFAVIR”. Sin embargo, sí se alega la falta de distintividad intrínseca, entendida como la aptitud del signo para individualizar en el mercado los productos que pretende amparar.

11. Anotó que el término “EFAVIR” no cumple con esta función distintiva, pues no permite identificar de manera inequívoca y suficientemente diferenciada los productos para los cuales fue solicitado su registro, los cuales pertenecen a un sector especializado como el farmacéutico, por lo q ue esta carencia de distintividad impide que el signo cumpla con su función esencial como identificador de origen empresarial.

10 Folios 26 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

10 Folios 26 C pp.4

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Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

12. Señaló que la sociedad Viiv Healthcare UK Limited es titular del registro de marca número 505.454 para la denominación “EPIVIR” en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud presentada el 31 de marzo de 2014 y concedida el 19 de diciembre del mismo año, por lo que la misma es anterior a la presentada por la sociedad Cipla Limited la cual fue radicada el 9 de septiembre de 2014 para registrar la marca “EFAVIR”, también en la clase 5ª.

13. En cuanto a las s emejanzas entre los signos , consideró que e n los aspectos visuales y ortográficos los signos “EFAVIR” y “EPIVIR” comparten estructura trisílaba, predominio vocálico y una conformación consonántica muy similar. Anotó que cuatro de las seis letras se reproducen en el mismo orden, lo que aumenta la posibilidad de confusión en el público consumidor.

14. En el aspecto fonético, puso de presente que ambos signos se pronuncian de manera similar, con un ritmo y entonación casi indistinguibles, lo cual incrementa el riesgo de confusión, especialmente si se tiene en cuenta que los medicamentos son frecuentemente solicitados de forma oral, lo que permite concluir que esta semejanza fonética refuerza la probabilidad de que un consumidor adquiera un medicamento diferente al prescrito.

frecuentemente solicitados de forma oral, lo que permite concluir que esta semejanza fonética refuerza la probabilidad de que un consumidor adquiera un medicamento diferente al prescrito.

15. El aspecto conceptual , destacó que las marcas no ofrece n elementos diferenciadores significativos, dado que no evocan ideas o imágenes distintas en el consumidor medio. Por ello, anotó, que no puede operar como criterio diferenciador útil en este caso.

16. En cuanto a la conexidad competitiva, comentó que la marca “EPIVIR” fue concedida para amparar “[…] preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales […]” y, por su parte, la marca “EFAVIR” fue registrada para identificar productos de la clase 5ª, esto es, “[…] preparaciones farmacéuticas, veterinarias; preparaciones sanitarias; preparaciones biológicas; analgésicos; antibióticos; sustancias dietéticas; suplementos de dieta para animales; desinfectantes; anestésicos; antisépticos […]”, por lo que ambos se encuentran en el ámbito farmacéutico generando riesgo de asociación en el público consumidor.

17. En suma, consideró que estos elementos demuestran la configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 136 literal a), al existir: (i) prioridad en el tiempo en favor de la demandante; (ii) semejanza confundible entre las marcas y; (iii) coincidencia o conexidad entre los productos amparados.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

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II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11

18. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente fundamentadas y no se incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual se refirió a cada uno de los cargos de nulidad propuestos , como se

observa a continuación:

Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

19. Según la SIC, la marca “EFAVIR” cuenta con distintividad intrínseca, en tanto presenta elementos gráficos, fonéticos y conceptuales que lo identifican y lo hacen apto para cumplir su función marcaria. Además, goza de distintividad extrínseca, ya que no existe en el mercado un signo que resulte confundiblemente similar.

20. Por consiguiente, la autoridad administrativa concluyó que no se presentó violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pues el signo cumple con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad exigidos por la normativa andina para ser registrado como marca.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

21. Frente a la supuesta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de

andina para ser registrado como marca.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

21. Frente a la supuesta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la SIC manifestó que no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en dicha norma, ya que no se cumple con el presupuesto del riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas.

22. Sostuvo que la marca “EFAVIR” tiene suficiente distintividad y, por tanto, puede coexistir en el mercado con la marca previamente registrada “EPIVIR”, sin que ello implique riesgo de confusión o asociación para los consumidores.

23. Indicó que las similitudes superficiales entre los signos no son suficientes para inducir a error al público, en tanto existen diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales que permiten distinguirlos claramente.

24. En cuanto al aspecto ortográfico, indicó que l as marcas cotejadas difieren claramente en la primera consonante y en la vocal intermedia. Mientras la marca concedida se compone de las letras E -F-A-V-I-R, la marca opositora contiene E -P-IV-I-R. Estas diferencias son perceptibles para el consumidor medio, quien evalúa el signo en su integridad y no de manera fragmentada.

11 Folios 56 a 67 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

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25. Respecto del aspecto fonético, señaló que las marcas se pronuncian de manera

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25. Respecto del aspecto fonético, señaló que las marcas se pronuncian de manera distinta: “EFAVIR” se pronuncia /e-fa-vir/ y “EPIVIR”, /e-pi-vir/, existiendo diferencias tanto en las vocales como en las consonantes de la segunda sílaba.

26. En relación con el aspecto conceptual, explicó que los signos evocan ideas diferentes, esto es, el término “EFAVIR” contiene la partícula “EFA”, la cual, según el Diccionario Bíblico viene del hebreo , y la misma tiene connotaciones de oscuridad, mientras que “EPIVIR” alude a las siglas de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica, afección médica que afecta el útero y las trompas de Falopio.

27. La SIC también desvirtuó la alegación de conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas, para lo cual señaló que si bien ambas marcas se registran en la clase 5ª, los productos identificados no comparten necesariamente el mismo mercado o finalidad, por lo cual no se configura el segundo requisito del artículo 136 literal a).

28. Finalmente, la entidad concluyó que no existe riesgo de confusión para el consumidor. A juicio de la SIC, las diferencias expuestas en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual impiden que el consumidor medio se vea inducido a error, permitiéndole di stinguir adecuadamente entre los productos identificados con l as marcas “EFAVIR” y “EPIVIR”.

29. En consecuencia, al no cumplirse los elementos exigidos por el artículo 136 literal

permitiéndole di stinguir adecuadamente entre los productos identificados con l as marcas “EFAVIR” y “EPIVIR”.

29. En consecuencia, al no cumplirse los elementos exigidos por el artículo 136 literal a), la SIC consideró que no se configura causal alguna de nulidad y que las resoluciones acusadas deben mantenerse incólumes.

II.2. Contestación de la sociedad Cipla Limited

30. La sociedad Cipla Limited,a pesar de haber sido notificada en debida forma12 no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

31. La sociedad Viiv Healthcare UK Limited presentó demanda de nulidad relativa el 13 de abril de 201613, en contra de las Resoluciones 63811 de 10 de septiembre de 2015 y 97185 de 11 de diciembre de la misma anualidad , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

32. Mediante auto de 29 de agosto de 20 1614 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Cipla Limited. El 25 de octubre de 201615 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

12 Folios 44 y 47 C pp. 13 Folio 22 C pp. 14 Folios 39 a 41 C pp. 15 Folio 41 vto. C pp.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

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15 Folio 41 vto. C pp.7

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33. A través de providencias de 14 de diciembre de 2017 y 19 de septiembre de 201816 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. Por auto de 15 de mayo de 2018 17 se aceptó la renuncia del poder presentada por la apoderada de la SIC. La audiencia inicial se realizó el 12 de octubre de 201818.

34. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

35. Mediante auto de 30 de noviembre de 201819 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 58-IP-2019 de 19 de noviembre de 201920 dentro de la cual interpretó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión Andina y de oficio el artículo 135 literal b) ibidem con el fin de tratar el tema de distintividad intrínseca, en el cual dicho tribunal consideró que:

“[…]. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y

fin de tratar el tema de distintividad intrínseca, en el cual dicho tribunal consideró que:

“[…]. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales proceden por ser pertinentes.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema de distintividad intrínseca del signo solicitado.

[…]

Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo EFAVIR (denominativo) como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca

1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

1.3. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: "(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado".

16 Folios 73 y 105 C pp. 17 Folios 97 y vto. C pp. 18 Folios 119 a 126 C pp. 19 Folios 129 y vto. C pp. 20 Folios 148 a 160 C pp.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

18 Folios 119 a 126 C pp. 19 Folios 129 y vto. C pp. 20 Folios 148 a 160 C pp.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00

Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

[…]

1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacida d distintiva del signo, pues s in esta no existiría el signo marcario.

1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

1.8. El Articulo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o

protegidos.

1.8. El Articulo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas.

1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación grafica.

[…]

1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adqu irir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Articulo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Articulo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Articulo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.9

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Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

1.15. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Articulo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

1.16. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

[…]

la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

[…]

3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo EFAVIR (denominativo) y la marca EPIVIR (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

[…]

Comparación entre signos denominativos

4.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado EFAVIR (denominativo) y la marca EPIVIR (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denom inativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

4.3. En consecuencia, al analizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas.

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto,

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivacion es que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra diccionario. Como lexema deport in doporte, deportivo, deportistas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.10

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Demandante: Viiv Healthcare UK Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el

ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

4.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que ambos signos amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza […]” (mayúscula del original y negrilla fuera de texto).

37. Mediante auto de 30 de junio de 202021, se reconoció personería al abogado de la parte demandante, se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al M