CE - Sentencia 11001032400020160033900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Pintubler de Colombia S.A.

Tema: Registro del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 52674 de 27 de agosto de 20151 y 95126 de 4 de diciembre de 2015 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y se negó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Behr Process Corporation, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo

Process Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Behr Process Corporation, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que

se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2.1.1. Resolución N° 52674 del 27 de agosto de 2015 , mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA SA, y decidió negar el registro de la marca BEHR SPECIALTY (MIXTA) a la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION, para distinguir productos de la clase dos internacional.

2.1.2. Resolución N° 95126 de 04 de diciembre de 2015 , mediante la cual

1 Folios 9 a 23 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 24 a 29 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 También en las clases 1ª y 3ª, sin embargo, conforme con las pretensiones de la demanda, solo se pretende el análisis de legalidad sobre la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Folios 7 a 21 y 22 a 28 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

4 Folios 7 a 21 y 22 a 28 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 52674 del 27 de agosto de 2015, confirmándola en su integridad, corroborando la negación de la marca BEHR SPECIALTY (MIXTA) para distinguir productos de la clase dos internacional.

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca BEHR SPECIALTY (MIXTA) en la clase 2 Internacional de acuerdo con la solicitud No. 14 -102835 en favor de mi representada.

2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”5 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda6

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Behr Process Corporation solicitó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY”, para identificar los productos de la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son: “[…] pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa; selladores; colorantes; base de tinturado para

identificar los productos de la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son: “[…] pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa; selladores; colorantes; base de tinturado para mezclar pinturas; revestimientos en la forma de acabados claros para madera, semitransparentes; coloración de concreto con naturaleza de pintura; pinturas de porche y piso; sellantes de concreto y otros de mampostería, vidriados [enlucidos], lacas y barnices y productos para conservar la madera […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 52674 de 27 de agosto de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC: i) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. en la mencionada clase ; ii) extendió la notoriedad de la marca “BLER” pa ra distinguir pinturas, vinilos, colores, barnices y lacas hasta el 13 de mayo de 2014 ; y iii) negó el registro de la marca mixta “BEHR SPECIALTY” por ser confundibles con las marcas nominativas7 “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINI LBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”8, todas registradas en la clase 2ª, del tercero con interés en el resultado del proceso . Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación.

5 Folio 60 C pp. 6 Folios 60 a 63 C pp.

tercero con interés en el resultado del proceso . Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación.

5 Folio 60 C pp. 6 Folios 60 a 63 C pp. 7 Certificados 317.528, 353.631 y 353.632. 8 Certificados 137.913, 317.524, 317.526, 317.527, 335.355, 349.296, 351.952 y 353.629.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

5. Mencionó que, a través de la Resolución 95126 de 4 de diciembre de 2015 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 52674.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas (i) Constitución Política, artículo 58 y; (ii) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literales a) y h).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. La apoderada de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca

I.1.2.2. El concepto de violación

7. La apoderada de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation, al considerar que era confundible con las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literales a) y h), así como el artículo 58 de la Constitución Política.

8. Subrayó que el signo solicitado no es confundible con las marcas previamente registradas por cuanto no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual, así como tampoco conexidad competitiva.

9. Explicó que la palabra “BEHR” se integra por el sonido “ehr” y evoca la palabra en inglés “bear”, cuyo significado en español es “oso”, de ahí que la marca solicitada se traduzca al español como “ LA ESPECIALIDAD DEL OSO ”. Agregó que esa era la razón por la que los productos están acompañados de la silueta de un oso.

10. Por otra parte, sostuvo que las marcas previamente registradas están integradas

traduzca al español como “ LA ESPECIALIDAD DEL OSO ”. Agregó que esa era la razón por la que los productos están acompañados de la silueta de un oso.

10. Por otra parte, sostuvo que las marcas previamente registradas están integradas por el sufijo “ler” y no tiene un significado idiomático, toda vez que “BLER” no evoca ninguna palabra existente en el idioma español.

11. Mencionó que, de acuerdo con varios registros otorgados a la demandante en las clases 1ª, 2ª, 3ª y 16 , las marcas “BEHR” y “BLER” han coexistido en el mercado colombiano por más de 12 años, sin que el tercero con interés en el resultado del proceso hiciera alguna reclamación por la notoriedad de las suyas.

9 Folios 63 a 84 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Finalmente, la parte demandante invocó como norma vulnerada el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de 2000; no obstante, al desarrollar el concepto de violación, fundamentó su argumentación en la inexistencia de similitud entre el signo solicitado “BEHR SPECIALTY” y las marcas previamente registradas, es decir, en realidad estructuró su concepto de violación con base en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del mismo artículo, referida a la confundibilidad marcaria, tal y como se precisó con antelación.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10

como se precisó con antelación.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso.

14. Afirmó que el signo y las marcas confrontadas no s on diferenciables por el consumidor, toda vez que son similares en lo ortográfico y fonético. De manera que el signo solicitado por la demandante no es lo suficientemente distintivo.

15. Precisó que las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso tienen en común con el signo de la demandante la expresión “BLE”, la cual carece de significado en el idioma español.

16. Agregó que las palabras como “ANIOXIDO”, “PINTU”, “VINIL” y “ACUARELA” son descriptivas de los productos por lo tanto no deben tenerse en cuenta en el análisis de confundibilidad.

II.2. Contestación de la sociedad Pintubler de Colombia S.A.11

17. La sociedad Pintubler de Colombia S.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que la SIC realizó un estudio de fondo y motivó de manera suficiente los actos administrativos demandados.

18. Afirmó que el signo solicitado por la demandante no goza de plena distintividad en el mercado por ser semejante a las marcas previamente registradas, toda vez que

de fondo y motivó de manera suficiente los actos administrativos demandados.

18. Afirmó que el signo solicitado por la demandante no goza de plena distintividad en el mercado por ser semejante a las marcas previamente registradas, toda vez que existe similitud ortográfica, fonética y conexidad competitiva por tratarse de productos en la misma clase.

19. Precisó que, existe semejanza del signo solicitado con sus marcas, por cuanto tienen como rasgo común y elemento dominante la palabra “BLER”, la cual hace parte

10 Folios 211 a 215 C 2. 11 Folios 176 a 255 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de una familia marcaria, de manera que “[…] de haberse concedido el registro de la marca solicitada […] hubiese inducido al público consumidor a asociarla con las marcas previas, alterando su decisión de consumo e impidiendo que se identifique con claridad el origen empresarial, generándose una confusión […]”. Además, anotó que los productos solicitados a registro coinciden en la misma clase.

20. Por otra parte, sostuvo que el signo solicitado y las marcas previamente registradas no han coexistido en el mercado, por cuanto no existe un acuerdo de coexistencia para la comercialización de los productos de la clase 2ª, así como tampoco algún tipo de previsión para evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor.

21. Por el contrario, advirtió que, desde el 30 de junio de 1988, solicitó el registro de la marca mixta “PINTUBLER”, para identificar productos de la clase 2ª y que, a partir de

21. Por el contrario, advirtió que, desde el 30 de junio de 1988, solicitó el registro de la marca mixta “PINTUBLER”, para identificar productos de la clase 2ª y que, a partir de ese momento, se le han concedido varios registros creando una familia marcaria que contiene la partícula “BLER”. Mientras que la demandante ha solicitado registros de las marcas “BEHR” desde el año 2000.

22. Agregó que la SIC ha cancelado en su mayoría las marcas de la demandante y ha declarado la notoriedad de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, según las Resoluciones 46037 de 31 de julio de 2012, 73190 de 3 de diciembre de 2014, 73192 de 3 de diciembre de 2014 y 52674 de 27 de agosto de 2015, a partir de diciembre de 2007 hasta mayo de 2014, para distinguir productos de la clase 2ª como pinturas, vinilos, colores, barnices y lacas.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

23. La sociedad Behr Process Corporation presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 10 de mayo de 201612 en contra de las Resoluciones 52674 de 27 de agosto de 2015 y 95126 de 4 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

24. Mediante auto de 19 de diciembre de 201613 se requirió certificados de notificación y ejecutoria de los actos administrativos demandados . Por auto de 5 de marzo de 201814 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Pintubler de Colombia S.A. El 2 de

y ejecutoria de los actos administrativos demandados . Por auto de 5 de marzo de 201814 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Pintubler de Colombia S.A. El 2 de mayo de 201815 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

25. Por autos de 2 de octubre de 2018 y 30 de mayo de 2019 16 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 19 de julio de 201917.

12 Folio 58 C pp. 13 Folio 90 C pp. 14 Folios 107 a 108 C pp. 15 Folio 108 vto. C pp. 16 Folios 221 a 228 C 2. 17 Folios 240 a 250 C 2.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

26. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes; se fijó el litigio ; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes , copia de los registros de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso; se solicitó los expedientes administrativos relacionados con las marcas previamente registradas y las resoluciones que reconocieron y extendieron la notoriedad de la marca “BLER”; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

27. Mediante auto de 20 de septiembre de 201918 se solicitó ante el Tribunal de Justicia

marca “BLER”; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

27. Mediante auto de 20 de septiembre de 201918 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 543-IP-2019 de 28 de febrero 202019 dentro de la cual interpretó el artículo136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 135 literal e), 151, 224, 228 y 230 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina . Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal e) del Artículo 136 de l Artículo 135, Artículo 151 y Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y el tema de los signos descriptivos, la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y, por último, el tema de los signos notoriamente conocidos.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

descriptivos, la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y, por último, el tema de los signos notoriamente conocidos.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

18 Folios 271 y vto. C 2. 19 Folios 314 a 340 C 2.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2. Comparación entre signos mixtos

[…] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

[…]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

[…]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados

[…]

4. Signos conformados denominaciones descriptivas

[…]

4.8. Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

5. Marcas evocativas

[…]

5.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación BEHR SPECIALTY y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

6. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

[…]

6.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

7. Marcas de fantasía

[…]

7.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican.

8. Familia de marcas8

[…]

7.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican.

8. Familia de marcas8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

8.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto de riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

9. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

[…]

9.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

[…]

10. Coexistencia pacífica de signos

[…]

10.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que

por cualquier medio.

[…]

10. Coexistencia pacífica de signos

[…]

10.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá adoptar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pr uebas que demuestren que se ha compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.

[…]

11. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

11.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] (mayúscula y negrilla del original).9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

29. A través de auto de 13 de julio de 2020 20 se prescindió de la realización de la

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

29. A través de auto de 13 de julio de 2020 20 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

30. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Behr Process Corporation21, Pintubler de Colombia S.A. 22 y la SIC23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 52674 de 27 de agosto de 2015 y 95126 de 4 de diciembre de 2015 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A., y se

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A., y se negó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.

33. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “BEHR SPECIALTY” solicitado para identificar productos de la clase citada y las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINI LBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., previamente registradas, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 literal e), 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos

20 Folio 343 C 2. 21 Folios 363 a 3776 C 2. 22 Folios 345 a 350 C 2. 23 Folios 387 a 388 C 2. 24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00339-00

Demandante: Behr Process Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ; así como lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política.

34. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

35. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 52674 de 27 de agosto de 2015 25 y 95126 de 4 de diciembre de 2015 26, por medio de la s cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A., y negó el registro como marca del signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Ni za, solicitada por la sociedad Behr Process

Corporation.

IV.4. Análisis del caso concreto

36. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa;

al signo mixto “BEHR SPECIALTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] pinturas interior y exterior; pinturas antes de agregar colorantes; productos de primera capa; selladores; colorantes; base de tinturado para mezclar pinturas; revestimientos en la forma de acabados claros para madera, semi -transparentes; coloración de con creto con naturaleza de pintura; pinturas de porche y piso; sellantes de concreto y otros de mampostería, vidriados [enlucidos], lacas y barnices y productos para conservar la madera […]”.

37. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINI LBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., estos son: “[…] pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”, “[…] colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la

lacas, acuarelas, pinturas, mater