CE - Sentencia 11001032400020160035600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited, hoy

Mafer Real Estate Holdings, S.L.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y

Reaseguros S.A. , hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Tema: Registro del signo “MAFER” ( mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 62432 de 31 agosto de 2015 1 y 97971 de 17 de diciembre de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Mafer International Holdings Limited, a través de apoderado judicial, en

Clasificación Internacional de Niza , solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Mafer International Holdings Limited, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se

hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] Primera: Que se declare la nulidad de Resolución N° 62432 del 31 de agosto de 2015 expedida por (sic) Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se niega a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar servicios de clase 35 de la clasificación Internacional de Niza.

1 Folios 7 a 12 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 13 a 16 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 21 a 33 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 97971 del 17 de diciembre de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirm ó la Resolución N° 62432 del 31 de agosto de 2015 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirm ó la Resolución N° 62432 del 31 de agosto de 2015 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar “exclusivamente servicios de valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil con fines comerciales o publicitarios”, servicios comprendidos en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”4

(mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que Mafer International Holdings Limited solicitó el registro como marca del sig no mixto “MAFER”, para identificar los servicios de la clase 3 56 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil, organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios

[…]”.

estos son, “[…] valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil, organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 62432 de 31 de agosto de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER”, por cuanto era confundible con la marca mixta “MAPFRE” , de la sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 7, para identificar servicios de la clase 36 , esto es, “[…] seguros […]” 8. Señaló que, contra dicha decisión, la demandante presentó recurso de apelación.

4 Folio 22 C pp. 5 Folios 22 a 23 C pp. 6 Versión 10. 7 Certificado 126.695. Versión 7. 8 Marca cancelada parcialmente por las Resoluciones 31633 del 26 de junio de 2009 , 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011. en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “[…] negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”. Folios 121 a 126, 127 a 133, 134 a 135, 139 a 140, y 141 a 147, 148 a 152 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

5. Mencionó que , mediante la Resolución 97971 de 17 de diciembre de 2015 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 62432.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3 5 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited, al considerar que era confundible con la marca mixta “MAPFRE” de la sociedad Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., que protege servicios de la clase 36, lo que implicó el desconocimiento de l artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

8. Subrayó que el signo solicitado por el demandante, visto en su conjunto, presenta

que protege servicios de la clase 36, lo que implicó el desconocimiento de l artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

8. Subrayó que el signo solicitado por el demandante, visto en su conjunto, presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas respecto de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso , por lo que “[…] se descarta la posibilidad de que el consumidor las confunda y llegue a pensar, razonablemente, que está frente a una misma marca o que al adquirir los servicios ampararos por la primera esté adquiriendo aquellos amparados por la segunda […]”.

9. Precisó que , el signo mixto “MAFER” presenta un gráfico evocativo de un techo relacionado con bienes raíces, además que alude al nombre femenino “Mafe” de “María Fernanda”, de pronunciación fácil y fluida. Por su parte, la marca mixta “MAPFRE” de la sociedad Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. presenta un gráfico representativo de un trébol de tres hojas, su elemento nominal es un nombre arbitrario de difícil expresión al exigir una pronunciación poco natural al estar cortada por la letra “P” que le resta fluidez a la articulación de la palabra.

10. Señaló que la SIC no tuvo en cuenta que los servicios del signo solicitado y la marca previamente registrada representan concepto o ideas disímiles que favorecen la diferenciación y la prevención del riesgo de confusión , al no presentar criterios de conexidad competitiva.

9 Folios 23 a 31 del C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

conexidad competitiva.

9 Folios 23 a 31 del C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

11. Explicó que las compañías de seguros no pueden prestar ningún tipo de servicio diferente a las operaciones de seguros, bajo las modalidades y ramos para los cuales estén expresamente autorizados, no pudiendo incursionar en actividades relacionadas con la prestación de servicios inmobiliarios y la construcción civil, organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios.

12. Agregó que, los servicios de seguros no comparten los mismos medios de publicidad en los que se promocionan los servicios de negocios inmobiliarios, sobre todo si se tiene en cuenta que el consumidor de un servicio de seguros busca satisfacer necesidades de aseguramiento de riesgos o contingencias, para lo cual recurre a compañías de financiación de seguros debidamente autorizados y no a un agente inmobiliario.

13. En ese contexto, concluyó que los servicios objeto de la solicitud de registro y los de seguros amparados por la marca antecedente “[…] no son iguales, ni similares, y ni siquiera afines, no se comercializan en el mismo mercado, no satisfacen las mismas finalidades de los consumidores y estos son poco proclives a verse confundidos al ser consumidores especializados […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10

finalidades de los consumidores y estos son poco proclives a verse confundidos al ser consumidores especializados […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que, de conformidad con los actos administrativos demandados, el signo “ MAFER” presenta similitudes susceptibles de generar confusión de inducir a error al público, por lo tanto, su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

15. Explicó que el signo de la parte demandante contiene varias semejanzas de orden fonético por cuanto contiene la misma secuencia vocálica de la marca previamente registrada y pese a que eliminaron la letra “P” y cambiaron el orden de las letras “FRE” no cuenta con la s uficiente distintividad requerida para ser diferenciable y en consecuencia al pronunciar ambas expresiones, producen un sonido similarmente confundible, por lo que los consumidores podrían pensar que se trata de una nueva marca del mismo empresario.

16. Precisó que el signo y la marca tenían similitudes en lo ortográfico y fonético, toda vez que el primero se limita a intercambiar la posición de las letras “ER” y suprimir la letra “P” y al conjugar letra “PF” suena como “F” y dicha percepción sonora es la que queda en la mente del consumidor, causando riesgo de confusión.

10 Folios 61 a 73 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

queda en la mente del consumidor, causando riesgo de confusión.

10 Folios 61 a 73 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

17. En ese contexto, aseguró que el signo “MAFER” causaría en la mente del usuario una asociación en los servicios creyendo erróneamente que está adquiriendo un subproducto de seguros, con sus mismas características y servicios, cuando en realidad son sociedad es distintas, cumpliendo con el presupuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

II.2. Intervención de la sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.11

18. La sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. a pesar de haber sido notificada en debida forma 12 no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Mafer International Holdings Limited presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de mayo de 201613, en contra de las Resoluciones 62432 de 31 de agosto de 2015 y 97971 de 17 de diciembre de 2015 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

20. Mediante auto de 19 de diciembre de 201614, se inadmitió la demanda. Por auto de

la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

20. Mediante auto de 19 de diciembre de 201614, se inadmitió la demanda. Por auto de 10 de octubre de 2017 15, se admitió la demanda y se dispuso a notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. , hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. El 29 de noviembre de 20 1716, se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. Por auto de 31 de julio de 201817, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 22 de febrero de 201918.

22. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que remitiera copia del certificado 126.695 y copia de las Resoluciones 31633 de 26 de junio de 2009, 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011.

11 Folios 112 a 121 del C pp. 12 Folios 47, 49 y 50 C pp. 13 Folio 21 C pp. 14 Folios 36 y vto. C pp. 15 Folios 44 a 45 C pp. 16 Folio 45 vto. C pp. 17 Folios 80 C pp. 18 Folios 89 a 96 C pp.6

14 Folios 36 y vto. C pp. 15 Folios 44 a 45 C pp. 16 Folio 45 vto. C pp. 17 Folios 80 C pp. 18 Folios 89 a 96 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

23. Mediante auto de 1° de abril de 201919, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 234-IP-2019 de 8 de mayo de 202020, en la que interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho tribunal

consideró que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136

Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinentes.

2. De oficio s e procede a interpretar el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser objeto de la controversia la conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Comisión de la Comunidad Andina por ser objeto de la controversia la conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo MAFER (mixto) y la marca MAPFRE (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad.

[…]

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

19 Folio 105 y vto. C pp. 20 Folios 157 a 169 C pp.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo MAFER (mixto) y la marca MAPFRE (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y un gráfico.

[…]

3. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Se alegó que existe entre los servicios que se distingue el signo con la marca en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre s í de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

[…]

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambialidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o

productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

[…]

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambialidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […]” (mayúscula y negrilla del original).

25. Por auto de 13 de julio de 202021, se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, de alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia , se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Mafer International Holdings Limited, hoy Mafer Real Estate Holdings, S.L. 22 y la SIC23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa , respectivamente. Por su parte, la sociedad Mapfre Familiar,

21 Folio 171 C pp. 22 Folios 179 a 183 vto. C pp. 23 Folios 190 a 193 C pp.8

de nulidad y defensa , respectivamente. Por su parte, la sociedad Mapfre Familiar,

21 Folio 171 C pp. 22 Folios 179 a 183 vto. C pp. 23 Folios 190 a 193 C pp.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 62432 de 31 agosto de 201525 y 97971 de 17 de diciembre de 201526, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3 5 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Mafer

International Holdings Limited.

del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3 5 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited.

29. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “MAFER” solicitado para identificar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta “MAPFRE” para distinguir servicios en la clase 36 del mismo nomenclátor, previamente registrada a favor de la sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000.

30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

31. La sociedad Mafer International Holdings Limited solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 62432 de 31 agosto de 2015 27 y 97971 de 17 de diciembre de 201528, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto

24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 25 Folios 7 a 12 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”.

conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 25 Folios 7 a 12 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 26 Folios 13 a 16 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Folios 7 a 12 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 28 Folios 13 a 16 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto

32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados negó el registro como marca al signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3529 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son, “[…] valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil, organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios […]”.

33. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” sin considerar que no era confundible con la marca mixta previamente registrada “MAPFRE” de la

por cuanto la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” sin considerar que no era confundible con la marca mixta previamente registrada “MAPFRE” de la sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. , que protege servicios de la clase 3630, este es “[…] seguros […]”.

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 234-IP-2019 de 8 de mayo de 2020, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

35. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes:

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza d el 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza d el 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

29 Versión 10. 30 Certificado 126.695. Versión 7.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

36. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor31:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias,

análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

37. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca

en conflicto, así:

Signo cuestionado de la sociedad Mafer International Holdings Limited32

(mixto) Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022. 32 Folio 6 y vto. C pp.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00356-00

Demandante: Mafer International Holdings Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Marca previamente registrada33

(mixta) Registro 126.695. Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

38. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “MAFER”,