CE - Sentencia 11001032400020160037600

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 110010324000 2016 00376 00

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Pegatex Artecola S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: I O Company S.A.S.

Temas: Examen de registrabilidad marcas mixtas y nominativas. Se declara la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca cuestionada.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Pegatex Artecola S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad parcial de la Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015 y la nulidad de la Resolución núm. 3777 de 3 de febrero de 2016.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Pegatex Artecola S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, el cual se interpreta como acción de nulidad relativa3, para que se declare

1 Actuando por medio de apoderado.

demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, el cual se interpreta como acción de nulidad relativa3, para que se declare

1 Actuando por medio de apoderado. 2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 3 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”.2

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la nulidad parcial de la Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015 4 y la nulidad de la Resolución núm. 3777 de 3 de febrero de 2016 5, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial , respectivamente.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada: i) cancelar el registro como marca del signo mixto PEGATEC, concedido para reivindicar productos comprendidos en la clase 7 ibidem, a favor del tercero con interés en las resultas del proceso ; y ii) declarar la notoriedad de la s marcas PEGATEX para identificar productos de las clases 1 ª y 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante

Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

PEGATEX para identificar productos de las clases 1 ª y 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 4.1. Sírvase declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 63803 del 10 de septiembre de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 14-204905, por medio de la cual se declaró que no se probó la notoriedad de la marca PEGATEX de titularidad de mi rep resentada en Colombia, se declaró fundada la oposición presentada por PEGATEX ARTECOLA S.A. y se negó el registro de la marca PEGATEC en Cl. 7 solicitada por I O COMPANY S.A.S., en el sentido de declarar la notoriedad del signo

PEGATEX.

4.2. Sírvase declarar la nulidad total de la Resolución No. 3777 del 3 de febrero de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 14 -204905, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi represen tada en contra de la Resolución No. 63803 del 10 de septiembre de 2015, revocando la decisión contenida en ésta última declarando y ordenando: i) Que no se probó que la marca PEGATEX es reconocida como notoria; ii) Revocar la Resolución No. 63803 del 10 de

última declarando y ordenando: i) Que no se probó que la marca PEGATEX es reconocida como notoria; ii) Revocar la Resolución No. 63803 del 10 de septiembre de 2015; iii) Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PEGATEX ARTECOLA S.A.; y, iv) Conceder el registro de la marca PEGATEC en Cl. 7 a favor de la sociedad I O COMPANY S.A.S. La pretensión

4 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase […]”. 5 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.3

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anterior tiene como fin solicitar que se declare la notoriedad del signo PEGATEX, se declare fundada la oposición interpuesta por PEGATEX ARTECOLA S.A. y, por consiguiente, se niegue el registro de la marca PEGATEC solicitada por I O COMPANY S.A.S.

4.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar como notoria la marca PEGATEX de titularidad de mi representada para identificar: Clase 1 […] Clase 16 […]

4.4. De otra parte y en consonancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca PEGATEC (mixta), para identificar productos comprendidos en la clase 7 internacional, co ncedida dentro del expediente administrativo No. 14-204905.

registro de la marca PEGATEC (mixta), para identificar productos comprendidos en la clase 7 internacional, co ncedida dentro del expediente administrativo No. 14-204905.

4.5. En concordancia con lo anterior, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que se abstenga de emitir el Certificado de Registro que sea asignado a la marca mixta PEGATEC para identificar productos comprendidos en la Clase 7 internacional o, en su defecto, cancelar el Certificado de Registr o que se emita dentro del expediente administrativo No. 14-204905, correspondiente a la marca PEGATEC.

4.6. Asimismo, solicito se sirva comunicar la sentencia que sea librada dentro del presente proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4.7. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4.8. Finalmente, solicito se condene en costas a la entidad demandada […]”. (Negrilla del texto original).

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que el 16 de septiembre de 2014 la sociedad I O Company S.A.S. solicitó a la

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que el 16 de septiembre de 2014 la sociedad I O Company S.A.S. solicitó a la parte demandada el registro del signo mixto PEGATEC para identificar productos de la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza.4

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4.2. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 707 de 30 de septiembre de 2014 , y fue objeto de oposición por parte de la sociedad Pegatex Artecola S.A. con fundamento en su s marcas mixtas y nominativas PEGATEX6 destinadas a identificar productos comprendidos en la s clases 1ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015 , declaró fundada la oposición formulada por la sociedad Pegatex Artecola S.A. y negó el registro del signo mixto PEGATEC, solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza , con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

4.4. Que la sociedad Pegatex Artecola S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015.

4.5. Que el Superintendente Delegad o para la Propiedad Industrial, mediante la

Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015.

4.5. Que el Superintendente Delegad o para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 3777 de 3 de febrero de 2016, revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Pegatex Artecola S.A. y concedió el registro de la marca mixta PEGATEC para distinguir productos de la clase 7 ª de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad I O Company S.A.S. , al concluir que no se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en lo s literales a) y h) de l artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 . Esto, porque se determinó la inexistencia de riesgo de confusión o asociación con las marcas opositoras y que las pruebas aportadas no acreditan la notoriedad de las marcas

PEGATEX.

Normas violadas

6 Certificados de registro núm. 240687, 217760, 239281 y 206439.5

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5. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 136, literales a) y h), 155, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la

violación con los siguientes argumentos:

Violación de los artículos 136, literal a) y 155 de la Decisión 486 de 2000

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la

violación con los siguientes argumentos:

Violación de los artículos 136, literal a) y 155 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Que las marcas PEGATEX y PEGATEC son similares desde el punto de vista ortográfico, visual, fonético y conceptual, por lo que la marca posteriormente registrada carece de capacidad distintiva para diferenciar en el mercado los productos que ampara y su origen empresarial.

6.2. Que las marcas objeto de examen presentan la misma composición vocálica y que la modificación de la última consonante, de la “X” a la “C”, no resulta suficiente para eliminar el riesgo de confusión en el público consumidor.

6.3. Que la expresión PEGATEX no tiene significado en castellano, razón por la cual se considera un término de fantasía, producto del ingenio creativo de su titular.

6.4. Que los pegamentos y adhesivos que distinguen las marcas PEGATEX están destinados a los sectores industrial, agroindustrial y de la construcción, en particular a empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de materiales para la construcción, así como a ferreterías y a las industrias del vidrio y la madera.

6.5. Que la marca PEGATEC distingue “[…] discos y ruedas para corte abrasivo […]” productos empleados usualmente en el sector de la construcción; e sta circunstancia acredita la existencia de conexidad competitiva con las marcas previamente registradas.

Violación de los artículos 136, literal h), 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de 20006

circunstancia acredita la existencia de conexidad competitiva con las marcas previamente registradas.

Violación de los artículos 136, literal h), 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de 20006

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6.6. Que las marcas PEGATEX cumplen con los requisitos establecidos por las normas comunitarias para que se declare su notoriedad, pues “[…] a pesar de identificar bajo una marca diferente a cada producto que ofrece en el mercado, a saber, PEGADIT, PL 285, IMPERIAL PLUS 70, ARTEPRYMER 313 HALOGENANTE, etc., todos y cada uno de ellos indica su procedencia empresarial, directamente relacionada con la marca corporativa PEGATEX […]”.

6.7. Que la sociedad Pegatex Artecola S.A. cuenta con más de cincuenta años de trayectoria en el mercado y goza de un amplio reconocimiento como líder en el sector de producción y distribución de químicos industriales, en particular por su portafolio de pegante s, adhesivos y soldaduras tanto para uso industrial como doméstico.

6.8. Que el grado de conocimiento de la s marcas PEGATEX se acredita mediante las declaraciones de proveedores y clientes ubicados en distint os lugares del país, y que “[…] el hecho de que en los documentos no se establezca expresamente un especial conocimiento de un producto identificado con la marca PEGATEX, no quiere decir que los miembros del sector pertinente no conozcan el origen empresarial de cada uno de ellos bajo la identificación de la marca principal […]”.

6.9. Que los contratos suscritos por la sociedad demandante comprueban la

quiere decir que los miembros del sector pertinente no conozcan el origen empresarial de cada uno de ellos bajo la identificación de la marca principal […]”.

6.9. Que los contratos suscritos por la sociedad demandante comprueban la magnitud de su presencia comercial.

6.10. Que las encuestas de satisfacción diligenciadas por los clientes evidencian el alto grado de distintividad de la s marcas PEGATEX, así como su significativo reconocimiento dentro del sector pertinente.

6.11. Que el monto de las inversiones y los gastos de promoción, divulgación, publicidad y propaganda de la sociedad Pegatex Artecola S.A. le otorgan posicionamiento a todos los productos que comercializa “[…] al amparo de su marca

[…]” PEGATEX.

6.12. Que las cifras de ventas de los productos identificados con la s marcas PEGATEX, el elevado número de empresas interesadas en adquirirlos para su7

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reventa o para incorporarlos en la elaboración de sus propios productos, así como las inversiones en materia prima, demuestran el carácter notorio de dicha marca.

6.13. Que la declaración de notoriedad que se solicita recae sobre una marca corporativa “[…] bajo la cual se identifican todos los productos comercializados por mi representada, independientemente de si tienen cada uno, una marca que los identifique en el mercado […]”

6.14. Que la sociedad Pegatex Artecola S.A. es titular de las siguientes marcas: PEGATEX, P EGADIT, CARPINFLEX, TAPA -AGUJA, PEGA MADERA M. F. A.

identifique en el mercado […]”

6.14. Que la sociedad Pegatex Artecola S.A. es titular de las siguientes marcas: PEGATEX, P EGADIT, CARPINFLEX, TAPA -AGUJA, PEGA MADERA M. F. A.

PEGATEX, CARPINCOL, PL -285, EPORREVER, IMPERIAL, TECHNICOLL,

TECHNIPREN, PU y SUPERCRYL.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada 7 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, pues dichos actos fueron expedidos por la autoridad competente, observando las formalidades y los trámites previstos en la ley.

7.2. Que la marca PEGATEC no es idéntica a las marcas PEGATEX y que no existe una relación entre los productos que cada uno identifica, motivo por el cual no se perfecciona un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

7.3. Que el consumidor de los productos de la marca PEGATEC es especializado, aspecto que permite que pueda diferenciar con claridad los discos de corte de metal frente a los pegamentos que reivindica la marca previamente registrada.

7 Actuando por intermedio de apoderado.8

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7.4. Que las marcas objeto de no cotejo no son idénticas y que no existe conexión

Número único de radicación: 110010324000 2016 00376 00

7.4. Que las marcas objeto de no cotejo no son idénticas y que no existe conexión competitiva entre los productos que amparan.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso - I O Company S.A.S.

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal8.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de diciembre de 2018 9, suspendió el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 136, literal a) y h), 155, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de 2000, normas que la parte demandante consideró vulneradas, y de oficio de los artículos 134 y 135 ibidem.

9.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 63-IP-2019 de 19 de noviembre de 201910, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

“[…] 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literales a) y h), 155, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 136 Literales a) y h), 224, 228 de la Decisión 486, por ser pertinentes.

No se interpretarán los Artículos 134, 135, 155, 225 y 226 de la Decisión 486,

y h), 224, 228 de la Decisión 486, por ser pertinentes.

No se interpretarán los Artículos 134, 135, 155, 225 y 226 de la Decisión 486, por no ser parte de la controversia el concepto de marca, ni las prohibiciones absolutas del registro de marcas, ni sobre el derecho de impedir el uso de una marca a terceros, sin consentimiento de su titular. […]”.

9.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

8 Cfr. Folio 176 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 53 del expediente digital en “SAMAI”. 9 Cfr. Folios 121 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 53 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Cfr. Índice núm. 55 del aplicativo web “SAMAI”.9

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Procedencia de la sentencia anticipada

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de septiembre de 2025 11: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, i) prescindió de las audiencias, inicial , de pruebas y de alegaciones y juzgamiento; ii) fijó el objeto del litigio; iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y iv) corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión.

Alegatos de conclusión

y iv) corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión.

Alegatos de conclusión

11. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda12.

12. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda13.

13. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal14.

Concepto del Ministerio Público

14. El Ministerio Público manifestó que las marcas PEGATEC y PEGATE X no son susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, debido a que finalizan en una consonante distinta que las dota de una sonoridad diferente y no se configura la conexidad competitiva entre los productos que reivindican.

15. Por lo anterior, concluyó que los cargos de la demanda no tienen vocación de prosperidad15.

11 Cfr. Índice 63 del expediente digital en “SAMAI”. 12 Cfr. Índices núms. 68 y 69 del aplicativo “SAMAI”. 13 Cfr. Índices núms. 70 y 71 del aplicativo “SAMAI”. 14 Cfr. Índice núm.73 del aplicativo “SAMAI”. 15 Cfr. Índice núm.72 del aplicativo “SAMAI”.10

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la interpretación prejudicial 63 -IP-2019 de 19 de noviembre de 2019 ; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 201916 expedido por la Sala Plena de esta corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso.

Los actos acusados

19. Los actos acusados son la Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015, expedida por la Directora de Signos Distintivos, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pegatex Artecola S.A. y negó el registro de la marca mixta PEGATEC; y la Resolución núm. 3777 de 3 de febrero de 2016, dictada por el Superintendente Delegad o para la Propiedad Industrial, a través de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015, declaró infundada la oposición presentada por

Industrial, a través de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Pegatex Artecola S.A . y concedió el reg istro de la marca mixta PEGATEC para distinguir productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad I O Company S.A.S.

16 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024.11

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El problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestaci ón de esta y la interpretación prejudicial 63-IP-2019, determinar si las resoluciones núms. 63803 de 10 de septiembre de 2015 17 y 3777 de 3 de febrero de 2016 18, vulneran los artículos 136, literal es a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000 , y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

21. En ese sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta PEGATEC y la s marcas mixtas y nominativas PEGATEX, registradas para amparar productos comprendidos en las clases 1 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la parte demandante.

22. En segundo lugar, si las marcas PEGATEX eran notoriamente conocidas en la

PEGATEX, registradas para amparar productos comprendidos en las clases 1 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la parte demandante.

22. En segundo lugar, si las marcas PEGATEX eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la expedición de los actos administrativos acusados de conformidad con las pruebas aportadas al proceso y, e n caso afirmativo, si la marca concedida constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la s marcas notorias, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 136, literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000 .

Adicionalmente, no interpretó los artículos 134, 135, 155, 225 y 226 ibidem, por no ser parte de la controversia , razón por la cual no se incluyeron en el problema jurídico.

17 Por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pegatex Artecola S.A. y negó el registro de la marca mixta PEGATEC. 18 Por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 63803 de 10 de septiembre de 2015, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Pegatex Artecola S.A. y concedió el registro de la marca mixta PEGATEC para distinguir productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad I O Company S.A.S.12

de la marca mixta PEGATEC para distinguir productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad I O Company S.A.S.12

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Interpretación prejudicial 63-IP-2019

24. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136, literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante:

“[…] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o

al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe teners e en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.13

Número único de radicación: 110010324000 2016 00376 00

de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.13

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[…]

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servic ios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues

marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (not