CE - Sentencia 11001032400020160062600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Cencosud Retail S.A.

Tema: Registro como marca del signo mixto “ NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 38595 de 20 de junio de 2014 1 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cencosud Retail S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

1. La sociedad Importaciones Pico S.A .S. Imporpico S.A.S., a través de apoderad a judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que

se hicieran las siguientes declaraciones:

judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 38595 de fecha 20 de junio de 2014, proferida por la Directora de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 14-110672.

SEGUNDA: Que como consecuencia de las anterior (sic) declaración, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de la marca NEX, mixta, para distinguir PRODUCTOS DE LA CLASE 7, certificado de registro No. 497045.

TERCERA: Que se orden comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 309 del C.C.A.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”3 (mayúsculas y negrillas del original).

1 Folios 75 a 77 C pp y 214 a 216 C 2. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 99 A 127 C pp. 3 Folios 100 a 101 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. registró las marcas mixtas “NEXT TOOLS”5 para identificar productos de las clases 7ª y 8ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] máquinas y máquinas herramientas […]” y “[…] discos abrasivos

(herramientas accionadas manualmente […]” respectivamente6.

4. Manifestó que, el 22 de mayo de 2014, la sociedad Cencosud Retail S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “NEX” para identificar productos comprendidos en la clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] abrelatas eléctricos, acabadoras [máquinas], accesorios para calderas de máquinas, acoplamientos que no sean para vehículos terrestres, aerocondensadores, aerógrafos para colorear, motores de aeronáutica, máquinas afiladoras de cuchillas, máquinas afilador as, agavilladoras, agitadores, elevadores para uso agrícola, instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, máquinas agrícolas, separadores de agua aparatos para elaborar aguas gaseosas, aparatos para elaborar aguas minerales, máquinas de aire comprimido, motores de aire comprimido, condensadores de aire, aireadores, máquinas de ajuste, alimentadores de calderas de máquinas,

para elaborar aguas gaseosas, aparatos para elaborar aguas minerales, máquinas de aire comprimido, motores de aire comprimido, condensadores de aire, aireadores, máquinas de ajuste, alimentadores de calderas de máquinas, alimentadores de carburador, alimentadores de papel, aparatos electromecánicos para preparar alimentos, máquinas mecánicas de distribución de alimentos para el ganado, máquinas alisadoras, alquitranadoras, alternadores, amasadoras mecánicas, anillos de bolas para rodamientos, anillos de engrase [partes de máquinas], anillos de pistón, aparatos eléctricos para sellar envases p lásticos, dispositivos eléctricos de apertura de puertas, apisonadoras, aplanadoras, manceras de arado, arados, acoplamientos de árbol [máquinas], árboles de transmisión que no sean para vehículos terrestres, árboles para máquinas, aparatos de corte por ar co eléctrico, aparatos de soldadura por arco eléctrico, arietes [máquinas], armazones de máquinas, arrancadoras [máquinas], arranques de pedal para motocicletas, arranques para motores, dispositivos de arrastre [partes de máquinas], ascensores, dispositivos de mando para ascensores, asfaltadoras, asientos [soportes para máquinas], máquinas de aspiración de aire, instalaciones de aspiración de polvo para limpiar, máquinas de aspiración para uso industrial, aspiradoras, accesorios de aspiradoras para difundir perfumes y desinfectantes, aspiradores, atadoras, aterrajadoras, atomizadoras, máquinas atomizadoras, aventadoras, motores de avión, máquinas para la industria

uso industrial, aspiradoras, accesorios de aspiradoras para difundir perfumes y desinfectantes, aspiradores, atadoras, aterrajadoras, atomizadoras, máquinas atomizadoras, aventadoras, motores de avión, máquinas para la industria azucarera, bandas adhesivas para poleas, máquinas de máquinas de barco, motores de barco, barre doras autopropulsadas, bastidores para máquinas de bordar, bastidores para telares, batidoras, máquinas batidoras de manteca, máquinas batidoras de mantequilla, batidoras eléctricas para uso doméstico, batidores eléctricos, aparatos electromecánicos para preparar bebidas, máquinas para elaborar bebidas gaseosas, dínamos de bicicleta, máquinas para montar bicicletas, bielas para máquinas y motores, binadores, máquinas

4 Folios 101 a 102 C pp. 5 Certificados 120.275 y 104.210. Versión 7. 6 Mediante las Resoluciones 38043 de 26 de junio de 2013, 66348 de 18 de noviembre de 2013 y 74193 de 5 de diciembre de 2013, la SIC canceló de manera parcial esas marcas y la limitó dichos productos.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

para preparar bitumen, bobinas para máquinas, bobinas para telares, anillos de bolas para rodamientos, rodamientos de bolas, bolsas para aspiradoras, bombas autorreguladoras de combustible, bombas centrífugas, bombas de aire

para preparar bitumen, bobinas para máquinas, bobinas para telares, anillos de bolas para rodamientos, rodamientos de bolas, bolsas para aspiradoras, bombas autorreguladoras de combustible, bombas centrífugas, bombas de aire comprimido, bombas de aire [ins talaciones para talleres de reparación de automóviles], bombas de aireación para acuarios, bombas de cerveza, bombas de engrase, bombas de vacío [máquinas], bombas [máquinas], bombas para instalaciones de calefacción, bombas [partes de máquinas o motores], bujías de encendido para motores de explosión, bujías de precalentamiento para motores diésel, bulldozers, caballetes para aserrar [partes de máquinas], cables de mando para máquinas o motores, cabrestantes, cabrestantes para la pesca, cabrias, cadenas de accionamiento que no sean para vehículos terrestres, cadenas de elevador [partes de máquinas], cadenas de transmisión que no sean para vehículos terrestres, cajas de cambio que no sean para vehículos terrestres, cajas de eje [partes de máquinas], cajas de engrase [partes de máquinas], cajas para matrices [imprenta], calandrias [máquinas], calderas de máquinas, accesorios para calderas de máquinas, alimentadores de calderas de máquinas, colectores de incrustaciones para calderas de máquinas, tubos de humos para calderas de máquinas, tubos de calderas [partes de máquinas], canillas [partes de máquinas], motores de canoa, capsuladoras de botellas [máquinas], carburadores, carcasas de máquinas,

[partes de máquinas], canillas [partes de máquinas], motores de canoa, capsuladoras de botellas [máquinas], carburadores, carcasas de máquinas, máquinas de cardar, máquinas de carpintería, máquinas de construcci ón de carreteras, carretes para telares, carros para máquinas de tejer, cárteres para máquinas y motores, cartuchos para máquinas de filtrar, cavadoras [máquinas], centrifugadoras [máquinas], bombas centrífugas , molinos centrífugos, cepilladoras, cepillos [partes de máquinas], máquinas para la industria cervecera, equipos para tirar cerveza, máquinas para imprimir sobre chapas metálicas, máquinas industriales para fabricar cigarrillos, cigüeñales, cilindros de imprenta, cilindros de laminadores, cilindros de máquinas, cilindros de motor, pistones para cilindros, cinceles para máquinas, cintas mecánicas, cintas para transportadores, cintas transportadoras, cizallas eléctricas, máquinas clasificadoras para uso industrial, máquinas de cocina eléctricas, cojinetes antifricción para máquinas, cojinetes de agujas, cojinetes de bolas, cojinetes de rodillos, cojinetes para árboles de transmisión, cojinetes [partes de máquinas], dispositivos para mover cargas por colchón de aire, motores para vehículos de colchón de aire, colectores de escape para motores, colectores de incrustaciones para calderas de máquinas, compactadoras de desechos, componedoras [imprenta], compresoras [máquinas], compresores para

vehículos de colchón de aire, colectores de escape para motores, colectores de incrustaciones para calderas de máquinas, compactadoras de desechos, componedoras [imprenta], compresoras [máquinas], compresores para refrigeradores, compuertas [partes de máquinas], instalaciones de condensación, condensadores de vapor [partes de máquinas], máquinas para conformar metales, máquinas de construcción de carreteras, convertidores catalíticos, convertidores de acería, convertidores de combustible para motores de combustión interna, convert idores de par que no sean para vehículos terrestres, coronas de perforación [partes de máquinas] […]”.

5. Anotó que, mediante la Resolución 38595 de 20 de junio de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca mixta “NEX” a la sociedad Cencosud Retail S.A. para identificar productos los mencionados productos.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. La apoderada de la parte demandante aseguró que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Cencosud Retail S.A., sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “NEXT TOOLS” de titularidad de la sociedad Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S. en las clases 7ª y 8ª, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

8. Manifestó que las marcas confrontadas eran similarmente confundibles desde el aspecto ortográfico y fonético, además que existía conexión competitiva y riesgo de asociación por cuanto protegen los mismos productos de la clase 7ª sobre las máquinas o herramientas.

9. Así, consideró que la marca demandada estaba incursa en la causal de irregistrabilidad, por cuanto es similar a las marcas previamente registradas para identificar los mismos productos.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

10. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

10. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el acto administrativo demandado fue expedido con un análisis imparcial de irregistrabilidad.

11. En primer lugar, recordó que el tercero con interés en el resultado del proceso solicitó la cancelación total por no uso de las marcas previamente registradas de titularidad de la demandante, pero que “[…] el derecho preferente derivado de esta acción de cancelación no significa un registro automático del signo solicitado […]”.

7 Folios 102 a 125 C pp. 8 Folios 233 a 243 C 2.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

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12. Ciertamente, puso de presente que la sociedad Cencosud Retail S.A. presentó solicitud de cancelación total de las marcas previamente registradas “NEXT TOOLS” en las clase 7ª y 8ª, sin embargo, advirtió que dichas solicitudes fueron resueltas mediante Resoluciones 38043 de 26 de junio de 2013, 66348 de 28 de noviembre de 2013 y 74193 de 5 de diciembre de 2013, en el sentido de cancelarlas parcialmente, esto es, la SIC mantuvo vigente el registro de las mencionadas marcas, pero las limitó a los productos que señaló en la demanda la sociedad Importaciones Pico S.A.S.

esto es, la SIC mantuvo vigente el registro de las mencionadas marcas, pero las limitó a los productos que señaló en la demanda la sociedad Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

13. En segundo lugar y en lo atinente al fondo del asunto, m encionó que las marcas previamente registradas están conformadas por varios elementos denominativos y gráficos que las hacen diferentes a la marca demandada, donde solo coinciden en la partícula “NEX”.

14. Indicó que la marca cuestionada “NEX” se diferencia de las marcas previamente registradas por la parte demandante, en tanto estas últimas incorporan adicionalmente la letra “T” y el término “TOOLS”, así como elementos gráficos que no se encuentran presentes en el signo acusado. Según su argumento, dichas diferencias estructurales y visuales impedirían que se genere confusión en el público consumidor.

II.2. Contestación de la sociedad Cencosud Retail S.A.9

15. La sociedad Cencosud Retail S.A. contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de esta, al considerar que la marca cuestionada es diferente a las marcas previamente registradas, por cuanto estas últimas están acompañadas de la letra “T” y palabra “TOOLS”, además que los elementos grá ficos son diferentes.

Advirtió que la frase “only for heavy work” es explicativa.

16. Sobre la conexidad entre los productos, afirmó que “[…] la demandante pretende ampliar la cobertura de su marca con definiciones generales que no aplican al ámbito marcario […]”.

17. Agregó que la marca acusada solo tiene como canales de comercialización a las tiendas Easy y Jumbo “[…] puesto que la marca NEX es una marca propia de mi

marcario […]”.

17. Agregó que la marca acusada solo tiene como canales de comercialización a las tiendas Easy y Jumbo “[…] puesto que la marca NEX es una marca propia de mi representada. Estos productos nunca van a estar en otros supermercados, grandes superficies, ferreterías o tiendas especializadas […]” , mientras que las marcas previamente registradas en la plataforma digital Mercado Libre.

18. Anotó que tiene registrada la marca “NEX DIGITAL” en las clases 9ª, 11 y 15, asimismo, resaltó que la solicitud de la marca “NEX CASA” en la clase 7ª le fue negada en consideración a la existencia de las marcas previamente registradas por la demandante.

9 Folios 131 a 145 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

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III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Importaciones Pico S.A .S. Imporpico S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa del derecho el 11 de noviembre de 201610 en contra de la Resolución 38595 de 20 de junio de 2014 , expedida por la Superintendencia de Industria y

Comercio – SIC.

20. Mediante auto de 8 de agosto de 2017 11 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Cencosud Retail S.A. El 23 de noviembre de 201612 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Cencosud Retail S.A. El 23 de noviembre de 201612 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. Por autos de 31 de julio de 201813 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

22. Mediante auto de 27 de noviembre de 2019 14 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de reconstrucción prevista en el artículo 126 del Código General del Proceso, la cual se realizó el 9 de diciembre de 201915.

23. En la citada audiencia de reconstrucción se reconoció personería a los apoderados de las partes, se declaró reconstruido el proceso y se fijó fecha para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 19 de diciembre de 201916.

24. En la audiencia inicial se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

25. Mediante auto de 13 de marzo de 202017 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 116-IP-2020 de 21 de junio de 202118, en la que interpretó los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de 2000 , este último de oficio . No interpretó el artículo 134 ibidem al no ser objeto de controversia el concepto de marca. Dicho tribunal consideró

que:

10 Folio 99 C pp. 11 Folios 128 a 130 C pp. 12 Índice 14 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Folio 168 C pp. 14 Folios 170 a 172 C pp. 15 Folios 324 a 330 C pp. 16 Folios 335 a 342 C pp. 17 Folios 346 y vto. C pp. 18 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 168 de la

Procede la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema de derecho preferente por una cancelación de marca.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […]

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […]

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico — penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

[…]

3. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada

[…]

3.9. Cabe destacar que este derecho, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

presentada la solicitud de registro – se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente –, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente […] (mayúscula y negrilla del original).

27. Mediante auto de 6 de agosto de 2021 19 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

28. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Importaciones Pico S.A.S.

en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

28. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Importaciones Pico S.A.S.

Imporpico S.A.S.20, Cencosud Retail S.A. 21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

29. Mediante concepto 2 1-96 de 2 6 de agosto de 202 123, el Ministerio Público consideró que las marcas confrontadas no tienen semejanzas, toda vez que el nivel ortográfico y fonético no es evidente, por cuanto solo comparten la denominación “NEX” pero las marcas previamente registradas contienen la palabra “TOOLS” , y además tienen la letra “T” y la frase explicativa “only for heavy work”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 38595 de 20 de junio de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir

de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cencosud Retail S.A.

19 Folio 359 C pp. 20 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 53 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 54 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 52 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

32. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “NEX” concedida para identificar productos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cencosud Retail S.A. y las marcas mixtas “NEXT TOOLS”, que identifican productos en las clases 7ª y 8ª , cuyo titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 136 literal

identifican productos en las clases 7ª y 8ª , cuyo titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio.

33. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación del acto demandado

34. La demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 38595 de 20 de junio de 201425 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cencosud Retail S.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

35. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca del signo mixto “NEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª de la

Clasificación Internacional de Niza.

36. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca mixta “NEX” del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas mixtas “NEXT TOOLS” de su titularidad, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación

genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 116-IP-2020 de 21 de junio de 2021, en la que interpretó los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de 2000, este último de oficio. No interpretó el artículo 134 ibidem al no ser objeto de controversia el concepto de marca.

38. Al respecto, la Sala precisa que, aunque se invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, el concepto de violación de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se limitó en señalar que resultaba similarmente confundible con las marcas mixtas de la demandante “NEXT TOOLS”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136 literal a)26.

25 Folios 75 a 77 C pp y 214 a 216 C 2. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00626-00

Demandante: Importaciones Pico S.A.S. Imporpico S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

39. En cuanto al artículo 168 ejusdem, la Sala pone de presente que si bien fue interpretado de oficio, también lo es que no está controversia el alcance del mismo,

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

39. En cuanto al artículo 168 ejusdem, la Sala pone de presente que si bien fue interpretado de oficio, también lo es que no está controversia el alcance del mismo, por cuanto la marca “NEX” no fue concedida como un derecho preferente derivado de una cancelación total por no uso. Por el contrario, lo que ocurrió fue una limitación del alcance de protección de las marcas previas, que co