CE - Sentencia 11001032400020170003500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: Patente de invención / la parte demandante no aportó pruebas técnicas para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que negaron el privilegio de patente a la creación denominada “COMPOSICIÓN EN TORTA QUE

COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN” por ausencia de novedad. Reiteración jurisprudencial

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 82233 de 20 de octubre de 20151 y 42218 de 27 de junio de 20162, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “[…] COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN […]”, solicitada por la sociedad Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

I. ANTECEDENTES

COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN […]”, solicitada por la sociedad Otsuka

Pharmaceutical Co. Ltd.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con el fin de que se hicieran

las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Nulidad: Que se decrete la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la SIC:

1.1. La Resolución 82233 de 20 de octubre de 2015, con la que se decidió denegar la patente de invención solicitada por OTSUKA; y,

1 Folios 9 a 13 C pp. “[…] Por la cual se deniega una patente de invención […]”. 2 Folios 29 a 33 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 3 Folios 19 a 31 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

1.2. La Resolución 42218 de 27 de junio de 2016 , mediante la cual se decidió no revocar la decisión anterior.

2. Restablecimiento del derecho: Que como consecuencia de las

anteriores declaraciones se orden a la SIC:

1.2. La Resolución 42218 de 27 de junio de 2016 , mediante la cual se decidió no revocar la decisión anterior.

2. Restablecimiento del derecho: Que como consecuencia de las

anteriores declaraciones se orden a la SIC:

2.1. Emitir una Resolución con la que otorgue el privilegio de patente de invención solicitado en el trámite administrativ o en el que se profirieron las Resoluciones objeto de la presente demanda;

2.2. Efectuar la asignación e inscripción correspondiente del certificado de patente de invención en el Registro de la Propiedad Industrial; y,

2.3. Publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]” (mayúscula y negrilla del original)4.

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el 23 de agosto de 2013, la sociedad Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. solicitó el privilegio de la patente de invención denominada “[…] COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN […]” y allegó unas reivindicaciones.

4. Manifestó que, a través de la Resolución 82233 de 20 de octubre de 2015 , el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de la mencionada patente, en consideración a que no era novedosa, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de reposición y presentó un nuevo capítulo

Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de la mencionada patente, en consideración a que no era novedosa, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de reposición y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio para manifestar que la invención no hace alusión a una composición en torta sino a un producto farmacéutico.

5. Señaló que, mediante la Resolución 42218 de 27 de junio de 2016 , el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la citada Resolución 82233.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propus o el cargo de nulidad relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantad a la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 14, 16, 18 y 34.

4 Folios 20 a 21 C pp. 5 Folios 21 a 23 C pp. 6 Folios 23 a 28 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro de la patente

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro de la patente de invención denominada “[…] COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN […]” y sus reivindicaciones 1 a 9, solicitada por la sociedad Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., al considerar que no era novedosa, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 14, 16, 18 y 34.

8. Señaló que el producto farmacéutico presentado en el último capítulo reivindicatorio contiene el mismo ingrediente activo mencionado en la divulgación inicial, esto es, aripiprazol, por lo que resulta equivalente a la composición en forma de torta.

9. Además, aseguró que ese producto presenta una geometría cilíndrica con una inclinación en sus paredes laterales que corresponde a la geometría inicial de la composición en torta liofilizada.

10. Afirmó que el producto farmacéutico de aripiprazol resuelve el problema técnico inicial de evitar el aumento de tamaño de partículas una vez que el aripiprazol es resuspendido en un medio al evitar el contacto del producto farmacéutico liofilizado con las paredes tratadas con silicona del contenedor de dicho producto.

11. Mencionó que la enseñanza D3 no divulga un producto farmacéutico que tiene

resuspendido en un medio al evitar el contacto del producto farmacéutico liofilizado con las paredes tratadas con silicona del contenedor de dicho producto.

11. Mencionó que la enseñanza D3 no divulga un producto farmacéutico que tiene superficies laterales inclinadas evitando el aumento del tamaño medio de partículas del aripiprazol una vez es resuspendido así evitando la aglomeración de este. Por lo tanto, destacó que la SIC falló en reconocer que existe una diferencia técnica esencial con respecto a D3 y que por consiguiente le otorga novedad a la solicitud.

12. Anotó que la enseñanza D4 no divulga que dicha composición en torta tiene una superficie lateral inclinada creando un espacio entre la composición liofilizada y la pared del contenedor lo que evita el aumento de tamaño de partícula medio una vez el aripiprazol es resuspendido, de manera que la SIC erró en reconocer que existe una diferencia técnica esencial.

13. Manifestó que la enseñanza D5 no divulga que la composición en torta tiene una superficie lateral inclinada creando un espacio entre la composición en torta y la pared del contenedor evitando el aumento de tamaño medio de las partículas de aripiprazol una vez este es resuspendido, de manera que la superintendencia falló en reconocer que existe una diferencia técnica esencial con respecto a D5.

14. Finalmente, señaló que la SIC no reconoció que existe una ventaja técnica al tener un producto liofilizado con paredes laterales inclinadas lo que forma un espacio entre dicho producto de aripiprazol y la pared tratada con silicona del4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

espacio entre dicho producto de aripiprazol y la pared tratada con silicona del4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

contenedor, que evita que una vez que el aripiprazol es resuspendido, la silicona no se mezcle con este evitando un aumento no deseado en el tamaño de partícula generando la aglomeración del aripiprazol.

15. En ese sentido, la persona normalmente versada en la materia, al enfrentarse al problema técnico de evitar el aumento en el tamaño de partícula del aripiprazol durante la resuspensión y, por ende, prevenir su aglomeración, no encontraría motivación para acudir a las enseñanzas de los documentos D3, D4 o D5, toda vez que ninguno de ellos divulga un producto liofilizado con paredes laterales inclinadas.

16. Finalmente, en cuanto al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, la parte demandante precisó que la SIC lo vulneró al considerar erradamente que el capítulo reivindicatorio presentado el 11 de diciembre de 2015 no se desprendía de la divulgación contenida en la solicitud inicialmente aportada.

17. Anotó que el producto farmacéutico reivindicado no constituye una ampliación de materia, pues contiene el mismo ingrediente activo divulgado , aripiprazol, el cual presenta una geometría cilíndrica con paredes laterales inclinadas que corresponde a la composición en torta inicialmente descrita, y resuelve el problema técnico de evitar el aumento de tamaño de partícula al impedir el contacto con las paredes tratadas con silicona del contenedor.

a la composición en torta inicialmente descrita, y resuelve el problema técnico de evitar el aumento de tamaño de partícula al impedir el contacto con las paredes tratadas con silicona del contenedor.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7

18. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que, era inentendible cómo el demandante considera que , ampliando el objeto de la invención a cualquier producto farmacéutico con elemento activo aripiprazol, se corrigiera la imposibilidad de tener la forma de almacenamiento como una característica técnica esencial del producto.

19. Señaló que la demandante pretende que se desconozca tres antecedentes del estado de la técnica, estos son, los documentos D3 W02005/041937, D4

US2005/152981 y D5 W02009/017250, donde se encuentra la forma de obtención y el producto identificado como torta con aripiprazol como componente activo, en una proporción igual o superior al 60%, la cual coincide completa mente con la denominación de la invención, señalando como único argumento en los tres casos que estos no hacen referencia a los bordes inclinados de l recipiente de almacenamiento, ni la variación en el tamaño de las medio de las partículas al ser suspendido.

20. En efecto, explicó que la única diferencia entre los antecedentes citados y la reivindicación solicitada radica en la inclinación del borde cuando la torta es

7 Folios 60 a 71 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

reivindicación solicitada radica en la inclinación del borde cuando la torta es

7 Folios 60 a 71 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

colocada en un dispositivo médico. Sin embargo, dicha diferencia no resulta suficiente para acreditar la novedad de la invención, en la medida en que no constituye una característica técnica, pues se refiere únicamente a la forma del recipiente destinado a la conservación del producto. Y aun cuando se intenta presentar este aspecto como una característica técnica, al señalar un supuesto efecto derivado de su aplicación, lo cierto es que se trata de un resultado alcanzado y no de una técnica propiamente dicha

21. Anotó que la composición que comprende el aripiprazol como su método de producción siempre fueron objetados por novedad, por cuanto se encuentra divulgada de manera explícita en el estado de la técnica (D3, D4 y D5).

22. Finalmente, precisó que la modificación introducida en el capítulo reivindicatorio sí constituía una ampliación de la materia y, en consecuencia, no era susceptible de ser estudiada. Explicó que pasar de una composición en torta, expresión específica que a lude al resultado del proceso de liofilización, a un producto farmacéutico, concepto genérico definido en las normas ADPIC como cualquier producto patentado o manufacturado mediante un proceso patentado en el sector farmacéutico, implicaba una alteración s ustancial del alcance de la invención inicialmente divulgada.

concepto genérico definido en las normas ADPIC como cualquier producto patentado o manufacturado mediante un proceso patentado en el sector farmacéutico, implicaba una alteración s ustancial del alcance de la invención inicialmente divulgada.

23. La entidad sostuvo que este cambio de lenguaje no podía considerarse una simple precisión, pues abría la posibilidad de proteger productos que no estaban comprendidos en la solicitud original, lo que configuraba una clara ampliación de materia.

24. Indicó que, aunque los argumentos de la demanda pretendían justificar la modificación a partir de la forma cilíndrica de la torta con bordes inclinados, dicha característica ya había sido analizada y no podía reconocerse como un rasgo técnico diferenciador, sino como un resultado del proceso de liofilización.

25. De esta manera, la SIC concluyó que la decisión adoptada se encontraba ajustada a derecho, en tanto la ampliación resultaba contraria al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y justificaba la negativa del registro de la patente solicitada.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

26. La sociedad Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de enero de 20178 en contra de las Resoluciones 82233 de 20 de octubre de 2015 y 42218 de 27 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

8 Folio 32 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

8 Folio 32 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

27. Mediante auto de 14 de diciembre de 20179 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio. El 3 de abril de 201810 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

28. A través de providencias de 31 de julio de 2018 y 15 de marzo de 2019 11 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 26 de abril de 201912.

29. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se aceptó el desistimiento de las pruebas testimoniales y pericial solicitadas por la parte demandante y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

30. Mediante auto de 21 de junio de 2019 13 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los 14, 16 , 18 y 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 380-IP-2019 de 19 de noviembre de 201914 dentro de la cual interpretó

Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 380-IP-2019 de 19 de noviembre de 201914 dentro de la cual interpretó los artículos 14, 16 y 34 de la Decisión Andina. No interpretó el artículo 18 ibidem por cuanto la patente no fue negada por no cumplir con el requisito de nivel

inventivo. En la que consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Sala consultante solicit ó la interpretación prejudicial de los Artículos 14. 16, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina . Procede realizar únicamente la interpretación prejudicial de los Artículos 14, 16 y 34, por ser pertinentes.

No se realizará la interpretación del Artículo 18 por cuanto la patente no fue negada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.

[…]

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

[…]

Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventiv o y la aplicación industrial, los cuales

9 Folio 46 a 47 C pp. 10 Folios 47 vto. C pp. 11 Folios 77 y 83 C pp. 12 Folios 93 a 101 C pp. 13 Folios 109 y vto. C pp. 14 Índice 40 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

13 Folios 109 y vto. C pp. 14 Índice 40 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

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Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

constituyen requisit os absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención sea de producto o de procedimiento, en tecnología.

La novedad

[…]

Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no este comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica este basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier l ugar del mundo” . Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la decisión 486.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no este comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni les conocimi entos técnicos que de ella se desprenden hayan

este comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni les conocimi entos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un precis o campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

Modificación de solicitud de patente

[…]

De acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.

La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.

[…]

En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud de la patente

“COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO

INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

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COMPOSICIÓN” implicaba una modificación que no alcanzaba con los supuestos señalados en el presente acápite […]” (mayúscula y negrilla del original).

32. A través de auto de 6 de julio de 2021 15 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

33. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Otsuka Pharmaceutical Co.

Ltd.16 y la SIC17 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

34. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 128 18 del CCA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

35. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 82233 de 20 de octubre de 2015 y 42218 de 27 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “[…] COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN […]” , solicitada por la sociedad

Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

36. La Sala deberá analizar si la decisión de negar la patente de invención a la creación ante s mencionada desconoció los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 14, 16 , 18 y 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo referente a su novedad y a la presunta modificación de la solicitud, a la luz de los parámetros fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 380-IP-2019.

15 Folio 119 C pp. 16 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Folios 105 a 108 C pp. 18 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 7.

17 Folios 105 a 108 C pp. 18 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

37. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, la normativa aplicable, el análisis del caso concreto y la conclusión.

IV.3. La identificación de los actos demandados

38. La sociedad demandante solicit ó que se declare la nulidad de las Resoluciones 82233 de 20 de octubre de 201519 y 42218 de 27 de junio de 201620, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, mediante las cuales negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “[…] COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN […]” , solicitada por la

sociedad Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

IV.4. Análisis del caso concreto

39. La SIC, mediante l os actos administrativos acusados, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “[…] COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN […]” a la sociedad Otsuka

patente de invención a la creación denominada “[…] COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN […]” a la sociedad Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

40. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC no consideró que dicha creación era novedosa y que no se presentó una modificación a la materia de la solicitud, pues contiene el mismo ingrediente activo divulgado, esto es, aripiprazol.

41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 380-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019 dentro de la cual interpretó los artículos 14, 16 y 34 de la Decisión Andina. No interpretó el artículo 18 ibidem por cuanto la patente no fue negada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.

42. La Sala observa que, si bien la parte demandante invocó como infringido el artículo 18 de la Decisión 486 ibidem, al desarrollar el concepto de violación centró su argumentación en el incumplimiento del requisito de novedad. En consecuencia, y teniendo en cuenta que el artículo 18 se refiere exclusivamente al nivel inventivo, el cual no fue objeto de controversia sustancial ni de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se considera que tal disposición debe ser excluida del análisis.

43. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 14. - Los Países Miembros otorgarán patentes para las

ser excluida del análisis.

43. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 14. - Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

19 Folios 9 a 13 C pp. “[…] Por la cual se deniega una patente de invención […]”. 20 Folios 29 a 33 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00035-00

Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40

[…]

de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40

[…]

Artículo 34. - El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material […]”.

De la vulneración de los artículos 14, 16 y 34 de la Decisión 486 de 2000

44. Conforme al artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones que sean de producto o procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Estos tres requisitos han sido definidos por el Tribunal Andino de Justicia como exigencias absolutas, necesarias y de obligatoria observancia.

45. En cuanto al requisito de novedad, el artículo 16 de la mencionada Decisión prevé que se trata de una invención que no está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la prioridad reconocida, la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no han sido accesibles al público de manera explícita o implícita por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe c