CE - Sentencia 11001032400020170011300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00

Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S.1

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Genfar S.A.

Tema: Registro como marca del signo nominativo “GENFAR SANITOS”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 2531 de 30 de enero de 2017 2 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 61709 de 20 de septiembre de 2016 y se concedió el registro de la marca nominativa “GENFAR SANITOS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Genfar S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Organización Sanitas Internacional S.A.S., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que

1. La sociedad Organización Sanitas Internacional S.A.S., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que

se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 3.1 Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 2531 del 30 de enero de 2017, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 16 -40566, por medio de la cual se concedió el registro de la marca GENFAR SANITOS (Nominativa) en clase 5 internacional solicitada por la sociedad ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A.S.

3.2 En concordancia con la anterior declaración, solicito se sirva COMUNICAR la Sentencia en el presente proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1 Hoy Keralty S.A.S. 2 Folios 3 a 18 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 21 a 49 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00

Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

3.3 Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la Comunicación

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

3.3 Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la Comunicación de dicho fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Adujo que la sociedad Organización Sanitas Internacional S.A.S. , hoy Keralty S.A.S., registró la marca nominativa “SANITAS” que ampara productos de la clase 5ª6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.

4. Manifestó que, el 29 de diciembre de 2015 , la sociedad Genfar S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “GENFAR SANITOS ” para distinguir productos de la clase 5ª7 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos […]”.

5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, Organización Sanitas Internacional S.A.S.,

productos de la clase 5ª7 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos […]”.

5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, Organización Sanitas Internacional S.A.S., hoy Keralty S.A.S. presentó oposición con fundamento en su marca nominativa “SANITAS” en clase 5ª.

6. Manifestó que, a través de la Resolución 61709 de 20 de septiembre de 2016 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y negó el registro como marca del signo nominativo “GENFAR SANITOS” para distinguir productos de la mencionada clase 5 ª, frente a lo cual Genfar S.A. interpuso recurso de apelación.

7. Señaló que, mediante la Resolución 2531 de 30 de enero de 2017 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió revocar la Resolución 61709 y conceder el registro de la marca nominativa “GENFAR SANITOS” para identificar productos de la clase 5 ª del nomenclátor internacional, a favor de

Genfar S.A.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8

4 Folio 24 C pp. 5 Folios 25 a 28 C pp. 6 Certificado 295.334. Versión 8. 7 Certificado 584.908. Versión 10. 8 Folios 29 a 45 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00

Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina , artículo s 135 literal b) y 136 literal a); y ii) Constitución Política, artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 58, esto es, la seguridad jurídica, confianza legitima y protección de derechos adquiridos, así como el desconocimiento de la sentencia T-210 de 23 de marzo de 2010, proferida por la Corte Constitucional.

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad , toda vez que la SIC registró la marca nominativa “GENFAR SANITOS” en la clase 5ª a favor de la sociedad Genfar S.A., al considerar que la misma no era similarmente confundible con su marca nominativa “SANITAS” que ampara n productos en la misma clase del nomenclátor internacional , lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10. Explicó que las marcas cotejadas son ortográfica y fonéticamente similares, en tanto que la marca concedida reproduce totalmente la previa, sin que el cambio de la última vocal, esto es la “a”, por la “o”, permita su coexistencia en el mercado.

11. Sostuvo que “[…] si bien la expresión SANITAS hace referencia a aspectos relacionados con la salud y el bienestar, también es claro que desde varios años atrás el consumidor relaciona la misma con los servicios médicos prestados particularmente por esta empresa en el ámbito nacional como internacional. Así las cosas, el consumidor ya tiene un concepto creado y predeterminado respecto a la expresión SANITAS, la cual puede llegar a diluirse en caso de coexistencia con otras marcas similares a las que se le ap lican cambios casi imperceptibles o que generan para el consumidor ideas erróneas sobre las prestaciones y el origen empresarial de las mismas […]”.

12. Advirtió que los productos amparados por las marcas están en la misma clase del nomenclátor, por lo que se ofrecen y publicitan a través de los mismos canales, y tienen la misma finalidad de prevenir y curar enfermedades. Asimismo, se encuentra una relación de género -especie, pues, si bien no hay una cobertura idéntica, ambas macas reivindican medicamentos. En consecuencia, se configuran los dos presupuestos necesarios para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad antes mencionada.

13. Resaltó que de conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000,

presupuestos necesarios para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad antes mencionada.

13. Resaltó que de conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, no se pueden registrar los signos que no sean distintivos.4

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14. Finalmente, la parte demandante no hizo referencia alguna al concepto de violación de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 58 de la Constitución Política y lo referente al desconocimiento de la sentencia T -210 de 23 de marzo de 2010 de la Corte

Constitucional.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

16. Señaló que las marcas cotejadas no son semejantes debido a que “[…] el consumidor final no podrá confundir la marca “GENFAR SANITOS” dado que no las encontrara en el mismo mercado pues esta última comercializa servicios de salud y la marca base del reproche identifica productos para mejorar la salud del consumidor, entonces es claro que podría encontrar en forma inmediata las diferencias existentes entre ellas, pues como se logra observar a simple vista son amplias si tenemos en

marca base del reproche identifica productos para mejorar la salud del consumidor, entonces es claro que podría encontrar en forma inmediata las diferencias existentes entre ellas, pues como se logra observar a simple vista son amplias si tenemos en cuenta que la expresión “genfar” es la de mayor recordación por parte del consumidor […]”.

17. Explicó que la marca “SANITAS” lleva al consumidor a pensar en una EPS, mientras que “GENFAR SANITOS” en un medicamento, por lo que son ideológicamente diferentes.

18. Manifestó que “[…] el actor no probó en ningún momento de la actuación que su marca era notoriamente conocida y por lo tanto, no se podría declarar de oficio o hacer valer los derechos que no se han adquirido, por lo tanto, la mencionada dilución marcaria no existe en vista que no se comprobó que se hubiese disminuido su capacidad distintiva […]”.

19. Resaltó que la parte demandante, en el escrito de demanda, no desarrolló el concepto de violación de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 58 de la Constitución Política y tampoco lo referente al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No obstante, argumentó que no se viol ó dichas normas comoquiera que el consumidor no se confundirá al encontrar los productos en el mercado identificados por las marcas cotejadas y, en consecuencia, no existe riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario.

20. Finalmente, indicó que Genfar S.A. es titular de una familia de marcas cuyo elemento distintivo común es “GENFAR”.

9 Folios 67 a 80 C pp.5

20. Finalmente, indicó que Genfar S.A. es titular de una familia de marcas cuyo elemento distintivo común es “GENFAR”.

9 Folios 67 a 80 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00

Demandante: Organización Sanitas Internacional S.A.S.

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II.2. Contestación de la sociedad Genfar S.A.

21. La sociedad Genfar S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada10 en debida forma del auto admisorio no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

22. La sociedad Organización Sanitas Internacional S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 21 de marzo de 2017 11 en contra de la Resolución 2531 de 30 de enero de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

23. Mediante auto de 6 de diciembre de 2017 12 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Genfar S.A. El 15 de diciembre de 201713 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

24. A través de providencias de 6 de agosto de 2018 y 12 de marzo de 2019 14 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 29 de marzo de 201915.

fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 29 de marzo de 201915.

25. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los certificados de vigencia y titularidad de unas marcas, los cuales fueron aportados ; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

26. Mediante auto de 17 de mayo de 2019 16 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 409-IP-2019 de 18 de junio de 202017 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem. Dicho tribunal consideró

lo siguiente:

“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

10 Folios 51, 61 y 87 C pp. 11 Folio 1 C pp. 12 Folios 52 y 53 C pp. 13 Folio 53 vto C pp. 14 Folios 88 y 97 C pp. 15 Folios 121 a 128 C pp. 16 Folios 132 a 135 C pp. 17 Folios 156 a 168 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00

15 Folios 121 a 128 C pp. 16 Folios 132 a 135 C pp. 17 Folios 156 a 168 C pp.6

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , el cual se interpretará por ser pertinente.

De oficio se llevara a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema referente a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3.Familia de marcas

[…]

3.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

[…]

4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00113-00

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[…]

4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza7

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[…]

4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (Intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

28. Mediante auto de 2 de octubre de 2020 18 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

29. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante19 y la SIC 20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, Genfar S.A. guardó silencio y el Ministerio Público rindió concepto21 en los siguientes

términos:

30. Afirmó que “[…] De la comparación entre la palabra GENFAR SANITOS, que es la marca cuya irregistrabilidad se alega y la palabra SANITAS que es la marca previamente registrada, se observa que no existe conexidad competitiva pues se trata

30. Afirmó que “[…] De la comparación entre la palabra GENFAR SANITOS, que es la marca cuya irregistrabilidad se alega y la palabra SANITAS que es la marca previamente registrada, se observa que no existe conexidad competitiva pues se trata de productos y servicios que no res ultan sustitutos razonables para el consumidor […]”. Ello, en tanto que no se encuentran en el mismo mercado, pues la primera es para productos farmacéuticos y, la segunda, para servicios de salud.

31. Precisó que no existe complementariedad entre los productos ofrecidos en tanto que aquellos reivindicados por “SANITAS” no se usan para la fabricación y/o venta de productos farmacéuticos.

32. Concluyó que las marcas cotejadas no son confundibles y que no se acreditó, por parte de la sociedad demandante , que el tercero con interés directo en el resultado del proceso buscara aprovecharse del reconocimiento de su marca, o su dilución. Ello, máxime cuando la marca “GENFAR” también tiene un reconocimiento en el mercado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única

18 Folio 170 C pp. 19 Folios 176 a 180 C pp. 20 Folios 185 a 191 C pp. 21 Folios 193 a 200 C pp. 22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia d e

22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia d e los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

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instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

34. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 2531 de 30 de enero de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 61709 de 20 de septiembre de 2016 y se concedió el registro de la marca nominativa “GENFAR SANITOS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Genfar S.A.

35. La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “GENFAR SANITOS” concedida para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , a favor de la sociedad Genfar S.A. y la marca nominativa

35. La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “GENFAR SANITOS” concedida para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , a favor de la sociedad Genfar S.A. y la marca nominativa “SANITAS” que ampara productos de la misma clase, cuyo tit ular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

36. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de l acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación del acto demandado

37. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 2531 de 30 de enero de 2017 , expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 61709 de 20 de septiembre de 2016 y se concedió el registro de la marca nominativa “GENFAR SANITOS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Genfar S.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

38. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca del signo nominativo “GENFAR SANITOS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª23 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] productos farmacéuticos […]”.

del signo nominativo “GENFAR SANITOS” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª23 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] productos farmacéuticos […]”.

39. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca concedida y la marca nominativa “SANITAS”, tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores , en tanto que la

23 Certificado 584.908. Versión 10.9

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reproduce, desconociendo lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

40. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 409-IP-2019 de 18 de junio de 2020 24 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem.

41. Al respecto, la Sala precisa que, si bien la demandante invocó como vulnerada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135 literal b), y al exponer el concepto de violación adujo que la marca concedida resultaba similarmente confundible con su marca previamente registrada, lo que en realidad corresponde a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem, lo cierto es que dicho precepto no fue objeto de solicitud de interpretación prejudicial

similarmente confundible con su marca previamente registrada, lo que en realidad corresponde a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem, lo cierto es que dicho precepto no fue objeto de solicitud de interpretación prejudicial ni de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

42. Asimismo, se advierte que , si bien adujó como violada la Constitución Política, artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 58, esto es, la seguridad jurídica, confianza leg ítima y protección de derechos adquiridos, así como el desconocimiento de la sentencia T210 de 23 de marzo de 2010, proferida por la Corte Constitucional, no desarrolló su concepto de violación.

43. Por lo anterior, será n excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 , así como la Constitución Política, artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 58 y la jurisprudencia antes mencionada.

44. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

24 Folios 156 a 168 C pp.10

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De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

45. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor25:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es,

analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

46. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca concedida a Genfar S.A.26

GENFAR SANITOS

(nominativa) Registro 584.908 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el demandante27

SANITAS

(nominativa) Registro 295.334 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

47. Dicho esto, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si los signos distintivos contienen elementos de uso

25 Folios 238 y 239 C pp. 26 Cesionario de Modetex S.A.S. Folio 40 C pp.