CE - Sentencia 11001032400020170013100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Care y Cure S.A.S.

Tema: Registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT ” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 89368 de 23 de diciembre de 20161 y 62430 de 22 de septiembre de 20162 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Procaps S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA. Declara r la nulidad de la Resolución No. 89368 de 23 de diciembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual, resolvi ó el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante, revocó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S . y confirmó en sus demás partes la Resolución No. 62430 de 22 de septiembre de 2016, expedida al interior del Expediente Administrativo No. 15-30547.

SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 62430 de 22 de septiembre de 2016 , proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S . y negó el registro de la marca nominativa DICLOFEN PROTECT , para identificar productos

1 Folios 60 a 64C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 66 a 71 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 3 Folios 144 a 226 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

3 Folios 144 a 226 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

comprendidos en la Clase 5 Internacional, solicitada por la sociedad PROCAPS S.A., al interior del Expediente Administrativo No. 15-305470.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A., comedidamente solicito:

TERCERA: Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca nominativa DICLOFEN PROTECT, para identificar productos comprendidos en la clase 5 internacional, a favor de la Sociedad PROCAPS S.A.

CUARTA: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”4 (mayúsculas y negrillas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que, el 23 de diciembre de 2015 , la sociedad Procaps S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT ” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos

3. Manifestó que, el 23 de diciembre de 2015 , la sociedad Procaps S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT ” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos; preparaciones veterinarias; medicamentos para uso médico; medicamentos para uso veterinario; algodón para uso médico; desinfectantes para uso higiénico; productos para esterilizar; pañales para bebés; tampones para la menstruación; paños menstruales; alimentos dietéticos para uso médico; alimentos para bebés; complementos nutricionales; bebidas dietéticas para uso médico; emplastos para uso médico; botiquines de primeros auxilios; artículos para apósitos; materiales para empastes de ntales; materiales para improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; insecticidas; fungicidas; herbicidas […]”.

4. Indicó que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial, y la sociedad Care y Cure S.A.S. presentó oposición con fundamento en su marca “DICLOREN GEL” para productos de la clase 5ª.

5. Anotó que, mediante la Resolución 62430 de 22 de septiembre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC : i) declaró fundada la oposición presentada por Care y Cure S.A.S.; y ii) negó el registro de la marca nominativa “DICLOFEN PROTECT ” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Frente a esta decisión Procaps S.A. interpuso recurso de apelación.

4 Folio 146 C pp.

“DICLOFEN PROTECT ” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Frente a esta decisión Procaps S.A. interpuso recurso de apelación.

4 Folio 146 C pp. 5 Folios 146 a 149 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

6. Sostuvo que , a través de la Resolución 89368 de 23 de diciembre de 2016 , el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió : i) revocar el ordinal primero de la Resolución 62430; ii) declarar infundada la oposición presentada por Care y Cure S.A.S; y iii) confirmar en lo demás la Resolución 89368.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo s de nulidad los relacionados con el desconocimiento de la s normas en que debía fundarse los actos acusados y falsa motivación, para lo cual señaló como quebranta das las siguientes disposiciones: i) Constitución Política, artículos 13, 29 y 61; ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135, 136 literal a) y 150; y iii) Ley 1437 de 2011, artículos 42 y 80.

I.1.2.2. El concepto de violación

De la vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política

artículos 42 y 80.

I.1.2.2. El concepto de violación

De la vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política

8. La parte demandante sostuvo que se violaron los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, toda vez que: i) se dio un trato discriminatorio a Procaps S.A. y uno preferente al tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) “[…] se inobservó las formalidades mínimas al resolver el conflicto con fundamento en apreciaciones y presunciones sin asidero jurídico […]” ; y iii) no se protegió los derechos que ostenta respecto del signo solicitado.

9. Explicó que, en el trámite administrativo, “[…] los argumentos expuestos en la Resolución No. 62430 de 22 de septiembre de 2016 y Resolución No. 89368 del 23 de diciembre de 2016, en nada guardan relación con la realidad fáctica que motivó la solicitud de la marca por parte de mi poderdante […] en tanto omitió efectuar un debido análisis de la solicitud, valorar las pruebas aportadas y los presupuestos que debió tener en cuenta para la concesión de la marca […]”, por lo que se le violó su derecho de defensa y contradicción y se incurrió en una falsa motivación.

10. Advirtió que, en particular, se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto la SIC debió pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas dentro del trámite administrativo. En consecuencia, le correspondía valorar los antecedentes relevantes del caso y garantizar a la parte interesada la oportunidad de exponer las razones por las cuales consideraba improcedente la aplicación de las causales de irregistrabilidad,

administrativo. En consecuencia, le correspondía valorar los antecedentes relevantes del caso y garantizar a la parte interesada la oportunidad de exponer las razones por las cuales consideraba improcedente la aplicación de las causales de irregistrabilidad, así como de solicitar y aportar las pruebas dirigidas a sustentar sus afirmaciones.

11. En ese sentido, se advirtió que debía permitírsele explicar las razones y pedir pruebas “[…] que defiendan o respalden los hechos pertinentes; deberá permitírsele,

6 Folios 149 a 222 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

en el mismo pie de igualdad con las otras partes, la formulación de recursos contra las providencias debidamente notificadas, en la forma prevista en la ley, etc., etc. En los procesos de única instancia la garantía del debido proceso debe ser más celosamente guardada, por cuanto la persona afectada no cuenta con una instancia superior revisora […]”.

De la vulneración de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, y 42 y 80 de la Ley 1437

12. La parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT ” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza . Ello, sin considerar que no es similarmente confundible con la marca “DICLOREN GEL”, que ampara productos de la misma clase.

nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza . Ello, sin considerar que no es similarmente confundible con la marca “DICLOREN GEL”, que ampara productos de la misma clase.

13. Argumentó que el signo solicitado es registrable comoquiera que es distintivo intrínseca y extrínsecamente, pudiendo coexistir en el mercado con la marca “DICLOREN GEL”, por lo que la SIC desconoció los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

14. Explicó que las expresiones “DICLO” y “GEL” son de uso común, por lo que no puede ser tenid as en cuenta para determinar el riesgo de confusión. Asimismo, las partículas “FEN” y “PROTECT” le otorgan distintividad al conjunto de la marca solicitad.

15. Manifestó que la existencia de las marcas “DICLOFEN MAX” y “DICLOFEN COMLEX” de titularidad de Procaps S.A. permiten la coexistencia en el mercado el signo solicitado en el caso sub examine.

16. Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que la SIC, con la expedición de los actos acusados, violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que no realizó debidamente el examen de registrabilidad.

17. Asimismo, indicó que se desconoció el artículo 42 de la Ley 1437, toda vez que la SIC “[…] no tuvo en cuenta todas y cada una de las cuestiones suscitadas con ocasión al registro marcario solicitado, especialmente la atinente a que las partículas DICLO y GEL son expresiones de uso común, inaplicando los criterios del cotejo de marcas que comparten radicales comunes […]”.

al registro marcario solicitado, especialmente la atinente a que las partículas DICLO y GEL son expresiones de uso común, inaplicando los criterios del cotejo de marcas que comparten radicales comunes […]”.

18. Finalmente, argumentó que se quebrantó el artículo 80 ibidem, en tanto que la parte demandada “[…] no motivó en debida forma el acto administrativo, no respetó el derecho de defensa y contradicción, las pruebas no fueron valoradas en debida forma por la administración […]”.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7

19. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para ello, se refirió de manera conjunta a los cargos de nulidad formulados, señalando que las resoluciones acusadas fueron expedidas conforme a las normas constitucionales y legales vigentes, y que, en consecuencia, se encontraban debidamente motivadas y ajustadas al ordenamiento jurídico.

20. Concretamente, a rgumentó que “[…] los signos en conflicto son similarmente confundibles, toda vez que al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonéticamente y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad. En efecto, a pesar que los signos confrontados coinciden en

fonéticamente y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad. En efecto, a pesar que los signos confrontados coinciden en el uso de la expresión “DICLO" las cuales son partículas débiles con respecto a los productos a identificar, se observa que los elementos nominativos que forman al signo solicitado en registro no son suficientes para diferenciarlo de la marca registrada, por lo que es evidente el riesgo de confusión y asociación […]”.

21. Sostuvo que la expresión solicitada como marca “DICLOFEN" es genérica, en tanto que “[…] es en realidad gran parte de la palabra “DICLOFENACO”, la cual hace referencia al nombre de la molécula de un conocido analgésico, antiinflamatorio y antirreumático, siendo el nombre de un producto farmacéutico que usualmente se encuentra incluso en la cla se 5ta Internacional. La palabra “PROTECT” es por otro lado una expresión de uso común usada por los empresarios de productos de esta clase para enfatizar una característica propia de los mismos a saber “proteger”, por lo tanto, este término tampoco imprim e distintividad al signo en cuanto a que describe una característica de los productos a distinguir a tal punto que está incluida en muchos otros registros marcarios […]”.

22. Concluyó, teniendo en cuenta lo anterior, que el signo solicitado no es distintivo en tanto que su registro otorgaría a la solicitante un derecho sobre una expresión necesaria para ofrecer analgésicos y antiinflamatorios en el mercado.

II.2. Contestación de la sociedad Care y cure S.A.S.

tanto que su registro otorgaría a la solicitante un derecho sobre una expresión necesaria para ofrecer analgésicos y antiinflamatorios en el mercado.

II.2. Contestación de la sociedad Care y cure S.A.S.

23. La sociedad Care y cure S.A.S., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada8 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

7 Folios 249 a 253 C pp. 8 Folios 241 y 253 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

III. TRÁMITE DEL PROCESO

24. La sociedad Procaps S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 27 de marzo de 2017 9 en contra de las Resoluciones 89368 de 23 de diciembre de 2016 y 62430 de 22 de septiembre de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

25. Mediante auto de 14 de diciembre de 2017 10 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Care y cure S.A.S. El 19 de enero de 2018 11 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

26. A través de autos de 31 de julio de 2018, 15 de marzo de 2019 y 3 de abril de 201912 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180

de 30 días.

26. A través de autos de 31 de julio de 2018, 15 de marzo de 2019 y 3 de abril de 201912 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 17 de mayo de 201913.

27. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de unas marcas , así como unos expedientes administrativos , los cuales fueron allegados al expediente del proceso de la referencia.

28. Mediante auto de 28 de junio de 201914 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 461-IP-2019 de 7 de octubre de 202015, dentro de la cual interpretó los artículos 134, 135 literal f), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, 151 ibidem.

Asimismo, no interpretó los demás literales del artículo 135, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 134, 136 Literal a) y 150 de la citada Decisión por ser pertinentes.

Se interpretará el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina limitándose al Literal f) por ser objeto de la controversia los signos conformados por denominaciones genéricas.

9 Folio 1 C pp. 10 Folios 229 y 230 C pp. 11 Folio 230 vto. C pp. 12 Folios 259, 267 y 276 C pp. 13 Folios 289 a 299 C pp. 14 Folios 303 a 306 C pp. 15 Folios 420 a 429 C pp.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

No se interpretarán los demás Literales del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser tema de controversia las demás causales de irregistrabilidad absolutas de una marca.

De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de desarrollar el tema de la conexión entre productos.

[…]

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

[…]

1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada

[…]

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

[…]

1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

[…]

2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

[…]

2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

4. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

[…]

4.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontado se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y , posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico (sic).8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto.

5. Signos conformados por denominaciones genéricas.

[…]

5.2. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica aluda a la expresión empleada exclusamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ningún apersona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ningún apersona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

[…]

6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) la complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

[…]

7. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

[…]

7.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de los registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados […]”. (mayúscula y negrilla del original).

30. En auto de 18 de noviembre de 2020 16 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previst as en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que

audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previst as en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

31. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante, la SIC, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Publico guardaron silencio.

16 Folio 431 C pp.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14917 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

33. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 89368 de 23 de diciembre de 2016 y 62430 de 22 de septiembre de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa “ DICLOFEN PROTECT ” para distinguir productos

diciembre de 2016 y 62430 de 22 de septiembre de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa “ DICLOFEN PROTECT ” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A.

34. Por lo anterior, se deberá establecer si, con la expedición de las resoluciones acusadas, la SIC vulneró los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, en lo concerniente al derecho a la igualdad, al debido proceso y a la protección de la propiedad intelectual; y si, en consecuencia, i ncurrió en falsa motivación, al presuntamente apartarse de los hechos y pruebas obrantes en el expediente o al omitir el análisis de los antecedentes y argumentos relevantes del trámite administrativo.

35. De igual manera, deberá determinar si, entre el signo nominativo solicitado “DICLOFEN PROTECT” y la marca “DICLOREN GEL”, que ampara productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Care y Cu re S.A.S., se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literal f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 150 y 151 ibidem, este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

36. Finalmente, corresponde examinar la observancia de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, referidos a la obligación de resolver de manera integral las cuestiones planteadas el trámite administrativo.

36. Finalmente, corresponde examinar la observancia de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, referidos a la obligación de resolver de manera integral las cuestiones planteadas el trámite administrativo.

37. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 sin especificar los literales aplicables, del

17 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

concepto de violación se desprende que el debate se centró principalmente en la apreciación de la distintividad extrínseca del signo, conforme al literal a) del artículo 136 ibidem, al sostener la autoridad administrativa que la marca nominativa solicitada “DICLOFEN PROTECT” resulta confundible con la marca “DICLOREN GEL” previamente registrada para productos de la clase 5ª.

38. No obstante, el examen del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 también resulta pertinente, en la medida en que, en la contestación de la demanda, la SIC señaló que se debe tener en cuenta que la expresión “DICLOFEN" es genérica, en tanto que “[…] es en realidad gran parte de la palabra “DICLOFENACO”, la cual hace referencia al

se debe tener en cuenta que la expresión “DICLOFEN" es genérica, en tanto que “[…] es en realidad gran parte de la palabra “DICLOFENACO”, la cual hace referencia al nombre de la molécula de un conocido analgésico, antiinflamatorio y antirreumático, siendo el nombre de un producto farmacéutico que usualmente se encuentra incluso en la clase 5ta Internacional […]”.

39. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que dicha disposición regula la incorporación de partículas genéricas dentro de los signos en conflicto, este aspecto debe ser analizado por la Sala al realizar el cotejo marcario, a fin de establecer si esa partícula carece de distintividad intrínseca y, en consecuencia, no puede ser susceptible de apropiación por un solo titular.

40. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 461 -IP-2019 de 7 de octubre de 2020 18, interpretó los artículos 134, 135 literal f), 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, precisando que la autoridad nacional debe analizar tanto la distintividad intrínseca del signo, para descartar la existencia de partículas genéricas, como su distintividad extrínseca frente a la marca previamente registrada19.

41. En virtud de lo anterior, se excl