CE - Sentencia 11001032400020170013400 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020170013400

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Care & Cure S.A.S.

Tema: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad. Se declara la nulidad de los actos demandados porque se emitieron en contra de lo previsto en los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Procaps S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016 y 89396 de 23 de diciembre de 2016.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Procaps S.A. , en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento2

Número único de radicación: 11001032400020170013400

demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento2

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

del derecho1, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Directora de Signos Distintivos ; y 89396 de 23 de diciembre de 2016 , d e la misma Superintendencia dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro del signo nominativo DICLOFEN , solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en

adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes

pretensiones:

“[…] PRIMERA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 89396 del 23 de diciembre de 2016 , proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante, revocó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S. y confirmó en sus demás partes la Resolución No. 64490

interpuesto por mi poderdante, revocó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S. y confirmó en sus demás partes la Resolución No. 64490 de 29 de septiembre de 2016 , expedida al interior del Expediente Administrativo No. 15-230613.

SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 64490 de 29 de septiembre de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S y negó el registro de la marca nominativa DICLOFEN , para Identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional, solicitada por la sociedad PROCAPS S.A, al interior del Expediente Administrativo No. 15-230613.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A., comedidamente solicito:

TERCERA: S e ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca nominativa DICLOFEN, para identificar productos comprendidos en la clase 5 internacional, a favor de la Sociedad PROCAPS S.A.

1 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.3

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.3

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CUARTA: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la

Propiedad Industrial.

QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho. […]” (Negrilla del texto original).

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que es titular de la s marcas DICLOFEN MAX y DICLOFEN COMPLEX , concedidas por la entidad demandada para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que solicitó a la parte demandada el registro del signo nominativo DICLOFEN para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 741 de 9 de octubre de 2025, siendo objeto de oposición por la sociedad Care & Cure S.A.S. con fundamento en su marca DICLOREN GEL.

4.4. Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016 ,

4.4. Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016 , resolvió: i) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Care & Cure S.A.S.; y ii) negar el registro de la marca nominativa DICLOFEN para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niz a por estar comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 , al ser confundible con la marca DICLOREN GEL previamente registrada.

4.5. Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016.4

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4.6. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 89396 de 23 de diciembre de 2016 , resolvió el recurso de apelación en el sentido de: i) revocar parcialmente la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016; ii) declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Care & Cure S.A.S.; iii) Confirmar en lo demás la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

64490 de 29 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación

5. La parte demandante invocó como vulnerad os los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de 2000 y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 y expuso el concepto de la violación así:

Violación de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de Colombia

5.1. Mencionó que con la expedición de los actos administrativos acusados se vulneraron los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, toda vez que se le dio un trato discriminatorio a la sociedad PROCAPS S.A . y preferente a la sociedad Care y Cure S.A.S., comoquiera que al desbordar el derecho realmente ostentado por la sociedad opositora sobre la expresión DICLOREN GEL, le reconoció derechos exclusivos y excluyentes respecto de las demás marcas, sobre la expresión DICLO e incluso sobre la expresión GEL.

5.2. Indicó que en cada una de las actuaciones adelantadas por las autoridades administrativas, cuya finalidad sea la concesión de registros de marcas a favor de particulares, ya sea que se trate de personas naturales o jurídicas, la Administración debe respetar el debido proceso, derecho consagrado como fundamental en la Constitución Política, el mismo que la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha extendido a las personas jurídicas.5

Administración debe respetar el debido proceso, derecho consagrado como fundamental en la Constitución Política, el mismo que la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha extendido a las personas jurídicas.5

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5.3. Adujo que la total inobservancia de las formalidades mínimas por la parte demandada pone en cuestión la actuación de esta, que no puede ni debe resolver cuestiones marcarias con base en simples apreciaciones o presunciones, sin asidero f áctico y jurídico alguno, tiñendo de ilegalidad el procedimiento administrativo.

5.4. Argumentó que se presentó una clara violación al proceso administrativo, lo cual trae como consecuencia que los actos acusados se encuentran incursos en causal de nulidad.

5.5. Expresó que la SIC tenía como deber prever que al registro solicitado por la parte demandante se le efectuara el correspondiente análisis de registrabilidad, atendiendo a los criterios de cotejo contemplados para tal fin, para que de esta manera procediera a conceder el registro marcario.

Violación de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011

5.6. Sostuvo que el signo nominativo DICLOFEN cumple con todos los requisitos establecidos por la normatividad para ser protegido como marca, pues es perceptible y susceptible de representación gráfica.

5.6. Sostuvo que el signo nominativo DICLOFEN cumple con todos los requisitos establecidos por la normatividad para ser protegido como marca, pues es perceptible y susceptible de representación gráfica.

5.7. Anotó que las expresiones DICLO y GEL son partículas de uso común, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta para determinar un posible riesgo de confusión.

5.8. Señaló que la partícula FEN es un elemento adicional y arbitrario que le otorga distintividad al signo solicitado DICLOFEN.

5.9. Arguyó que la marca DICLOREN GEL es un signo débil por que pretende apropiarse de las expresiones de uso común DICLO y GEL, las cuales no pueden ser de dominio o monopolio absoluto por persona alguna.

5.10. Resaltó que los signos DICOFLEN y DICLOREN GEL pueden converger pacíficamente en el mercado, dada las marcadas diferencias entre una y otra expresión.6

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5.11. Mencionó que la entidad demandada vulneró el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 al no realizar en debida forma el examen de registrabilidad del signo solicitado.

Respecto de la violación de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011

5.12. Indicó que se desconoció el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, ya que la parte demandada no tuvo en cuenta todas y cada una de las cuestiones

5.12. Indicó que se desconoció el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, ya que la parte demandada no tuvo en cuenta todas y cada una de las cuestiones suscitadas con ocasión del registro marcario solicitado.

5.13. Adujo que se quebrantó el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011, pues no fue respetado el derecho de defensa y contradicción toda vez que las pruebas no fueron valoradas por la Administración, lo que deviene en una irregular conformación de los actos administrativos demandados.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

6.1. Arguyó que la revocatoria parcial de la Resolución núm. 64490 de 29 de septiembre de 2016 se sustentó en que en la primera instancia de la actuación administrativa se debió hacer un examen del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 , encontrando con ello que el signo solicitado care cía de distintividad intrínseca al ser genérico y, por lo tanto, no tenía vocación de registro, siendo improcedente entrar a determinar si existía riesgo de confusión con la marca opositora.

6.2. Argumentó que “En consecuencia, esta Superintendencia encuentra que no es siquiera procedente entrar a pronuncia rnos respecto de los argumentos esgrimidos en relación con el cotejo marcario entre las marcas DICLOFEN Y DICLOREN GEL toda vez que, habiendo sido revocados en segunda instancia, la irregistrabilidad de la marca por encontrarse incurso en la causal del liter al a)7

esgrimidos en relación con el cotejo marcario entre las marcas DICLOFEN Y DICLOREN GEL toda vez que, habiendo sido revocados en segunda instancia, la irregistrabilidad de la marca por encontrarse incurso en la causal del liter al a)7

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

del artículo 136, no es objeto de debate en el presente asunto y mucho menos lo es, la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S. pues esta fue declarada infundada por medio de Resolución No. 89396 de 2016.”

6.3. Señaló que el signo DICLOFEN no contiene ningún elemento adicional que le otorgue distintividad, por lo que es un signo genérico ; y, de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 , no es irregistrable porque carece de distintividad intrínseca, es decir, es incapaz de individualizar el producto que pretende identificar.

6.4. Mencionó que “Manifiesta el demandante que hubo una indebida aplicación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 pues a su parecer las Resoluciones ocultaron el análisis de registrabilidad realizado a la marca denegada. No obstante encontramos que tales aseveraciones carecen de fundamento, pues, de la revisión de la Resolución No. 89396 de 2016 -única resolución en firme -, se desprende de manera clara que se expusieron los fundamentos jurídicos que llevaron a concluir que la marca DICLOFEN no es susceptible de registro”.

de la revisión de la Resolución No. 89396 de 2016 -única resolución en firme -, se desprende de manera clara que se expusieron los fundamentos jurídicos que llevaron a concluir que la marca DICLOFEN no es susceptible de registro”.

6.5. Adujo que no se puede hablar de discriminación por reconocer un derecho a un tercero, porque la negativa del registro no se realizó por la oposición de la sociedad Care & Cure S.A.S., sino por la carencia de distintividad intrínseca de la marca solicitada.

6.6. Por último, señaló que la Resolución núm. 64490 de 2016 fue debidamente señalada, pues en ella se expuso la normatividad aplicable y los motivos por los cuales el signo DICLOFEN no era susceptible de registro al carecer de distintividad.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso – Sociedad Care & Cure S.A.S.

7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal.

Audiencia Inicial8

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 2021 : i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 8 de junio de 2021. En ella, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de

inicial se efectuó el día 8 de junio de 2021. En ella, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de co nciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad

Interpretación Prejudicial, prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y alegatos de conclusión.

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 22 de mayo de 2025, determinó: i) dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado por las razones expuestas en la parte motiva de esa providencia; ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iii) correr traslado a las partes para alegar de conclusión; y iv) informar al Ministerio P úblico que dentro para la oportunidad para alegar presentara su concepto, si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

10. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda.

11. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA9

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso ; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 2019 2 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso.

Los actos acusados

17. Los actos acusados son las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016 , expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 89396 de 23 de diciembre de 2016, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad

de 2016 , expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 89396 de 23 de diciembre de 2016, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo DICLOFEN solicitado para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de esta, la audiencia inicial y las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso,

determinar:

2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024.10

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

18.1. Si las resoluciones núms. 64490 de 29 de septiembre de 2016 y 89396 de 23 de diciembre de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo DICLOFEN para identificar productos de la clase 5 ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el artículo 134, los literales b) y f) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política; y los artículos 42 y

del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política; y los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

18.2. En ese sentido, se analizará en primer lugar si la parte demandada realizó correctamente el examen de registrabilidad y si se vulneró el debido proceso de la parte demandante. De igual manera, si los actos administrativos acusados adolecen de falsa motivación y falta de motivación.

18.3. En segundo lugar, si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa DICLOREN GEL, con registro núm. 513399, que identifica productos de la misma clase, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

18.4. En tercer lugar, si el signo solicitado cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

Interpretaciones prejudiciales aplicables al caso

19. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial3: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350 -IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261 -IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45 -IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina proferidos a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el

marzo de 2022; y 45 -IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina proferidos a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el

3 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147.11

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino , consideró i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y ii) adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 344 -IP-20224 y 208 -IP-20205 respecto de los artículos 134, 135 literal b) y f), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para dictar la sentencia en el proceso de la referencia.

20. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 134, 135 literal b ) y f), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, norma s invocadas como violada s por la parte demandante.

21. Respecto de los artículos 134 , literal b) y f) del artículo 135 y 150 de la

Decisión 486 de 2000, norma s invocadas como violada s por la parte demandante.

21. Respecto de los artículos 134 , literal b) y f) del artículo 135 y 150 de la

Decisión 486 de 20006:

“[…] Al respecto resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales a y b), y 150 de la Decisión 486, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un crite rio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos:

[1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

Concepto de marca

[1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 134A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual s e ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…)”

4 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de

5 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6 Interpretación Prejudicial 344-IP-202212

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

[1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

[…]

[1.4] Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros. Las demás funciones se encuen tran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no sería posible registrarlo como marca.

[1.5] Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u origen empresarial del producto o servicio al que distingue. Esta función informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a través de medios publicitarios.

[…]

Requisitos para el registro de marcas

[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de las marcas: son distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

[…]

[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de las marcas: son distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

[…]

[1.15] El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho que sea distintivo y se susceptible de representación gráfica. De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad es uno de los el ementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad,

[1.16] Se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

[2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.

[…]

[2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencia l que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor7.

7 ibidem13

Número único de radicación: 11001032400020170013400

calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor7.

7 ibidem13

Número único de radicación: 11001032400020170013400

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

[2.3] La distintividad tiene un doble aspecto:8

[a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado.

[b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos en el mercado.

[…]

[2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca

[2.9] La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.; y, a, su vez, esa decisión est á relacionada con el origen empresarial, en la medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el mercado.

[2.10] El origen empresarial juega un juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener

o proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el merca