CE - Sentencia 11001032400020170026200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00262-00

Demandante: Pinturas Tonner y Cía. Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Compañía Global de Pinturas S.A.

Tema: Registro como marca del signo nominativo “VINILTON”, para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 40143 de 23 de junio de 2016 1 y 7088 de 23 de febrero de 2017 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se: i) declaró fundada la oposición presentada por Compañía Global de Pinturas S.A.; ii) extendió la notoriedad de la marca “VINILTEX” para “pinturas”, hasta octubre de 2015; y iii) negó el registro de la marca nominativa “VINILTON” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Pinturas Tonner y Cía. Ltda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Pinturas Tonner y Cía. Ltda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Pinturas Tonner y Cía. Ltda., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución 40143 de 23 de junio de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. GLOBALPAINT S.A. y se negó el registro de la marca nominativa "VINILTON" para distinguir productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, proferida por la Directora de Signos Distintivos.

1 Folios 5 a 14 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 48 a 58 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 20 a 40 C pp.2

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Demandante: Pinturas Tonner y Cía. Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

SEGUNDA. Solicito se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 7088 de 23 de febrero de 2017, proferida por el Superintendente Delegado para la

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

SEGUNDA. Solicito se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 7088 de 23 de febrero de 2017, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se desat ó el recurso de apelación interpuesto, en cuanto a la decisión de declarar fundada la oposición presentada por COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. GLOBALPAINT S.A., bajo el argumento de que los signos son susceptibles de causar riesgo de asociación y por ende debe darse especial protección al signo notorio

VINILTEХ.

TERCERA. En consecuencia de lo anterior, y a t í tulos (sic) de restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, DECLARAR infundada la oposici ón (sic) presentada por la Sociedad COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. GLOBALPAINT S.A, con ocasi ó n (sic) de la concurrencia de la causal de irregistrabilidad contemplada en literal h) del art í culo (sic) 136 de la Decisi ón (sic) 486 de 2000 (derivada del registro previo de las marca "VINILTEX" con Certificados de Registro No.478105, 35569, 454873, 115123, 115121, 484456 y CONCEDER el registro de la marca "VINILTON" solicitada por la sociedad PINTURAS TONNER Y CIA LTDА.

CUARTA. Solicito se ORDENE la publicaci ón (sic) de la sentencia, que se profiera dentro del presente tr á mite (sic), en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTA. Solicito se CONDENE a la parte demandada a pagar las costas y

profiera dentro del presente tr á mite (sic), en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTA. Solicito se CONDENE a la parte demandada a pagar las costas y gastos que se causen en virtud del presente proceso […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante m anifestó que, el 7 de octubre de 2015 , la sociedad Pinturas Tonner y C ía. Ltda. solicitó el registro como marca del signo nominativo “VINILTON” para distinguir productos de la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vinilos […]”.

4. Indicó que , una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Compañía Global de Pinturas S.A., presentó oposición con fundamento en sus marcas nominativas y mixtas “VINILTEX”6 que amparan productos y servicios de las clases 2ª, 9ª, 16, 20 y 37 del nomenclátor internacional.

5. Aseveró que, a través de la Resolución 40143 de 23 de junio de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC : i) declaró fundada la oposición presentada por Compañía Global de Pinturas S.A.; ii) extendió la notoriedad de la marca “VINILTEX” para “pinturas”, hasta octubre de 2015; y iii) neg ó el registro de la marca nominativa “VINILTON” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª.

marca “VINILTEX” para “pinturas”, hasta octubre de 2015; y iii) neg ó el registro de la marca nominativa “VINILTON” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª. Frente a esta decisión, Pinturas Tonner y Cía. Ltda. interpuso recurso de apelación.

4 Folios 21 vto. y 22 C pp. 5 Folios 22 a 24 C pp. 6 Certificados 478.105, 35.569, 454.873, 115.123, 115.121 y 484.456.3

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6. Señaló que, mediante la Resolución 7088 de 23 de febrero de 2017 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la

Resolución 40143.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo s de nulidad los relacionados con: i) el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta das la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literales a) y h), 155 y 156 ; y “violación al debido proceso”; y ii) la falsa motivación.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se

proceso”; y ii) la falsa motivación.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad , toda vez que la SIC negó el r egistro de la marca nominativa “VINILTON” en la clase 2ª, al considerar que es similarmente confundible con las marcas “VINILTEX” y al argumentar que existe conexidad competitiva entre los vinilos y las pinturas, desconociendo lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

9. Explicó que el signo solicitado está compuesto por la partícula “VINIL”, la cual es descriptiva e inapropiable en exclusiva, y la denominación “TON”, sílaba en la cual recae la distintividad del conjunto, ello, respecto de la marca “VINILTEX”.

10. Sostuvo que , a su juicio, “[…] la administración incurre en un grave error de apreciación al afirmar que el signo no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) de la Decisión 486 de 2000, esgrimiendo que no existe riesgo de confusión u asociación alguno , pero en lo que respecta al literal h), sí se arguye riesgo de asociación, obviando que las reglas de cotejo marcario para determinar si existe o no el riesgo de confusión y/o asociación son las mismas en esta causal […]”.

11. Advirtió que la SIC incurrió en una falsa motivación debido a que expidió los actos sin una motivación fundamentada en un cotejo marcario ajustado a la ley.

12. Resaltó que se violó su derecho al debido proceso en tanto que la SIC incurrió en

sin una motivación fundamentada en un cotejo marcario ajustado a la ley.

12. Resaltó que se violó su derecho al debido proceso en tanto que la SIC incurrió en una indebida valoración probatoria pues, “[…] si se hubiesen practicado las pruebas solicitadas se hubiera podido observar que: a) Las personas llamadas a rendir testimonio no son prototipo de "consumidor medio" son consumidores especializados que tienen cierto grado de influencia dentro del mercado objetivo en cual compiten los signos distintivos cotejados. b) Dentro del mercado objetivo los empresarios

7 Folios 24 a 38 C pp.4

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reconocen la presencia de uno y otro signo. c) El consumidor asocia la marca VINILTEX con un origen empresarial determinado cual es COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS. d) El consumidor asocia la marca VINILTON con un origen empresarial determinado, a saber. PINTU RAS TONNER. e) La inclusi ó n (sic) del prefijo VINIL evoca la idea de vinilos. f) El Consumidor identifica en el mercado hace m ás (sic) de 10 años la marca VINILTON. g) El consumidor en el mercado identifica las marcas VINILTEX y VINILTON desde hace más de una d é cada (sic)[…]”.

13. Finalmente, si bien en la demanda se citaron como vulnerados los artículos 155 y 156 de la Decisión 486 de 2000, también lo es que no se desarrolló el concepto violación de los mismos.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

156 de la Decisión 486 de 2000, también lo es que no se desarrolló el concepto violación de los mismos.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

15. Explicó que “[…] que cuando tenemos una marca notoriamente conocida como opositora, el análisis no se limita a determinar la identidad o similitud, sino que castiga incluso las traducciones, transliteraciones y transcripciones totales o parciales, lo cual es un criterio mu cho más amplio pues permitirá incluso que palabras que no tienen ninguna similitud fueran susceptibles de ser negadas por ser traducciones, asimismo es mucho más amplio en lo relativo a los riesgos, pues no se limita a la confusión o asociación, también hace referencia al aprovechamiento injusto del prestigio del signo, dilución de la fuerza distintiva o de su valor comercial […]”.

16. Manifestó que “[…] al estudiar las marcas de forma completa, estas no limitan sus similitudes a la expresión VINIL, sino que ambas combinan ésta con una expresión que también inicia con T, lo que les da un ambiente sino de confusión propiamente dicha, si de familiaridad entr e los productos o las empresas, en otras palabras, un consumidor promedio, bien podría considerar que una marca hace referencia a una nueva línea de productos de la empresa titular de la marca notoriamente conocida, e

dicha, si de familiaridad entr e los productos o las empresas, en otras palabras, un consumidor promedio, bien podría considerar que una marca hace referencia a una nueva línea de productos de la empresa titular de la marca notoriamente conocida, e incluso que las dos empresas llegaron a un acuerdo comercial para ofrecer un nuevo producto, y que por eso toma elementos de la marca notoriamente conocida […]”.

II.2. Contestación de la sociedad Compañía Global de pinturas S.A.9

17. La sociedad Compañía Global de Pinturas S.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual argumentó que el signo solicitado es una réplica de sus marcas previamente registradas. Es así como

8 Folios 134 a 142 C pp. 9 Folios 146 a 157 C pp.5

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“VINILTON” reproduce el elemento preponderante, con mayor carga conceptual y recordación de las marcas “VINILTEX”, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

18. Adujo que se genera un riesgo de confusión directo e indirecto en el mercado, donde el consumidor podría creer que los productos identificados por el signo solicitado son un nuevo lanzamiento comercial de las marcas previas , o fruto de un vínculo o alianza comercial.

19. Indicó que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados en la clase 2ª del nomenclátor internacional en tanto que los vinilos y las pinturas son

vínculo o alianza comercial.

19. Indicó que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados en la clase 2ª del nomenclátor internacional en tanto que los vinilos y las pinturas son intercambiables o complementarios, en el ámbito de las ampliaciones o decoraciones.

20. Finalmente, manifestó que permitir el registro del signo solicitado diluye la fuerza distintiva de su marca notoria “VINILTEX”.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

21. La sociedad Pinturas Tonner y Cía. Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 23 de junio de 201710 en contra de las Resoluciones 40143 de 23 de junio de 2016 y 7088 de 23 de febrero de 2017 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

22. Mediante auto de 6 de agosto de 201811 se resolvió admitir la demanda y ordenar notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Compañía Global de Pinturas S.A. El 17 de agosto de 201812 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

23. A través de providencia de 10 de mayo de 2019 13, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 29 de noviembre de 201914.

24. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos procesales y unos testimonios.

24. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos procesales y unos testimonios.

25. Mediante auto de 20 de febrero de 202015 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. Cabe advertir que no se solicitó la interpretación prejudicial de

10 Folio 1 C pp. 11 Folio 92 y 93 C pp. 12 Folio 93 C pp. 13 Folio 183 C pp. 14 Folios 193 a 202 C pp. 15 Folios 214 a 218 C pp.6

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los artículos 155 y 156 ibidem en tanto que, si bien se señalaron como disposiciones violadas en el escrito de demanda, no se desarrolló su concepto de violación.

26. Por auto de 13 de julio de 2020 16, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437, la cual se realizó el 16 de junio de 2021, donde se practicaron unos testimonios. Asimismo, la parte demandante desistió de un testimonio17.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial

2021, donde se practicaron unos testimonios. Asimismo, la parte demandante desistió de un testimonio17.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 101-IP-2020 de 7 de octubre de 202018 dentro de la cual se interpretó el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136

(Literales a y h) de la Decisión 486 de la comisión de la comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

2. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486, para tratar los temas de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto y la marca notoriamente conocida.

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2. Como se desprende de esta disposición , no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión

sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

16 Folio 227 C pp. 17 Índice 63 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.. 18 Índice 48 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.7

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4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. […]

4.6 Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

4.6.1 En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente

4.6.1 En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

4.6.2 En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

4.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

[…]

5. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

[…]

5.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la clasificación internacional de Niza, para establecer su carácter distintivos o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo su presencia no impediría el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).8

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28. A través de providencia de 17 de agosto de 2021 19 se aceptó el desistimiento de un testimonio y se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

29. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante20 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso 21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte , la SIC y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

defensa, respectivamente. Por su parte , la SIC y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 40143 de 23 de junio de 2016 y 7088 de 23 de febrero de 2017 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se: i) declaró fundada la oposición presentada por Compañía Global de Pinturas S.A.; ii) extendió la notoriedad de la marca “VINILTEX” para “pinturas”, hasta octubre de 2015; y iii) negó el registro de la marca nominativa “VINILTON” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Pinturas

Tonner y Cía. Ltda.

32. La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa solicitada y las marcas nominativas y mixtas “VINILTEX” 23 que amparan productos y servicios de las clases 2ª, 9ª, 16, 20 y 37 del nomenclátor internacional, cuyo titular es el tercero con interés

nominativas y mixtas “VINILTEX” 23 que amparan productos y servicios de las clases 2ª, 9ª, 16, 20 y 37 del nomenclátor internacional, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso , se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 , así como lo dispuesto en los artículos 151, 224, 228 y 230, interpretados de oficio por el Tribunal

19 Índice 66 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 73 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 72 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 23 Certificados 478.105, 35.569, 454.873, 115.123, 115.121 y 484.456.9

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de Justicia de la Comunidad Andina . Asimismo, si la SIC incurrió en una falsa motivación y si desconoció el derecho al debido proceso de la sociedad demandante.

33. Con el fin de precisar el alcance que tienen en el presente asunto los literales a) y

de Justicia de la Comunidad Andina . Asimismo, si la SIC incurrió en una falsa motivación y si desconoció el derecho al debido proceso de la sociedad demandante.

33. Con el fin de precisar el alcance que tienen en el presente asunto los literales a) y h) del artículo 136 ibidem, resulta necesario indicar que el examen se centrará inicialmente en el literal a), pues solo a partir de la verificación de la eventual confundibilidad entre los signos es posible determinar si es necesario analizar la notoriedad de la marca previamente registrada.

34. La Sala precisa que en la audiencia inicial realizada el 29 de noviembre de 201924, se resolvió excluir de la fijación del litigio los artículos 155 y 156 de la Decisión 486 de 2000 en tanto que, si bien se señalaron como disposiciones violadas en el escrito de demanda, no se desarrolló su concepto de violación.

35. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

36. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 40143 de 23 de junio de 2016 25 y 7088 de 23 de febrero de 2017 26 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) declaró fundada la oposición presentada por Compañía Global de Pinturas S.A.; ii) extendió la notoriedad de la marca “VINILTEX” para “ pinturas”, hasta octubre de 2015; y iii) negó el registro de la marca nominativa “VINILTON” para distinguir productos

la notoriedad de la marca “VINILTEX” para “ pinturas”, hasta octubre de 2015; y iii) negó el registro de la marca nominativa “VINILTON” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Pinturas Tonner y Cía. Ltda.

IV.4. Análisis del caso concreto

37. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro de la marca nominativa “VINILTON” para distinguir productos de la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vinilos […]”.

38. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no está incurs o en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000, al no ser confundible con las marcas previamente registradas “VINILTEX”. Asimismo, la SIC expidió los actos acusados incurriendo en una falsa motivación y violando el derecho al debido proceso.

24 Folios 193 a 202 C pp. 25 Folios 5 a 14 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 26 Folios 48 a 58 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00262-00

Demandante: Pinturas Tonner y Cía. Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

39. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de

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39. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 101IP-2020 de 7 de otubre de 202027 dentro de la cual se interpretó el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem.

40. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el sign o, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican

aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el