CE - Sentencia 11001032400020170027700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00

Demandante: Postres Vicky S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Julio César Ruíz Castellanos Tema: Registro como marca del signo “ POSTRES VICKY DESDE 1975 ” ( mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 62411 de 22 de septiembre de 20161 y 88055 de 20 de diciembre de 2016 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por el señor Julio César Ruíz Castellanos y se negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975 ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Postres Vicky S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Postres Vicky S.A. , a través de apoderado judicial, en ejercicio del

solicitada por la sociedad Postres Vicky S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Postres Vicky S.A. , a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que en los términos de Ley, se declare la nulidad de la Resolución No. 62411 de fecha 22 de septiembre de 2016 proferida por la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la Resolución No. 88055 de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación instaurado por POSTRES VICKY S.A. contra la Resolución No. 62411 de fecha 22 de septiembre de 2016.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaratorias se ordene

1 Folios 46 a 51 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 65 a 76 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 3 Folios 79 a 89 C pp.2

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la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO para que mediante Resolución motivada y a título de restablecimiento del derecho se sirva

Demandante: Postres Vicky S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO para que mediante Resolución motivada y a título de restablecimiento del derecho se sirva conceder a favor de la sociedad POSTRES VICKY S.A. el registro de la marca mixta “POSTRES VICKY”, en la calificación NIZA No. 30.

CUARTA: Se condene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a título de restablecimiento del derecho, al pago de los daños inmateriales, en la modalidad de daño moral, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la sociedad POSTRES VICKY

S.A.

QUINTA: Se condene en costas y agencias en Derecho a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO […]”4 (negrilla, mayúsculas y subrayado del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que el señor Julio César Ruíz Castellanos registró las marcas nominativa y mixta “VICKY”6 para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , estos son

respectivamente:

“[…] HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, PAN […]”.

“[…] PANADERÍA, PASTELERÍA, HELADERÍA Y CEREALES […]”.

4. Manifestó que, el 22 de septiembre de 2015, la sociedad Postres Vicky S.A. solicitó

“[…] PANADERÍA, PASTELERÍA, HELADERÍA Y CEREALES […]”.

4. Manifestó que, el 22 de septiembre de 2015, la sociedad Postres Vicky S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICK Y DESDE 1975 ” para

distinguir productos de la clase 307, estos son:

“[…] PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA […]”.

5. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 741 de 9 de octubre de 2015, el señor Julio César Ruíz Castellanos presentó oposición al considerar que el signo eran similarmente confundible con sus marcas nominativa y mixta previamente registradas “VICKY”, que ampara n productos de la clase 30 del nomenclátor internacional.

6. Anotó que, a través de la Resolución 62411 de 22 de septiembre de 2016 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos de la mencionada clase 30, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación.

4 Folios 82 y 83 C pp. 5 Folios 80 a 82 C pp. 6 Certificados 497.425 y 421.517 Versión 9. 7 Versión 10.3

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7 Versión 10.3

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7. Aseveró que, mediante la Resolución 88055 de 20 de diciembre de 2016 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 62411.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo s de nulidad : i) el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 y 136; y la Constitución Política, artículo 61; y ii) indicó el cargo de falsa motivación.

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas “VICKY”, que amparan productos de la misma clase.

10. Explicó que, a su juicio, “[…] no se tuvo en cuenta el uso histórico que ha hecho

que la misma era similarmente confundible con las marcas “VICKY”, que amparan productos de la misma clase.

10. Explicó que, a su juicio, “[…] no se tuvo en cuenta el uso histórico que ha hecho de la marca la sociedad POSTRES VICKY quien en debida forma lo probó durante el trámite […]”.

11. Manifestó que la parte demandada no realizó un adecuado cotejo , pues la expresión de uso común “VICKY” no es apropiable en exclusiva, por lo que se debió conceder el registro como marca del signo solicitado.

12. Explicó que la expresión nominativa de las marcas opositoras “VICKY” es de origen común. Ello, en tanto hace referencia a un nombre femenino, por lo que no puede ser objeto de apropiación directa y, en consecuencia, no puede servir de fundamento para la negación de un registro de marca que contenga dicha expresión , tal como ocurre con la expresión “POSTRES VICKY DESDE 1975”.

13. Argumentó que los actos acusados están falsamente motivados debido a que la parte demandada “[…] eludió efectuar un cotejo marcario que siguiera los estrictos postulados jurisprudenciales fijados por el Tribunal de la Comunidad Andina, conforme a los cuales debió desarrollar paso a paso un análisis concreto de la supuesta conexidad competitiva entre l as marcas en pugna, previa verificación de: a) Los

8 Folios 83 a 87 C pp.4

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canales de comercialización; b) Los medios de publicidad; c) La relación o vinculación entre los productos; y d) El uso conjunto o complementario de los productos […]”.

14. Adujo que la SIC dio aplicación indebida de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal c) de la Decisión 486 de 2000, pues no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada “POSTRES VICKY DESDE 1975” y la s marcas

“VICKY”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

16. Explicó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem. Ello, en tanto que es una reproducción de la expresión arbitraria VICKY, nombre femenino, presente en las marcas previamente registradas, por lo que , al apreciarlos en conjunto , se observa que son ortográfica, conceptual y fonéticamente idénticos.

17. Sostuvo que, en materia de marcas, los derechos sobre las mismas nacen con el registro del signo ante la Oficina Nacional Competente, y no a través del uso , como

conceptual y fonéticamente idénticos.

17. Sostuvo que, en materia de marcas, los derechos sobre las mismas nacen con el registro del signo ante la Oficina Nacional Competente, y no a través del uso , como erróneamente lo argumenta la parte demandante. Por tanto, no puede pretender ostentar derechos sobre una marca no registrada por el simple hecho de hacer uso de un nombre comercial.

18. Advirtió que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados comoquiera que son idénticos.

II.2. Contestación del señor Julio César Ruíz Castellanos10

19. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y señaló que el signo solicitado reproduce su marca, por lo que existen coincidencias visuales, ortográficas, fonéticas e ideológicas , sin elementos distintivos adicionales que faciliten su diferenciación.

20. Manifestó que, en el signo solicitado, el elemento prevalente es el denominativo, donde la expresión POSTRES es de uso común, y el diseño gráfico que la acompaña no le proporciona distintividad.

9 Folios 138 a 142 C pp. 10 Folios 116 a 134 C pp.5

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21. Adujo que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos distintivos cotejados, toda vez que: i) están en la misma clase del nomenclátor; ii) se comercializan y publicitan a través de los mismos canales; iii) son

21. Adujo que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos distintivos cotejados, toda vez que: i) están en la misma clase del nomenclátor; ii) se comercializan y publicitan a través de los mismos canales; iii) son complementarios; y iv) tienen la misma finalidad.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

22. La sociedad Postres Vicky S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 12 de julio de 2017 11 en contra de las Resoluciones 62411 de 22 de septiembre de 2016 y 88055 de 20 de diciembre de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

23. Mediante auto de 5 de diciembre de 2017 12 se inadmitió la demanda y la parte demandante la corrigió13.

24. Por auto de 29 de junio de 2018 14 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al señor Julio César Ruiz Castellanos . El 27 de julio de 201815 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

25. A través de providencia de 22 de mayo de 2019 16 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 30 de agosto de 201917.

26. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes , así como unos certificados de registro de unas marcas, por lo cual se ordenó, por

fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes , así como unos certificados de registro de unas marcas, por lo cual se ordenó, por conducto de la Secretaría de la Sección Primera, oficiar a la Secretaría General de la SIC, y esta los allegó18.

27. Mediante auto de 6 de noviembre de 201919 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 611-IP-2019 de 21 de junio de 202120 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 ibidem, en la cual dicho tribunal

consideró que:

11 Folio 1 C pp. 12 Folio 92 C pp. 13 Folios 95 a 98 C pp. 14 Folios 101 y 102 C pp. 15 Folio 102 vto C pp. 16 Folio 150 C pp. 17 Folios 178 a 187 C pp. 18 Folios 192 a 198 Cpp. 19 Folios 199 a 203 C pp. 20 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

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“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del

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“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina .

Procede la interpretación solicita, por ser pertinente.

2. De oficio se interpretará el artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión direct o, indirect o y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede

semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento - sea denominativo o gráfico – penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, colo r y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

[…] 3.Comparación entre signos mixtos y denominativos7

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[…]

3.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

[…]

4. Signos conformados por denominaciones de uso común

[…]

4.2 Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado

influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

[…]

4. Signos conformados por denominaciones de uso común

[…]

4.2 Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país ara identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios.

[…]

5.Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

5.4. Para determinar sí existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

29. Mediante auto de 6 de agosto de 2021 21 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y

29. Mediante auto de 6 de agosto de 2021 21 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

30. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Postres Vicky S.A.22, reiteró sus argumentos de nulidad. Adicionalmente, señaló que el signo solicitado a registro “[…] tiene un lema que se distingue con la expresión “Desde 1975” […]” el cual la hace diferenciable respecto de las marcas previamente registradas. Igualmente, indicó que, posterior a la expedición de los actos acusado s, la SIC ha concedido otras marcas que usan la misma denominación.

21 Índice 47 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 55 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.8

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31. Asimismo, la SIC 23 y el señor Julio César Ruiz Castellanos 24, reiteraron sus argumentos de defensa. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

33. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 62411 de 22 de septiembre de 2016 y 88055 de 20 de diciembre de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por el señor Julio César Ruiz Castellanas y se negó el registro como marca al signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Postres Vicky S.A.

34. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” solicitado para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativa y mixta “VICKY” 26 para identificar productos de la misma clase , cuyo tit ular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso , se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el

Internacional de Niza y las marcas nominativa y mixta “VICKY” 26 para identificar productos de la misma clase , cuyo tit ular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso , se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, se deberá determinar si los actos administrativos demandados están falsamente motivados.

35. Se precisa que, si bien es cierto que la parte demandante citó como vulneradas: i) la Constitución Política, artículo 61; y ii) Decisión 486 de 2000, artículos 134, 135 y 136, especialmente, literal c), también lo es que no desarrolló ni fundament ó su violación, razón por la cual dichas normas fueron excluidas de la fijación del litigio en la audiencia inicial27.

23 Índice 57 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 Índice 56 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 25 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia d e los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 Certificados 497.425 y 421.517 Versión 9. 27 Folio 183 C pp.9

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27 Folio 183 C pp.9

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36. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

37. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 62411 de 22 de septiembre de 201628 y 88055 de 20 de diciembre de 201629 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por el señor Julio César Ruíz Castellanos y se negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975 ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Postres Vicky S.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

38. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “POSTRES VICKY DESDE 1975” para distinguir productos de la clase

3030, estos son:

“[…] PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA […]”.

39. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado es registrable. Ello toda vez que, a su juicio, la expresión “VICKY” es de uso común para los productos reivindicados, por lo que es débil e

por cuanto el signo solicitado es registrable. Ello toda vez que, a su juicio, la expresión “VICKY” es de uso común para los productos reivindicados, por lo que es débil e inapropiable en exclusiva. Asimismo, el signo contiene elementos denominativos adicionales que lo hacen distintivo , esto es la expresión “ DESDE 1975”. Finalmente, adujo que la marca debe ser concedida en tanto ha probado su uso.

40. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 611IP-2019 de 21 de junio de 2021 31 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 ibidem, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

41. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

28 Folios 46 a 51 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 29 Folios 65 a 76 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 30 Versión 10. 31 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.10

29 Folios 65 a 76 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 30 Versión 10. 31 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.10

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Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 y de la falsa motivación

42. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor32:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un

ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

43. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante33

32 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 33 Folios 14 y 15 C pp.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00277-00

Demandante: Postres Vicky S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

(mixto) Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso34

Marca

Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Registro

“VICKY”

(mixta)

Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Registro

“VICKY”

(mixta)

30

497.425

“VICKY”

Nominativa

30

421.517

44. De lo anterior, la Sala pone de presente que, de la revisión del acto que concedió35 la marca “VICKY” con certificado 497.425: i) la expresión PRODUCTOS es explicativa; y ii) que se reivindicó los colores rojo y blanco. En consecuencia, la palabra PRODUCTOS no es elemento distintivo de esta, ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos. Por esta razón, no debe ser tenida en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conc