CE - Sentencia 11001032400020170029400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S. y

Helsinn Healthcare S.A.

Tema: Registro como marca del signo “AINAX” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 2401 de 29 de enero de 2016 1 y 42563 de 27 de junio de 2016 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se: i) declaró infundada la oposición presentada por Laboratorio Franco Colombiano S.A.S.; ii) aceptó el desistimiento de la oposición presentada por Helsinn Healthcare S.A.; y iii) se negó el registro como marca del signo nominativo “AINAX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por Markatrade Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por Markatrade Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Markatrade Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin

de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 2401 de fecha 29 de enero de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca nominativa AINAX para distinguir productos de la clase 5.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 42563 de junio 27 de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 2401 de fecha 29 de enero de 2016, negando

1 Folios 13 a 18 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 19 a 22 vto C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 24 a 33 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

definitivamente el registro de la marca AINAX para distinguir productos de la

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

definitivamente el registro de la marca AINAX para distinguir productos de la clase 5.

SEGUNDA: (sic) Que como consecuencia de la anterior declaración, se conceda el registro de marca AINAX para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de marcas.

TERCERA: (sic) Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 y concordantes del C.C.P.A.

CUARTA: (sic) Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”4 (negrilla y mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que la sociedad Markatrade Inc. solicitó el registro como marca nominativa del signo “AINAX” para reivindicar productos de la clase 5ª6.

4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial se presentaron las siguientes oposiciones: i) Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S. con fundamento en su marca “ RINAX”7; y ii) Helsinn Healthcare S.A. respecto de su marca “AINEX”8.

5. Aseveró que, el 30 de septiembre de 2015, la sociedad Helsinn Healthcare S.A. presentó desistimiento de la oposición indicada supra.

respecto de su marca “AINEX”8.

5. Aseveró que, el 30 de septiembre de 2015, la sociedad Helsinn Healthcare S.A. presentó desistimiento de la oposición indicada supra.

6. Anotó que, a través de la Resolución 2401 de 29 de enero de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC : i) declaró infundada la oposición de Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S.; ii) aceptó el desistimiento de la oposición de la sociedad Helsinn Healthcare S.A.; y iii) negó el registro de la marca solicitada “AINAX” (nominativa) para identificar produ ctos en la clase 5 ª del nomenclátor internacional con fundamento en el cotejo de oficio realizado con la marca “AINEX”.

7. Sostuvo que, frente a esta decisión Markatrade Inc. presentó recurso de apelación, el cual se resolvió a través de Resolución 42563 de 27 de junio de 2016, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial , al confirmar la Resolución

2401.

4 Folios 25 y 26 C pp. 5 Folio 26 C pp. 6 Folios 43 a 70 C pp. Versión 10. 7Certificado 327784. La Sala precisa que la demanda no presenta argumentos respecto de esta marca, razón por la cual no se tendrá en cuenta para resolver el objeto del litigio. 8Certificado 175039.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

8Certificado 175039.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta das la: i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a); y ii) Constitución Política, artículo 29.

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “AINAX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , al argumentar que es similarmente confundible con la marca “AINEX” que amparan productos de la misma clase, la cual fue cotejada de oficio.

10. Explicó que las marcas cotejadas son ortográfica y fonéticamente diferentes, ello en tanto que sus vocales varían la composición de la denominación. Igualmente, precisó que las marcas no son de fantasía, pues “AINEX” evoca el concepto aine el cual es un antiinflamatorio.

11. Argumentó que no existe conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas, pues un medicamento para alteraciones digestivas no es complementario

cual es un antiinflamatorio.

11. Argumentó que no existe conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas, pues un medicamento para alteraciones digestivas no es complementario para la artritis. Es por ello, que los canales de comercialización, medios de publicidad y finalidades, son diferentes.

12. Finalmente, a dujo que la SIC violó el artículo 29 de la Constitución Política comoquiera que“[…] las decisiones administrativas deben gozar de seguridad jurídica y deben ser motivadas materialmente, cosa que no sucede con las resoluciones cuya nulidad se solicita, pues la Superintendencia de Industria y Comercio se vale del argumento que dice que las marcas son idénticas sin tener en cuenta por un lado, su propia doctrina sobre las marcas cortas y por otro, el principio de especialidad en materia de marcas […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las

9 Folios 27 a 31 C pp. 10 Folios 100 a 109 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

14. Explicó que las marcas son semejantes ortográfica e ideológicamente, y que existe

resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

14. Explicó que las marcas son semejantes ortográfica e ideológicamente, y que existe conexidad competitiva entre los productos por estas reivindicados, por lo que el signo no es distintivo.

15. Sostuvo que el signo solicitado es una transcripción de la marca previa, por lo que, de concederse su registro, se crea en el mercado un riesgo de confusión que deriva en que el estado de salud del consumidor desmejore o pierda su vida.

II.2. Contestaciones de las sociedades Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S. y Helsinn Healthcare S.A.

16. Las sociedades Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S. y Helsinn Healthcare S.A., terceras interesadas en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada s11 del auto admisorio, no se pronunci aron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

17. La sociedad Markatrade Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 11 de agosto de 201712 en contra de las Resoluciones 2401 de 29 de enero de 2016 y 42563 de 27 de junio de 2016 , expedidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio – SIC.

18. Mediante auto de 14 de diciembre de 2017 13 se inadmitió la demanda y la parte demandante la corrigió dentro del término legal.

19. Por auto de 6 de agosto de 201814 se admitió la demanda y se ordenó notificar al

18. Mediante auto de 14 de diciembre de 2017 13 se inadmitió la demanda y la parte demandante la corrigió dentro del término legal.

19. Por auto de 6 de agosto de 201814 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a los representantes de las sociedades Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S. y Helsinn Healthcare S.A. El 17 de agosto de 201815 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

20. A través de providencias de 12 de abril de 2019 y 27 de septiembre de 2019 16 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 25 de octubre de 201917.

21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes ; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y

11 Folios 87, 88, 95 y 121 C pp. 12 Folio 1 C pp. 13 Folio 36 C pp. 14 Folios 54 y 55 C pp. 15 Folio 96 C pp. 16 Folios 137 y 144 C pp. 17 Folios 156 a 163 C pp5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

22. Mediante auto de 10 de diciembre de 201918 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 36-IP-2020 de 25 de agosto de 202019 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 ibidem, en la cual dicho tribunal

consideró que:

“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 48 6. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

2. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, a fin de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios de la Clasificación

Internacional de Niza.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión direct o, indirect o y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea

fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

18Folios 166 a 169 C pp. 19 Índice 46 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

3.Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

3.4. Para determinar sí existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: a) El

de Niza

[…]

3.4. Para determinar sí existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula, subraya y negrilla del original).

24. Mediante auto de 26 de octubre de 2021 20 se prescindió de la realización de l a audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante 21 y la SIC 22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente . Por su parte , los terceros con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas

instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

27. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 2401 de 29 de enero de 201624 y 42563 de 27 de junio de 201625, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “AINAX” para distinguir productos comprendidos en la

20 Folio 179 C pp. 21 Índice 55 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 56 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 Folios 13 a 18 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 25 Folios 19 a 22 vto C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Markatrade Inc.

28. La Sala deberá analizar si entre el signo solicitado y la marca nominativa “AINEX”26 para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es Helsinn Healthcare S.A. se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, si se incurrió en la violación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política “[…] en tanto que la SIC generó inseguridad jurídica al motivar falsamente los actos acusados […]”.

29. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

30. La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 2401 de 29 de enero de 2016 y 42563 de 27 de junio de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “AINAX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Markatrade Inc.

IV.4. Análisis del caso concreto

registro como marca del signo nominativo “AINAX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Markatrade Inc.

IV.4. Análisis del caso concreto

31. La SIC, mediante los actos administrados acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “AINAX” para distinguir productos de la clase 5ª27.

32. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca “AINEX” de titularidad del Helsinn Healthcare S.A . Ello, por cuanto son ortográfica e ideológicamente diferentes. Asimismo, indicó que no existe conexidad competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos cotejados pues sus finalidades y canales de distribución y publicidad son distintos.

33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 36-IP-2020 de 25 de agosto de 2020 28 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 ibidem.

34. Así las cosas, el texto de las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis

es el siguiente:

26 Certificado 175039 27Certificado 175039. 28 Índice 46 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética,

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

36. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Signo solicitado por la parte demandante29

AINAX (nominativo) Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por Helsinn Healthcare S.A.30

AINEX (nominativa)

Certificado: 175039

Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por Helsinn Healthcare S.A.30

AINEX (nominativa)

Certificado: 175039

Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

37. Ahora, d e manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

38. Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “AIN”, “AX” y “EX” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, resultan ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados31.

“AIN”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

BIATAIN

COLOPLAST A/S

5ª

262640

POENCAINA

MEGA LABS S.A.

5ª

234202

EROSTAIN

LABORATORIOS

INCOBRA S.A.

5ª

409138

29 Folios 43 a 70 C pp. 30 Folio 76 vto C pp. 31 Consulta realizada el 9 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el

30 Folio 76 vto C pp. 31 Consulta realizada el 9 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2 020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“EX”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

SIALEX SUMITOMO CHEMICAL

COMPANY, LIMITED.

5ª 231589

METAREX

DE SANGOSSE

5ª 264005

DESALEX

N.V. ORGANON

5ª

243337

“AX”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

XORIMAX SANDOZ AG 5ª 230435

LOMAX

VIRBAC S.A.

5ª 264798

CIRIAX OTIC

MEGA LABS S.A.

5ª

231361

39. Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “ AIN”, “EX” y “AX” son de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de

común y débil, respecto de los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común que forman parte de las marcas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede n ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al ser excluirlas se reducirían los signos distintivos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y, además, no pueden fraccionarse al encontrarse unidas, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto.

40. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

“[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

obvio.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00294-00

Demandante: Markatrade Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tene rse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original).

41. Por lo anterior , corresponde abordar el análisis de l as marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente:

Signo solicitado

A I N A X 1 2 3 4 5

Marca previamente registrada

A I N E X 1 2 3 4 5

42. De la revisión de los signos distintivos , la Sala observa que tienen elementos comunes que permiten concluir una similitud entre las mismas.

43. En efecto, la mar ca solicitada está compuest a por 1 palabra, 5 letras, 2 consonantes “N-X” y 3 vocales “A-I-A”, mientras que la marca registrada previamente

43. En efecto, la mar ca solicitada está compuest a por 1 palabra, 5 letras, 2 consonantes “N-X” y 3 vocales “A-I-A”, mientras que la marca registrada previamente consta de 1 palabra, 5 letras, 2 consonantes “N-X” y 3 vocales “A-I-E”. De lo expuesto, la Sala advierte que, comparten la raíz (AIN), así como su terminación (X), sin que el cambio de la letra “ E” por la “ A” las diferencie , y sin añadir elementos adicionales diferenciadores.

44. En cuanto a la similitud fonética, se advierte que la pronunciación de las expresiones “AINAX” y “AINEX” resulta similar, en tanto que ambas marcas comparten la misma secuencia sonora en la raíz, así como la secuencia consonántica, lo que da lugar a una entonación similar en su conjunto.

45. Cabe advertir que l a única variación fonética se encuentra en la última sílaba, específicamente en la vocal “E” frente a la “A”, la cual, no genera un contraste sonoro significativo, y su diferencia se diluye con la pronunciación fluida. En consecuencia, la sustitución de dichas vocales no constituye un elemento fonético distintivo suficiente que permita evitar el riesgo de confusión en el