CE - Sentencia 11001032400020170036000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Intercontinental Great Brands LLC Tema: Registro del signo nominativo “FUN-TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 78750 de 15 de noviembre de 20161 y 25654 de 15 de mayo de 2017 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “FUN-TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Procaps S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de

que se hicieran las siguientes declaraciones:

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 25654 del 15 de mayo de 2017, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante, confirmó la Resolución No. 78750 del 15 de noviembre de 2016, expedida al interior del Expediente Administrativo No. 15-274986.

SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No.78750 de 15 de noviembre de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la m arca nominativa FUN-TRITION, para identificar productos comprendidos en la clase 30 Internacional, solicitada por la sociedad PROCAPS S. A., al interior del Expediente Administrativo No. 15-274986.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a tít ulo de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A. , comedidamente solicito:

1 Folios 50 a 54 C pp. “[…] Por medio de la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 57 a 65 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un Recurso de apelación […]”. 3 Folios 86 a 155 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

Demandante: Procaps S.A.

3 Folios 86 a 155 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERA: se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca nominativa FUN-TRITION, para identificar productos comprendidos en la clase 30

Internacional, a favor de la Sociedad Procaps S.A.

CUARTA: Que se comunique la decisión a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Procaps S.A. solicitó el registro como marca del sig no nominativo “FUN-TRITION” para identificar los productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] glucosa para uso culinario; preparaciones de glucosa para alimentación; pastillas (no medicinales) hechas de glucosa con una base de cafeína; harina; alimentos a base de harina; hielo natural o artificial; gluten para uso culinario;

alimentación; pastillas (no medicinales) hechas de glucosa con una base de cafeína; harina; alimentos a base de harina; hielo natural o artificial; gluten para uso culinario; helado; vinagre; levadura; maíz; maltosa; malta; melaza; miel; productos para sazonar como: ajíes, azafrán, concentrados vegetales, pimentón; condimentos; especias; tapioca; almidón; fécula para uso alimenticio; avena (aumentos a base de -); sal; azúcar; goma de mascar; café; cacao; alimentos elaborados con cereales; aromáticas; té; infusiones que no sean para uso médico; edulcorantes naturales; aromatizantes; saborizantes […]”.

4. Adujo que una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

5. Anotó que, mediante la Resolución 78750 de 15 de noviembre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca nominativa “FUN-TRITION” por ser confundible con la marca nominativa “FRUITRITION”6 que identifica productos de la clase 32, cuyo titular es Intercontinental Great Brands LLC.

Puso de presente que, contra dicha decisión, Procaps S.A. presentó recurso de apelación.

6. Mencionó que, a través de la Resolución 25654 de 15 de mayo de 2017 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 78750.

4 Folio 88 C pp. 5 Folios 88 a 90 C pp. 6 Certificado 316670.3

de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 78750.

4 Folio 88 C pp. 5 Folios 88 a 90 C pp. 6 Certificado 316670.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con: i) el desconocimiento de las normas en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 200 0 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135, 136 literal a) y 150; Constitución Política artículos 13, 29 y 61; y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011; y ii) falsa y falta de motivación.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “FUN-TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, sin considerar que las marcas cotejadas son diferenciables, comoquiera que el signo solicitado tiene sus respectivos fonemas, así como la expresión FUN, los cuales permiten que el consumidor lo identifique desde una perspectiva ortográfica y fonética.

las marcas cotejadas son diferenciables, comoquiera que el signo solicitado tiene sus respectivos fonemas, así como la expresión FUN, los cuales permiten que el consumidor lo identifique desde una perspectiva ortográfica y fonética.

9. Argumentó que el signo solicitado es registrable comoquiera que es distintivo intrínseca y extrínsecamente , pudiendo coexistir en el mercado con la marca previamente registrada , por lo que la SIC desconoció los a rtículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

10. Explicó que los signos compuestos por partículas de uso común, como “TRITION”, son débiles, por lo que la SIC no puede otorgar, en perjuicio de terceros, un derecho exclusivo sobre dichas den ominaciones individualmente consideradas, sino sobre el conjunto marcario. De allí que la SIC violó el artículo 150 ibidem, pues no realizó el examen de registrabilidad en los términos allí previstos.

11. Teniendo en cuenta lo anterior, manifestó que la SIC, con la expedición de los actos acusados, violó los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, en tanto que dio un trato discriminatorio a Procaps S.A. y preferente a Intercontinental Great Brands LLC, al otorgarle derechos sobre la expresión “TRITION”.

12. Asimismo, indicó que se violó los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, así como se incurrió en una falsa y falta de motivación, toda vez que no se resolvieron todas las cuestiones planteadas durante la actuación administrativa.

13. En efecto, a dujo que los actos acusados contienen una falsa motivación, pues la

incurrió en una falsa y falta de motivación, toda vez que no se resolvieron todas las cuestiones planteadas durante la actuación administrativa.

13. En efecto, a dujo que los actos acusados contienen una falsa motivación, pues la SIC realizó una apreciación equivocada de los hechos y omitió tener en cuenta otros que estaban demostrados, así como una indebida valoración de los argumentos y

7 Folios 91 a 152 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

pruebas que, al analizarse, hubieran derivado en la necesidad de conceder el registro solicitado.

14. Asimismo, manifestó que la SIC incurrió en una falta de motivación comoquiera que no efectuó manifestación en relación con los aspectos que otorgan distintividad a la marca solicitada, sino que se limitó a afirmar que los signos eran confundibles.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo d ispuesto en dicha normativa.

16. Explicó que hay semejanza ortográfica y fonética entre las marcas cotejadas, pues contiene la misma sílaba tónica y secuencia vocálica y consonántica, donde el signo

dicha normativa.

16. Explicó que hay semejanza ortográfica y fonética entre las marcas cotejadas, pues contiene la misma sílaba tónica y secuencia vocálica y consonántica, donde el signo reproduce la marca, en la denominación TRITION, y sin que FRUI y FUN diluyan dicha semejanza, por lo que esta incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

17. Argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados pues comparten fin alidades y satisfacen las mismas necesidades. Por ejemplo, la avena, té, aromáticas e infusiones pueden presentarse en forma de bebidas, por lo que los consumidores creerán que comparten el mismo origen empresarial.

18. Finalmente, sostuvo que los actos no adolecen de falta y falsa motivación en tanto que se expidieron de conformidad con lo previsto en las normas vigentes.

II.2. Contestación de la sociedad Intercontinental Great Brands LLC.

19. La sociedad Intercontinental Great Brands LLC , tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificado9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

20. La sociedad Procaps S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de septiembre de 201710 en contra de las Resoluciones 78750 de 15 de noviembre de 2016 y 25654 de 15 de mayo de 2017 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

8 Índice 19 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

noviembre de 2016 y 25654 de 15 de mayo de 2017 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

8 Índice 19 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Folios 204 y 206 C pp. 10 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

21. Por auto de 14 de diciembre de 2017 se admitió la demanda y dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de Intercontinental Great Brands LLC. El 2 de marzo de 2018 y 18 de agosto de 2018 11 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

22. A través de auto de 12 de abril de 201912 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 15 de noviembre de 201913.

23. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de unas marcas, los cuales fueron allegados al expediente del proceso de la referencia.

24. Mediante auto de 20 de febrero de 202014 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 , 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486

la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 , 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 105-IP-2020 de 7 de diciembre de 2021 15, dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 150 y, de oficio, el 151 de la Decisión 486 de 2000, asimismo no interpretó los artículos 134 y 135 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo

siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literal a) y del artículo 150 de la Decisión 486 . Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y del artículo 150 de la Decisión 486, por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486, ya que no es un tema controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro; ni la irregistrabilidad absoluta de un signo.

De oficio se realizará la interpretación el Artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […]

confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […]

11 Índices 10 y 24 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Folio 209 C pp. 13 Folios 250 a 260 C pp. 14 Índices 45 y 46 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI. 15 Índice 53 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anteriorida d por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

3. Signos conformados por denominaciones de uso común […]

ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

3. Signos conformados por denominaciones de uso común […]

3.4 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción de público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]

4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […]

4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) la complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […]

5.3 A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presentan oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fo ndo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el

presentan oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fo ndo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado c omo marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. […]

5.6 La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de los registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la res olución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados […]”. (mayúscula y negrilla del original).7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

26. A través de auto de 12 de agosto de 2022 16 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia , se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

182 de la Ley 1437 y, en consecuencia , se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

27. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante17 y la SIC18 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14919 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 78750 de 15 de noviembre de 2016 y 25654 de 15 de mayo de 2017 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “FUN -TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A.

30. La Sala deberá analizar si entre la marca acusada y la marca nominativa “FRUITRITION”, que reivindica productos de la clase 32, con certificado 316 .670, y

solicitada por Procaps S.A.

30. La Sala deberá analizar si entre la marca acusada y la marca nominativa “FRUITRITION”, que reivindica productos de la clase 32, con certificado 316 .670, y cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Así como lo dispuesto en los artículos 150 y 151 ibidem; 13, 29 y 61 de la Constitucional Política; y 42 y 80 de la Ley 1437. Igualmente, si se incurrió en una falsa y falta de motivación.

31. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.

16 Índice 80 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 86 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 85 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

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IV.3. La identificación de los actos demandados

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

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IV.3. La identificación de los actos demandados

32. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 78750 de 15 de noviembre de 2016 20 y 25654 de 15 de mayo de 2017 21, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “FUN -TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

33. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo nominativo “FUN-TRITION” para identificar los productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] glucosa para uso culinario; preparaciones de glucosa para alimentación; pastillas (no medicinales) hechas de glucosa con una base de cafeína; harina; alimentos a base de harina; hielo natural o artificial; gluten para uso culinario; helado; vinagre; levadura; maíz; maltosa; malta; melaza; miel; productos para sazonar como: ajíes, azafrán, concentrados vegetales, pimentón; co ndimentos; especias; tapioca; almidón; fécula para uso alimenticio; avena (aumentos a base de -); sal; azúcar; goma de mascar; café; cacao;

vegetales, pimentón; co ndimentos; especias; tapioca; almidón; fécula para uso alimenticio; avena (aumentos a base de -); sal; azúcar; goma de mascar; café; cacao; alimentos elaborados con cereales; aromáticas; té; infusiones que no sean para uso médico; edulcorantes naturales; aromatizantes; saborizantes […]”.

34. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado y la marca nominativa previamente registrada, no son similarmente confundibles. Ello, comoquiera que son no semejantes ortográfica ni fonéticamente, pues si bien comparten la partícula de uso común TRITION, poseen componentes adicionales que las hacen diferentes.

35. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca nominativa solicitada no es confundible con la marca nominativa previamente registrada, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el literal a) del artículo 136 ibidem22.

36. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 105-IP-2020 de 7 de diciembre de 2021 23, dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 150 y, de oficio, el 151 de la Decisión 486 de 2000, asimismo no interpretó los artículos 134 y 135 ibidem, al considerar que no es un tema controvertido el concepto de marca ni la irregistrabilidad absoluta de un signo.

2000, asimismo no interpretó los artículos 134 y 135 ibidem, al considerar que no es un tema controvertido el concepto de marca ni la irregistrabilidad absoluta de un signo.

20 Folios 50 a 54 C pp. “[…] Por medio de la cual se niega un registro […]”. 21 Folios 57 a 65 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un Recurso de apelación […]”. 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 23 Índice 53 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI.9

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Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

37. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000.

38. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]

Artículo 150. - Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se

o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]

Artículo 150. - Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional co mpetente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasif icación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no dete rminarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00

Demandante: Procaps S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

40. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca

en conflicto, así:

Signo solicitado por el demandante25

FUN-TRITION

(nominativa) Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso26

FRUITRITION

(nominativa)

Registro: 316.670

(nominativa) Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrad