CE - Sentencia 11001032400020170044600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00446-00

Demandante: Beiqi Foton Motor Co. Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Jaguar Land Rover Limited Tema: Registro como marca del signo mixto “TOPLANDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 89623 de 26 de diciembre de 20161 y 33810 de 12 de junio de 2017 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Jaguar Land Rover Limited y negó el registro como marca del signo mixto “TOPLANDER” p ara distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Beiqi Foton Motor Co. Ltd.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Beiqi Foton Motor Co. Ltd., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Beiqi Foton Motor Co. Ltd., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare nulidad de la Resolución No. 89623 del 26 de diciembre de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró fundada la demanda de oposición de la Sociedad JAGUAR LAND ROVER LIMITED y que negó el registro de la marca "TOPLANDER" (MIXTA) Clase 12, a la sociedad BEIQI FOTON

MOTOR CO., LTD, domiciliada en CHAMPING, BEIJING, REPUBLICA

POPULAR DE CHINA.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33810 del 12 de Junio de 2017, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión

1 Folios 72 a 78 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 61 a 70 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 17 a 52 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00446-00

Demandante: Beiqi Foton Motor Co. Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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Demandante: Beiqi Foton Motor Co. Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

contenida en la Resolución No. 89623 del 26 de diciembre de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la citada entidad.

TERCERA: Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD, domiciliada en CHAMPING, BEIJING, REPUBLICA POPULAR DE CHINA, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca "TOPLANDER" (MIXTA) Clase 12, a la sociedad BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD, domiciliada en CHAMPING, BEIJING, REPUBLICA POPULAR DE CHINA, otorgándole el correspondiente Certificado de Registro y vigencia por (10) diez años […]”4 (mayúsculas, negrillas y subrayado del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el 8 de junio de 2016, la sociedad Beiqi Foton Motor Co. Ltd. solicitó el registro como marca del signo mixto “TOPLANDER” para identificar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] automóviles; camiones; tractores; motocicletas; carros; montacargas; plataformas elevadoras [partes de vehículos

“TOPLANDER” para identificar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] automóviles; camiones; tractores; motocicletas; carros; montacargas; plataformas elevadoras [partes de vehículos terrestres]; remolques (vehículos); carritos para mangueras de jardín; vehículos de vaciado; motores para vehículos terrestres; vehículos de m ezcla de concreto; ambulancias; camiones de limpieza; camiones de aspersión; ómnibus; carro s deportivos; vagonetas; vehículos para el transporte militar; coches para la ingeniería; chasis automóviles; vehículos de tres ruedas […]”.

4. Indicó que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial, y la sociedad Jaguar Land Rover Limited presentó oposición, por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con su s marcas previamente registradas nominativa y mixta “LANDROVER”6 y nominativa “FREELANDER”7 que identifican productos de la clase 12.

5. Anotó que, mediante la Resolución 89623 de 26 de diciembre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición indicada supra y negó el registro como marca del signo mixto “TOPLANDER” a la solicitante Beiqi Foton Motor Co. Ltd., frente a lo cual presentó recurso de apelación.

6. Mencionó que, mediante la Resolución 33810 de 12 de junio de 2017 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 89623.

6. Mencionó que, mediante la Resolución 33810 de 12 de junio de 2017 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 89623.

4 Folios 18 y 19 vto. C pp. 5 Folios 19 a 22 C pp. 6 La Sala precisa que la SIC, en los actos acusados, negó el registro del signo solicitado con fundamento en la marca “FREELANDER”, asimismo, en la demanda no se presentan argumentos respecto de las marcas “LANDROVER”, razón por la cual estás no se estudian en el caso sub examine. 7 Certificado 205378.3

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Demandante: Beiqi Foton Motor Co. Ltda.

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I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta das: la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo s 134, 135 literal b) y 136 literal a); y ii) la Constitución Política, artículo 61.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “TOPLANDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, al considerar que la misma era similarmente confundible con la marca nominativa “FREELANDER” de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso en la misma clase, por lo que desconoció lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

9. Explicó que entre el signo y la marca cotejada no existe semejanza pues tienen diferencias ortográficas, fonética y conceptuales.

10. Argumentó que la SIC no realizó un cotejo adecuado porque diseccionó las marcas, cuando debe realizar el estudio sin fraccionarlas.

11. Manifestó que la SIC debió conceder el registro solicitado pues el consumidor de los productos reivindicados es especializado, por lo que tiene un especial cuidado al seleccionarlos y, por su elevado costo, reconoce su origen empresaria l y, en consecuencia, al negarlo, violó el artículo 61 de la Constitución Política.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVECIONES

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo dispuesto en dicha normativa.

8 Folios 23 a 49 C pp. 9 Folios 129 a 136 C pp.4

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13. Explicó que el signo solicitado coincide en el uso de la mayoría de sus letras con la marca “FREELANDER”, por lo que tienen semejanzas ortográficas y fonéticas.

14. Mencionó que “[…] si bien, las marcas confrontadas presentan diferencias consonánticas al inicio de la expresión que las conforman, es claro que el reemplazo de la partícula FREE por TOP y no en el vocablo LANDER, no es suficiente, pues es claro que dicha expresión no es de scriptiva de los productos que reivindican los signos, ni indicativa de calidad de los mismos, sino por el contrario, resulta ser de fantasía y sin contenido conceptual conocido. Dicho lo anterior es claro que la decisión adoptada por l a SIC es acertad a, toda vez que analizadas las marcas confrontadas en su conjunto, es evidente el riesgo de confusión o asociación que podría generar en el consumidor en caso de permitir su coexistencia […]”.

adoptada por l a SIC es acertad a, toda vez que analizadas las marcas confrontadas en su conjunto, es evidente el riesgo de confusión o asociación que podría generar en el consumidor en caso de permitir su coexistencia […]”.

15. Argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos que estos hacen parte de la misma clase del nomenclátor, satisfacen las mismas necesidades y se venden a través de los mismos establecimientos de comercio y, en ese sentido, es posible que un consumidor adquiera uno equivocándose en cuanto a su origen empresarial.

II.2. Contestación de la sociedad Jaguar Land Rover Limited10

16. La sociedad Land Rover Limited, tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda y argumentando que el signo solicitado reproduce parcialmente su marca, ello en tanto que coinciden en la expresión LANDER, y sin que cambiar FREE por TOP, las diferencie.

17. Sostuvo que existe una semejanza fonética comoquiera que “TOPLANDER” contiene la mayoría de las vocales, y en el mismo orden, que “FREELANDER”.

18. Manifestó que los productos amparados por ambas marcas son los mismos, por lo que “[…] la conexión competitiva es más clara por el hecho de que los prefijos TOP y FREE tienen una connotación propia, haciendo que el elemento diferenciador recaiga sobre la expresión LANDER, de tal suerte que el consumidor al ver los dos signos fácilmente podría pensar que se trata de una nueva marca que pone en el mercado el mismo empresario agregando solo un prefijo […]”.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Beiqi Foton Motor Co. Ltd. presentó demanda de nulidad y

mismo empresario agregando solo un prefijo […]”.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Beiqi Foton Motor Co. Ltd. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho e l 28 de octubre de 20 1711 en contra de las Resoluciones 89623 de 26 de diciembre de 2016 y 33810 de 12 de junio de 2017 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

10 Folios 96 a 136 11 Índice 1.° aplicativo para la gestión judicial SAMAI.5

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20. Mediante auto de 22 de mayo de 2018 12 se inadmitió la demanda , la cual fue corregida en debida forma.

21. Por providencia de 12 de octubre de 2018 13, se admitió la demanda se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Jaguar Land Rover Limited. El 26 de octubre de 201814 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

22. A través de autos de 22 de junio de 2019 y 23 de septiembre de 201915 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 18 de octubre de 201916.

23. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes; se

para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 18 de octubre de 201916.

23. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de registro de unas marcas, los cuales se aportaron al expediente del proceso de la referencia; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

24. Mediante auto de 22 de enero de 202017 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 64-IP-2020 de 18 de junio de 202018, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el 151 ibidem. Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b). En dicha interpretación dicho tribunal consideró lo

siguiente:

“[…] C. NORMAS OBJETO DE CONSULTA PREJUDICIAL

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 ( Literales b) y 136 (literal a ) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.

135 ( Literales b) y 136 (literal a ) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.

2. No procede realizar la interpretación de los Artículos 134 y 135 (Literal b) de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro.

3. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

12 Folio 55 C pp. 13 Folios 80 y 81 C pp. 14 Folio 81 vto. C pp. 15 Folios 142 y 158 C pp. 16 Índices 27 y 28 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Folios 192 a 196 C pp. 18 Folios 208 a 225 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00446-00

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[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un

realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

[…]

4.2 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

[…]

4.4 Ahora bien. en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del

expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o p or su similitud fonética con la correspondiente traducción al Castellano

[…]

5. Marcas de fantasía

[…]

5.2 Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.7

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[…]

6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación

Internacional de Niza

[…]

6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]”19 (mayúscula y negrilla del original).

26. Mediante auto de 1 de septiembre de 2020 20 se prescindió de la realización de la

productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]”19 (mayúscula y negrilla del original).

26. Mediante auto de 1 de septiembre de 2020 20 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

27. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante21, la SIC22 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

29. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 89623 de 26 de diciembre de 2016 y 33810 de 12 de junio de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la

diciembre de 2016 y 33810 de 12 de junio de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la

19 Interpretación 145-IP-2022 de 13 de marzo de 2023. 20 Folio 228 C pp. 21 Folios 248 a 252 C pp. 22 Folios 242 a 246 C pp. 23 Folios 236 y 237 C pp. 24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

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Demandante: Beiqi Foton Motor Co. Ltda.

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oposición presentada por la sociedad Jaguar Land Rover Limited y negó el registro como marca del signo mixto “TOPLANDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Beiqi Foton Motor Co. Ltd.

30. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “TOPLANDER” solicitado para identificar productos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa “FREELANDER”, con registro 205.378, en la misma clase y cuyo titular es Jaguar Land Rover Limited , se configuran las causales de

identificar productos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa “FREELANDER”, con registro 205.378, en la misma clase y cuyo titular es Jaguar Land Rover Limited , se configuran las causales de irregistrabilidad prevista s en los artículos 134, 135 liter al b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el 151 ibidem. Adicionalmente, si se desconoció el artículo 61 de la Constitución Política.

31. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

32. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 89623 de 26 de diciembre de 2016 25 y 33810 de 12 de junio de 2017 26 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Jaguar Land Rover Limited y negó el registro como marca del signo mixto “TOPLANDER” para distinguir producto s comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza,

solicitada por Beiqi Foton Motor Co. Ltd.

IV.4. Análisis del caso concreto

33. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “TOPLANDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] automóviles; camiones; tractores; motocicletas; carros; montacargas; plataformas elevadoras [partes de

de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] automóviles; camiones; tractores; motocicletas; carros; montacargas; plataformas elevadoras [partes de vehículos terrestres]; remolques (vehículos); carritos para mangueras de jardín; vehículos de vaciado; motores para vehículos terrestres; vehículos de m ezcla de concreto; ambulancias; camiones de limpieza; camiones de aspersión; ómnibus; carros deportivos; vagonetas; vehículos para el transporte militar; coches para la ingeniería; chasis automóviles; vehículos de tres ruedas […]”.

34. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo mixto “ TOPLANDER” y la marca “FREELANDER”, previamente registrada, no son similarmente confundibles, ni existe conexidad competitiva entre los productos amparados, en tanto que el consumidor es especializado, por lo que no se genera riesgo de confusión y de asociación en el mercado.

25 Folios 72 a 78 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro […]”. 26 Folios 61 a 70 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

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35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 64IP-2020 de 18 de junio de 202027, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a)

35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 64IP-2020 de 18 de junio de 202027, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el 151 ibidem. Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b) por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro.

36. Por lo anterior, será n excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

37. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 y 61 de la Constitución Política

38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor28:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

27 Folios 208 a 225 C pp. 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.10

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2022 y 391-IP-2022.10

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c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

39. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante29

(mixto) Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso30

FREELANDER

(nominativa) Certificado 205378 Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

40. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “TOPLANDER” con la marca nominativa “FREELANDER”, previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso , es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto del signo distintivo mixto , para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

41. En efecto, de la revisión del signo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación