CE - Sentencia 11001032400020180007400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00

Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S.1

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Empresas Carozzi S.A.

Tema: Registro como marca del signo mixto “ COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 2016 2 y 57145 de 14 de septiembre de 20173 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Víctor Hugo Gómez Zuluaga.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Inversiones Nutibara S.A.S. 5, a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Inversiones Nutibara S.A.S. 5, a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…].1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 67729 del 11 de Octubre de 2016, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó de forma oficiosa el registro de la marca "COSTA ARROZ" (Mixta) Cla se 30, al Señor VICTOR HUGO GÓMEZ ZULUAGA, para distinguir productos de la Clase 30 internacional.

1 En calidad de sucesor procesal de Víctor Hugo Gómez Zuluaga. Índice 77 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 2 Folios 37 a 43 C pp. “[…] Por la cual se niega una solicitud de registro […]”. 3 Folios 45 a 52 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 4 Folios 4 a 28 C pp. 5 En calidad de sucesor procesal de Víctor Hugo Gómez Zuluaga. Índice 77 aplicativo para la gestión judicial

SAMAI.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00

Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

SAMAI.2

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Demandante: Inversiones Nutibara S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2.2. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 57145 del 14 de Septiembre de 2017, expedida por la Superintendente delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Decisión contenida en la Resolución No. 67729 del 11 de Octubre de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la citada entidad.

2.3. Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio - Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca "COSTA ARROZ" (Mixta) Clase 30, en favor del Señor VICTOR H UGO GOMÉZ ZULUAGA, otorgándole el correspondiente certificado de registro y vigencia […]”6 (mayúsculas, negrillas y subrayado del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda7

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el 27 de octubre de 2014, el señor Víctor Hugo Gómez Zuluaga solicitó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son : “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz,

ARROZ EXCELSO” para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son : “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”.

4. Indicó que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial 713 de 1 de diciembre de 2014 , sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

5. Anotó que, mediante la Resolución 67729 de 11 de octubre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO”. Frente a esta decisión el solicitante presentó recurso de apelación.

6. Mencionó que, mediante la Resolución 57145 de 14 de septiembre de 2017 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 67729 y, en ese sentido, negó la solicitud con fundamento en las marcas previamente registradas: i) “COSTA”

(nominativa), registro 251.788; y ii) “COSTA CEREAL BAR” (mixta), registro 410.679, que amparan productos de la clase 30 del nomenclátor internacional y cuyo titular es Empresas Carozzi S.A.

6 Folios 5 y 6 C pp. 7 Folios 6 a 8 C pp.3

que amparan productos de la clase 30 del nomenclátor internacional y cuyo titular es Empresas Carozzi S.A.

6 Folios 5 y 6 C pp. 7 Folios 6 a 8 C pp.3

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I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas previamente registradas, que incluyen la denominación COSTA , en tanto que posee suficiente distintividad intrínseca y extrínseca.

9. Explicó que la expresión COSTA es de uso común en la clase 30 del nomenclátor internacional, por lo que es débil y no es apropiable en exclusiva por un empresario.

intrínseca y extrínseca.

9. Explicó que la expresión COSTA es de uso común en la clase 30 del nomenclátor internacional, por lo que es débil y no es apropiable en exclusiva por un empresario.

Argumentó que el cotejo debe hacerse considerando la estructura total de los conjuntos marcarios, esto es, con todos sus componentes.

10. Finalmente, m anifestó, teniendo en cuenta lo anterior, que el signo solicitado tampoco podría ser confundible con las otras marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, como lo son : i) “COSTA CEREAL BAR ” (mixta), registros 410.681, 410.680 y 410.682; ii) “VIZZIO COSTA ”

(nominativa y mixta), registros 232.623 y 423.884; iii) “COSTA TUYO” (nominativa), registro 214.606; iv) “COSTA FULL ” (nominativa), registro 213.606; v) “COSTA DINDON” (nominativa), registro 232.624; y vi) “COSTA GRAN CEREAL YOGU & FLAKES” (mixta), registro 400.369 , que amparan productos d e la clase 30 del nomenclátor internacional.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVECIONES

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

11. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo dispuesto en

se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo dispuesto en dicha normativa.

8 Folios 9 a 25 C pp. 9 Folios 71 a 81 C pp.4

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12. Explicó que el signo solicitado coincide en el uso de la mayoría de sus letras con las marcas “COSTA”, por lo que tienen semejanzas ortográficas y fonéticas.

13. Argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos que estos hacen parte de la misma clase del nomenclátor, “[…] en ese sentido, podemos concluir que la marca solicitada además de ser parte de la misma clase, también pertenece al mismo género de productos, comoquiera que también se trata de cereales, preparaciones hechas de cereales y demás, por lo tanto, son productos que al salir al mercado no marcan ninguna diferencia y/o distintividad, generando así la confusión frente a una marca que ya se encuentra registrada […]”.

II.2. Intervención de la sociedad Empresas Carozzi S.A.10

14. La sociedad Empresas Carozzi S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda y argumentando que el signo solicitado reproduce la palabra “COSTA” que “[…] en las marcas en estudio, [es] la denominación que les da distintividad […] pues las palabras

proceso, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda y argumentando que el signo solicitado reproduce la palabra “COSTA” que “[…] en las marcas en estudio, [es] la denominación que les da distintividad […] pues las palabras arroz, cereal, etc., son de carácter genérico, pues designan directamente los productos que distinguen. Siendo cierto lo anterior, todas, incluyendo la marca COSTA ARROZ, tienen como único elemento distintivo, la palabra COSTA, escrita de la misma manera y ubicada exactamente en el mismo lugar. Por lo que, queda claro que la palabra ARROZ no le otorga distintividad al signo solicitado, y que por tanto, la identidad de las marcas previamente registradas es absoluta […]”.

15. Reiteró que existe una semejanza ortográfica y fonética comoquiera que tiene la palabra “COSTA”. Asimismo, evocan la misma idea de que los alimentos comercializados son producidos en una región específica.

16. Manifestó que los productos amparados por ambas marcas son los mismos, por lo que, al ser del mismo género, ser comercializados por los mismos canales y medios de publicidad, tienen conexidad competitiva.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

17. El señor Víctor Hugo Gómez Zuluaga presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 16 de febrero de 2018 en contra de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 2016 y 57145 de 14 de septiembre de 2017 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

18. Mediante auto de 12 de junio de 201811 se inadmitió, la cual fue corregida en debida forma.

por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

18. Mediante auto de 12 de junio de 201811 se inadmitió, la cual fue corregida en debida forma.

10 Folios 96 a 136 11 Folio 31 C pp.5

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19. Por providencia de 8 de octubre de 2018 12, se admitió la demanda se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Empresas Carozzi S.A. El 19 de octubre de 201813 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

20. A través de auto s de 22 de junio de 2019, 17 de febrero de 2020, 13 de julio de 2020 y 10 de noviembre de 202014 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 12 de febrero de 202115 y, su continuación, el 13 de agosto de 202116.

21. En las citadas audiencias, se reconoció personería a los apoderados de las partes; se aceptó la sucesión procesal de Víctor Hugo Gómez Zuluaga a Inversiones Nutibara S.A.S., como parte demandante ; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de registro de unas marcas, los cuales se aportaron al expediente del proceso de la referencia.

S.A.S., como parte demandante ; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de registro de unas marcas, los cuales se aportaron al expediente del proceso de la referencia.

22. Mediante auto de 21 de octubre de 202117 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 358-IP-2021 de 28 de julio de 202218, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el 151 ibidem. Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b). En dicha interpretación dicho tribunal consideró lo

siguiente:

“[…] C. NORMAS OBJETO DE CONSULTA PREJUDICIAL

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 ( Literal b) y 136 (literal a ) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.

No procede realizar la interpretación de los Artículos 134 y 135 (Literal b) de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca , los requisitos para su registro ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486,

Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca , los requisitos para su registro ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […]

12 Folios 54 y 55 C pp. 13 Folio 55 vto. C pp. 14 Folio 105 , 119, 133 y 155 C pp. 15 Índice 63 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 77 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índices 93 y 94 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 102 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

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1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El

tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

4. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común

4.2 La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. […].

5. Familia de marcas […]

5.4 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona […]”.

6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]

puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona […]”.

6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]

6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

24. Mediante auto de 29 de agosto de 2022 19 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

19 Índice 104 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.7

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25. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante20, la SIC21 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

25. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante20, la SIC21 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

26. Por su parte el Ministerio Público presentó informe23 en el que manifestó que “[…] aunque la expresión que conforma el signo solicitado, “COSTA ARROZ EXCELSO”, presenta semejanzas en cuanto a su composición al compartir una palabra con la sigla contenida en las marcas registradas, dicha coincidencia se ve diluida por la palabra que acompaña el signo solicitado, esto es, -ARROZ-, la cual lo dota de un significado conceptual diferente y permiten individualizar cada conjunto […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 2016 y 57145 de 14 de septiembre de 2017 , expedida s por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “ COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “ COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Víctor Hugo Gómez Zuluaga.

29. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” solicitado para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas previamente registradas: i) “COSTA” (nominativa), registro 251.788; y ii) “COSTA CEREAL BAR” (mixta), registro 410.679, que amparan productos de la clase 30 del nomenclátor internacional y cuyo titular es Empresas Carozzi S.A., se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el 151 ibidem.

20 Índice 113 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 111 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 110 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 Índice 109 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

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30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.

IV.3. La identificación de los actos demandados

31. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 67729 de 11 de octubre de 2016 25 y 57145 de 14 de septiembre de 2017 26 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Víctor Hugo Gómez Zuluaga.

IV.4. Análisis del caso concreto

32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “COSTA ARROZ EXCELSO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas

en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); espe cias; hielo […]”.

33. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto las marcas cotejadas no son similarmente confundibles , en tanto que la palabra “COSTA” es de uso común y débil para la clase 30 del nomenclátor internacional, por lo que no es apropiable en exclusiva.

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 358IP-2021 de 28 de julio de 2022 27, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el 151 ibidem. Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b), por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro.

35. Por lo anterior, será n excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

36. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

36. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

25 Folios 37 a 43 C pp. “[…] Por la cual se niega una solicitud de registro […]”. 26 Folios 45 a 52 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Índice 102 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.9

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a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia

[…]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor28:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

38. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante29

(mixto) Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-

(mixto) Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022. 29 Folio 49 C pp.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00074-00

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Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso30

COSTA (nominativo) Certificado 251.788 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

(mixto) Certificado 410.679 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

39. Ahora bien, como en el presente caso se va n a cotejar unos signos mixtos y nominativo, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de los signos mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

40. En efecto, de la revisión de los signos mixtos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

41. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia