CE - Sentencia 11001032400020180009500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00

Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: BBI Colombia S.A.S. y Chocquibtown S.A.S.

Tema: Registro como marca de los signos “TOSTAÓ CAFÉ & PAN” (mixto) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativo) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 201 61 y 9111 de 2 de marzo de 20172, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Chocquibtown S.A.S. y se concedió el registro de las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

S.A.S., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Alimentos Tostao S.A.S. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las

siguientes declaraciones:

“[…] 3.1. Que se declaren nulos en su totalidad los siguientes actos administrativos:

3.1.1. Resolución No. 19.737 del 20 de abril de 2016 expedida por la SIC por medio de la cual se concede el registro de la marca mixta TOSTAO' CAFÉ & PAN, para distinguir productos en las clases 30, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada anular y cancelar el Registro No. 571.383 de la marca mixta TOSTAO' CAFÉ & PAN y el Registro No. 551.628 de la marca nominativa

1 Folios 8 a 25 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 28 a 30. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 3 Folios 95 a 137 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00

Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TOSTAO CAFÉ & PAN y por consiguiente se publique la sentencia que se dicte en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TOSTAO CAFÉ & PAN y por consiguiente se publique la sentencia que se dicte en la Gaceta de Propiedad Industrial.

3.1.2. Resolución No. 9111 del 2 de marzo de 2017 expedida por la SIC por medio de la cual se concede el registro de la marca nominativa TOSTAO CAFÉ & PAN para distinguir productos en las clases 30, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada anular y cancelar el Registro No. 571.383 de la marca mixta TOSTAO' CAF É & PAN y el Registro No. 551.628 de la marca nominativa TOSTAO CAFÉ & PAN y por consiguiente se publique la sentencia que se dicte en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Alimentos Tostao S.A.S. depositó el nombre comercial “TOSTAO” y registró la marca mixta “TOSTAO”6 para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] turrones de maní, granola, ajonjolí, torta de nueces, maní, mantequilla de maní, maní salado, dulce, con pasas, con cascara, cacahuetes tostados, galletas de granola […]”.

nueces, maní, mantequilla de maní, maní salado, dulce, con pasas, con cascara, cacahuetes tostados, galletas de granola […]”.

4. Señaló que, el 21 de septiembre de 2015, la sociedad BBI Colombia S.A.S. solicitó el registro como marca del signo mixto “TOSTAÓ CAFÉ & PAN ” para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza, estos son:

Clase 30: “[…] café, arroz; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcares, miel, sal; salsas, condimentos y especias […]”.

Clase 35: “[…] venta y comercialización de productos alimenticios […]”

Clase 43: “[…] servicios de restaurante […]”.

5. De igual manera, manifestó que, el 18 de noviembre de 2015, la sociedad BBI Colombia S.A.S. solicitó el registro como marca del signo nominativo “TOSTAO CAFÉ & PAN” para identificar productos y servicios comprendidos en las mismas clases.

6. Anotó que, mediante la Resolución 19737 de 20 de abril de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “TOSTAÓ CAFÉ & PAN ” a la sociedad BBI

4 Folio 108 C pp. 5 Folios 97 a 106 C pp. 6 Certificado 287.816.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00

Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

5 Folios 97 a 106 C pp. 6 Certificado 287.816.3

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Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

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Colombia S.A.S.para identificar productos y servicios de las referidas clases 30, 35 y 43.

7. Mencionó que, mediante la Resolución 9111 de 2 de marzo de 2017, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca nominativa “TOSTAO CAFÉ & PAN” a la sociedad BBI Colombia S.A.S.para identificar productos y servicios de las mismas clases.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta das: (i) Constitución Política, artículo 61 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literales a) y b) y

150.

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante sostuvo que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, por cuanto la SIC concedió el registro de las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAF É & PAN” (nominativa), a nombre de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para distinguir productos y servicios

“TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAF É & PAN” (nominativa), a nombre de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza, sin considerar la similitud con la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial “TOSTAO”. A su juicio, esta circunstancia generaba un evidente riesgo de confusión y asociación en los consumidores, en los términos de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 , desconociendo con ello lo dispuesto en los artículos 150 ibidem y 61 de la Constitución Política.

10. Afirmó que las marcas cuestionadas reproducen de manera idéntica el elemento nominativo distintivo y dominante del nombre comercial y marca previamente registrada, esto es, la expresión “TOSTAO”, a la cual se le adicionan las expresiones genéricas “CAFÉ & PAN” que no aportan distintividad, configurándose así una apropiación indebida del prestigio y reconocimiento comercial del signo originario, y una afectación directa al derecho exclusivo conferido a su titular.

11. Indicó que las palabras “CAFÉ & PAN” son de uso común y descriptivas de los productos o servicios ofrecidos, por lo que no deben considerarse relevantes en el análisis comparativo de los signos.

7 Folios 108 a 128 C pp.4

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Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

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12. En cuanto al aspecto gráfico de la marca mixta “TOSTAO' CAF É & PAN”, señaló que el elemento nominativo “TOSTAO” tiene mayor relevancia, ya que los aspectos visuales carecen de notoriedad, vistosidad o novedad.

13. Explicó que en el estudio de una marca mixta debe identificarse cuál dimensión gráfica o nominativa otorga mayor distintividad al conjunto marcario, toda vez que esta percepción es la que tendrá el consumidor al enfrentar la marca en el mercado, dado que el tamaño, color y disposición de los elementos gráficos, como son las tres rayas diagonales amarillas en las vocales, no son protagonistas ni evocan concepto alguno.

14. Añadió que el tipo de letra, compuesto por caracteres en mayúscula, tampoco confiere distintividad o atractivo visual significativo.

15. Sostuvo que, aunque la marca nominativa de BBI Colombia S.A.S. incluye catorce fonemas, solo los primeros seis, correspondientes a la expresión “TOSTAO”, son relevantes, en tanto las expresiones adicionales son de uso común por lo que deben excluirse del cotejo.

16. Precisó que esos seis fonemas coinciden exactamente con los de la marca previamente registrada, circunstancia que puede inducir al error, al impedir que el consumidor identifique adecuadamente el origen empresarial de los productos o servicios.

17. Insistió en que los signos en disputa comparten idéntica secuencia de letras y

previamente registrada, circunstancia que puede inducir al error, al impedir que el consumidor identifique adecuadamente el origen empresarial de los productos o servicios.

17. Insistió en que los signos en disputa comparten idéntica secuencia de letras y fonemas, lo que revela una coincidencia ortográfica plena y que esta identidad impide distinguir entre los signos confrontados, lo cual afecta la claridad necesaria para identificar el origen empresarial de los bienes y servicios.

18. Sobre la dimensión conceptual, expuso que ambos signos evocan un mismo concepto vinculado con alimentos. En respaldo, citó la “Resolución 9111” de la SIC, según la cual la expresión “TOSTAO” remite a un color marrón oscuro derivado del calor y, en el contexto alimenticio, a una variedad de pan.

19. Por lo anterior, concluyó que las marcas de BBI Colombia S.A.S. reproducen desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual el nombre comercial y la marca previamente registrada.

20. Además, resaltó que ambas sociedades comercializan sus productos en las mismas ciudades y utilizan canales de distribución similares, como Justo & Bueno,

D1, Farmatodo y Salud Market.

21. Finalmente, destacó que, además de la similitud entre los signos distintivos, existe coincidencia entre los productos que amparan. Mientras la marca de la demandante protege productos como turrones de maní, granola, galletas y tortas dentro de la clase 30, las de BBI Colombia S.A.S. distingue n alimentos como café, pan y productos de5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00

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30, las de BBI Colombia S.A.S. distingue n alimentos como café, pan y productos de5

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pastelería, entre los que se incluyen las galletas y tortas, lo cual confirma la conexidad competitiva y refuerza el riesgo de confusión en el mercado.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

22. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

23. Aseguró que las marcas demandadas no presentan una similitud o identidad alguna que genere un riesgo de confusión o de asociación al consumidor, respecto de la marca y nombre comercial “TOSTAO”.

24. Mencionó que el elemento “TOSTAO” resulta evocativo pues le genera al consumidor, luego de un esfuerzo mental, una idea de que viene de la sociedad solicitante; y, además, contrario a lo manifestado por el demandante, no se refiere únicamente a servicios de venta y comercialización de productos alimenticios ni mucho de la exclusividad de su titularidad, pues existen otras personas naturales o jurídicas que tienen debidamente registrada dicha expresión junto con otros elementos que le otorgan suficiente distintividad.

únicamente a servicios de venta y comercialización de productos alimenticios ni mucho de la exclusividad de su titularidad, pues existen otras personas naturales o jurídicas que tienen debidamente registrada dicha expresión junto con otros elementos que le otorgan suficiente distintividad.

25. Finalmente, de la conexión competitiva, aseguró que la marca concedida no atenta contra el derecho del uso de la marca que tiene la parte demandante, y la marca no induce a error dentro de los consumidores, pues los productos protegidos son totalmente diferentes, dedicados o encaminados a consumidores diferentes, si bien se encuentran en la misma clase 30 internacional, no generan ningún riesgo de asociación, ya que manejan publicidad y canales de comercialización totalmente diferente, por esta razón no exi sten presupuestos para que se configure la conexión competitiva.

II.2. Contestación de la sociedad BBI Colombia S.A.S.9

26. La sociedad BBI Colombia S.A.S. contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo cual señaló que no existe relación entre los productos y servicios que protegen las marcas en estudio.

27. Advirtió que, al observar la parte gráfica de la marca de la demandante, se aprecia un dibujo animado de un maní o cacahuate, que corresponde precisamente al producto que dicha marca. Además, el elemento denominativo está compuesto por un

8 Folios 153 a 169 C pp. 9 Folios 174 a 199 C pp.6

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Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

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vocablo con un significado propio, de modo que, en conjunto, tanto la representación

Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

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vocablo con un significado propio, de modo que, en conjunto, tanto la representación gráfica como la denominación conforman un signo marcario completo, lo que permite concluir que dicho conjunto es distinto al de las marcas registradas por el tercero.

28. Por otra parte, señaló que, de conformidad con la lista de productos que protege la marca de la demandante se concluye que su mercado es específicamente los frutos secos, productos cuyo nicho de mercado son el consumidor especializado que tiene un cuidado especial en la selección de los alimentos que injiere y los efectos de esos alimentos en su salud.

29. En ese sentido, aseguró que los consumidores que buscan cuidar su salud comprando frutos secos en los grandes almacenes de cadena con la marca de la demandante no se confundirán al buscar café, panes y pastelería a los establecimientos comerciales de la sociedad.

II.3. Contestación de la sociedad Chocquibtown S.A.S.

30. La sociedad Chocquibtown S.A.S. tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada del auto admisorio10, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

31. La sociedad Alimentos Tostao S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 2 de marzo de 201811 en contra de las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 2016 y 9111 de marzo de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

marzo de 201811 en contra de las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 2016 y 9111 de marzo de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

32. Mediante auto de 29 de junio de 201812 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de las sociedades BBI Colombia S.A.S. y Chocquibtown S.A.S. El 29 de agosto de 201813 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

33. A través de auto de 22 de ma rzo de 2019 14 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 30 de agosto de 201915.

34. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se negaron los documentos allegados por el tercero con interés en el resultado del proceso el 15 de agosto de 2019 por ser extemporáneo y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

10 Folios 141 y 143 C pp. 11 Folio 95 C pp. 12 Folio 134 C pp. 13 Folio 135 vto. C pp. 14 Folio 221 C 2. 15 Folios 232 a 240 C 2.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00

Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

14 Folio 221 C 2. 15 Folios 232 a 240 C 2.7

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

35. Mediante auto de 30 de septiembre de 201916 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 136 literal es a) y b) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 540-IP-2022 de 19 de noviembre de 2019 17 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y b) y 150 de la Decisión Andina, y de oficio el artículo 151 ibidem, de la cual se puede observar las siguientes consideraciones:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y b) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación solicitada, por ser pertinente.

2. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión

en conflicto.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa

[…]

Comparación entre signos denominativos

16 Folios 243 y vto. C 2. 17 Índice 32 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.8

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Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00

Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca TOSTAO Café & Pan (denominativo) y el nombre comercial ALIMENTOS TOSTAO S.A.S (denominativo).

Comparación entre signos mixtos

[…]

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca TOSTAÓ Café & Pan (mixto) y la marca TOSTAO (mixta).

Comparación entre signos denominativos y mixtos

[…]

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Marcas evocativas

[…]

Se deberá establecer el grado evocativo del término “ TOSTAO” y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos/o

posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

[…]

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de la marca. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo […] la resolución que concede el registro de9

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marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos […]” (mayúscula y negrilla del original).

37. Por auto de 31 de mayo de 2021 18 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de

de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

38. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Alimentos Tostao S.A.S.19 y BBI Colombia S.A.S 20 reiteraron sus argumentos de nuli dad y defensa, respectivamente. Por su parte, la SIC, la sociedad Chocquibtown S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

39. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

40. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 2016 y 9111 de 2 de marzo de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Chocquibtown S.A.S. y se concedió el registro de las marcas “TOSTAO’ CAF É & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAF É & PAN” (nominativa) a

presentada por la sociedad Chocquibtown S.A.S. y se concedió el registro de las marcas “TOSTAO’ CAF É & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAF É & PAN” (nominativa) a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza.

41. La Sala deberá determinar si, con ocasión del registro de las marcas antes mencionadas se configuraron las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y lo dispuesto en el artículo 150 y 151 ibidem, al reproducirse el elemento

18 Folio 256 C 2. 19 Índice 45 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.10

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Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

nominativo distintivo y dominante del nombre comercial y marca previamente registrada “TOSTAO”, lo cual generaría un riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, una indebida apropiación del prestigio comercial adquirido y la

nominativo distintivo y dominante del nombre comercial y marca previamente registrada “TOSTAO”, lo cual generaría un riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, una indebida apropiación del prestigio comercial adquirido y la consecuente afectación al derecho exclusivo conferido a su titular y, en consecuencia, se vulneró el deber del Estado de proteger el derecho de propiedad industrial consagrado en el artículo 61 de la Constitución Política.

42. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.

IV.3. La identificación de los actos demandados

43. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 201 622 y 9111 de 2 de marzo de 2017 23, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Chocquibtown S.A.S. y se concedió el registro de las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN”

(nominativa), a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto

44. La SIC, mediante las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 201 6 y 9111 de 2 de marzo de 2017, concedió el registro de las marcas “TOSTAO’ CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S.,

marzo de 2017, concedió el registro de las marcas “TOSTAO’ CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza, tales como café, productos de pastelería, pan, comercialización de productos alimenticios y servicios de restaurante.

45. A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, por cuanto las marcas concedidas reproducen de manera idéntica el elemento nominativo distintivo y dominante del nombre comercial y marca previamente registrad a “TOSTAO”, lo cual genera un riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. Además, sostuvo que la inclusión de expresiones como “CAFÉ & PAN” no aporta distintividad al conjunto marcario y , por el contrario, configura un indebido aprovechamiento de l prestigio y reconocimiento comercial adquirido por la marca originalmente registrada, en contravención de lo dispuesto en los artículos 136 literales a) y b) , 150 de la Decisión 486 de 2000 y 61 de la

Constitución Política.

22 Folios 8 a 25 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 23 Folios 28 a 30. “[…] Por la cual se concede un registro […]”.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00

Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

46. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial

Demandante: Alimentos Tostao S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

46. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 540-IP-2022 de 19 de noviembre de 2019 24 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y b) y 150 de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem.

47. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: