CE - Sentencia 11001032400020180009900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: World Institute of Scientology Enterprises - WISE

Temas: Examen de registrabilidad marcas mixta y nominativa. Decisión 486 de

2000. Oposición del artículo 7° de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929 . Reiteración Jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 70466 de 20 de octubre de 2016 y 86677 de 19 de diciembre de 2017.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante

1 Actuando por medio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3 del expediente físico principal, visible en el índice 22 del expediente digital en “SAMAI”. 2 Cfr. Folios 36 a 55.2

Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00

la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 70466 de 20 de octubre de 2016 4, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 86677 de 19 de diciembre de 2017 5, dictada por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro de l signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] Primera: Declarar la nulidad de Resolución N° 70466 del 20 de octubre de 2016 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la

“[…] Primera: Declarar la nulidad de Resolución N° 70466 del 20 de octubre de 2016 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se negó a JAFER el registro de la marca PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS (mixta) para identificar productos de clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Declarar la nulidad de la Resolución N° 86677 del 19 de diciembre de 2017, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución N° 70466 del 20 de octub re de 2016 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Tercera: Ordenar a la SIC conceder a JAFER el registro de la marca PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS (mixta) para identificar los productos comprendidos en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con la cobertura de protección v ista en la solicitud de registro.

Cuarta: Ordenar a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Quinta: Ordenar a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del CPACA. […]”

3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 4 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”.

3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 4 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 5 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.3

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Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que el 21 de mayo de 2015 solicitó a la parte demandada el registro del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 729 de 10 de junio de 2015 , y fue objeto de oposición por parte de la sociedad World Institute of Scientology Enterprises6 con fundamento en su marca “PROSPERITY”, registrada en Estados Unidos de América, y “PROSPERITY BY WISE”, concedida en Colombia, ambas destinadas a identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. Que en el escrito de contestación a la oposición presentada por WISE, explicó que no tenía conocimiento sobre la existencia y uso de la marca “PROSPERITY” registrada en Estados Unidos de América y que, de acuerdo con su solicitud, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 54574 de

que no tenía conocimiento sobre la existencia y uso de la marca “PROSPERITY” registrada en Estados Unidos de América y que, de acuerdo con su solicitud, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013, canceló por no uso la marca nominativa “PROSPERITY”, con certificado de registro núm. 148250.

4.4. Que la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 70466 de 20 de octubre de 2016, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad WISE y negó el registro del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” , solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

6 En adelante WISE.4

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4.5. Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 70466 de 20 de octubre de 2016.

4.6. Que la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, medi ante la Resolución núm. 86677 de 19 de diciembre de 2017, confirmó el acto administrativo recurrido.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de violación

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el

concepto de violación así:

Violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000

5.1. Que el análisis conjunto de las marcas objeto de cotejo permite advertir

concepto de violación así:

Violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000

5.1. Que el análisis conjunto de las marcas objeto de cotejo permite advertir diferencias que evitan la configuración del riesgo de confusión entre los consumidores, especialmente si se considera que la expresión “PROSPERITY” carece de fuerza distintiva por alu dir al concepto de bienestar o prosperidad, por esta razón, en el mercado coexisten diversas marcas que emplean este término.

5.2. Que los destinatarios de los productos identificados con cada una de las marcas son distintos, dado que las publicaciones relacionadas con el sector de la belleza no tienen relación competitiva con las que corresponden a la formación administrativa, manejo de negocios, consultoría y administración de empresas. Por lo tanto, no resulta probable que un consumidor desprevenido confunda un producto con otro.

5.3. Que las expresiones “PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” y las características de la gráfica que la acompañan dotan de distintividad al signo solicitado.

Violación del artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de Washington de 19295

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5.4. Que la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. no tenía conocimiento, antes de presentar la solicitud de registro del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, de la existencia, uso o aplicación de la marca opositora en los Estados Unidos de América, ni de que esta identificara productos de la misma clase del signo solicitado.

TI Y LOS TUYOS”, de la existencia, uso o aplicación de la marca opositora en los Estados Unidos de América, ni de que esta identificara productos de la misma clase del signo solicitado.

5.5. Que la parte demanda da no adelantó un examen probatorio que permitiera acreditar el conocimiento previo de la marca opositora por parte de la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U., lo cual implicó la omisión de uno de los requisitos exigidos por el artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929 7 para oponerse al registro de la marca. Por el contrario, se limitó a presumir el conocimiento respecto de la marca “PROSPERITY”, registrada en los Estados Unidos de América para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza

5.6. Que la cancelación por no uso de la marca nominativa “PROSPERITY”, con número de registro 148250, permite concluir que dicha marca no estaba siendo utilizada en el comercio, razón por la cual no era posible que la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. tuviera conocimiento sobre su uso.

5.7. Que las actuaciones administrativas núms. 11044231, 13241737, 13250571 y 13250575 no prueban que tenía conocimiento previo de la existencia de la marca opositora, sino la facultad de solicitar la aplicación del derecho preferente derivado de la cancelación de la marca nominativa “PROSPERITY”. Asimismo, aclaró que el contrato de cesión de signos distintivos celebrado entre Jafer Limited y Jafer Enterprises R&D S.L.U. se suscribió , con posterioridad a dichas actuaciones, esto es, el 14 de diciembre de 2015, por lo que, en dado caso, este conocimiento previo

contrato de cesión de signos distintivos celebrado entre Jafer Limited y Jafer Enterprises R&D S.L.U. se suscribió , con posterioridad a dichas actuaciones, esto es, el 14 de diciembre de 2015, por lo que, en dado caso, este conocimiento previo no le era extensible.

5.8. Que varios empresarios han solicitado el registro como marca de signos que comprenden las palabras “PROSPERIDAD” y “PROSPERITY” sin que ello signifique que conocían con anterioridad de la existencia y uso de la marca “PROSPERITY” en países miembros de la Convención de Washington de 1929.

7 En adelante Convención de Washington de 1929.6

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5.9. Que no existe identidad entre las marcas objeto de cotejo, debido a las diferencias en los idiomas en que se expresan, los elementos que las conforman y el público al cual están dirigidas.

5.10. Que no se configura un riesgo de confusión, toda vez que la marca opositora no era utilizada en Colombia ni en otro país miembro de la Comunidad Andina, dado que se empleaba en un ámbito privado, entre los miembros de una organización cerrada.

5.11. Que el derecho marcario permite reproducir expresiones contenidas en marcas previamente registradas, cuando se incluyan elementos que permitan su diferenciación.

Violación del artículo 9 de la Convención de Washington de 1929 y 165 de la Decisión 486 de 2000

5.12. Que los actos demandados desconocen los artículos 9 de la Convención de Washington de 1929 y 165 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto se omitió valorar

Decisión 486 de 2000

5.12. Que los actos demandados desconocen los artículos 9 de la Convención de Washington de 1929 y 165 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto se omitió valorar que la marca “PROSPERITY”, con certificado de registro núm. 148250, fue previamente cancelada por falta de uso; y se otorgó una protección indebida a un signo extranjero cuyo uso no es de natu raleza marcaria, al acreditarse que su circulación se limita a un ámbito privado entre los miembros de una organización, sin tener presencia en el resto del mercado.

Violación de los artículos 29 de la Constitución Política y 80 de la Ley 1437 de 2011

5.13. Que la entidad demandada incurrió en falsa motivación y vulneró lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política y 80 de la Ley 1437 de 2011, al omitir pronunciarse, en la Resolución núm. 86677 del 19 de diciembre de 2017, sobre los argumentos presentados en el recurso de apelación, en el que se expuso que dentro de la actuación administrativa núm. 13250575 se adelantó el trámite correspondiente para obtener el registro de la marca “PROSPERITY”, en aplicación7

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del derecho preferente derivado de la cancelación por no uso. Igualmente, se destacó la naturaleza privada del uso de la marca opositora, registrada en Estados Unidos de América, la cual, junto con la cancelación por no uso en Colombia de un signo con la misma denominación, permite concluir que no se acreditó el

destacó la naturaleza privada del uso de la marca opositora, registrada en Estados Unidos de América, la cual, junto con la cancelación por no uso en Colombia de un signo con la misma denominación, permite concluir que no se acreditó el conocimiento previo por parte de la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. sobre la existencia de la marca opositora, como lo exige el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

6. La parte demandada 8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

6.1. Arguyó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, pues fue ron expedidos por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos en la ley.

6.2. Indicó que los argumentos presentados por la parte demandante en la sustentación de los recursos interpuestos en la actuación administrativa permiten concluir que la coexistencia en el mercado de las marcas objeto de cotejo sí genera confusión para el público consumidor y que conocía la existencia y uso de la marca opositora “PROSPERITY”.

6.3. Explicó que la palabra “PROSPERITY” se encuentra en inglés y su significado en español es “prosperidad”, lo cual transmite a los consumidores una idea relacionada con el bienestar, razón por la que tiene un carácter evocativo.

6.4. Anotó que los signos enfrentados coinciden en los aspectos ortográfico y fonético, pues ambos están integrados por la palabra “PROSPERITY” y las

relacionada con el bienestar, razón por la que tiene un carácter evocativo.

6.4. Anotó que los signos enfrentados coinciden en los aspectos ortográfico y fonético, pues ambos están integrados por la palabra “PROSPERITY” y las partículas “PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” no tienen fuerza distintiva.

8 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Índice 35 del expediente del expediente digital en “SAMAI”.8

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6.5. Manifestó que en los expedientes administrativos núms. 11044231, 13241737, 13250571 y 13250575 se analizaron marcas idénticas a las que son objeto de cotejo en este caso, en los cuales actuó como solicitante Jafer Limited y como opositora la sociedad WISE. En tal sentido, al tratarse de las mismas partes, quedó plenamente acreditado el conocimiento previo sobre la existencia de la marca opositora por parte del solicitante.

6.6. Afirmó que la marca “PROSPERITY” se utilizaba antes de la presentación de la solicitud de registro presentada por la parte demandante, como lo corroboran los siguientes elementos de convicción que fueron aportados al expediente administrativo:

“[…] • Copia certificada por la Oficina de Marcas de Estados Unidos del Certificado de Registro No. 1.853.610, correspondiente a la marca PROSPERITY en Clase 16. • Impresiones de las páginas web relacionados con la marca PROSPERITY. • Resoluciones donde la Superintendencia se ha pronunciado sobre el derecho adquirido respecto de expresión Prosperity (Expedientes No: 11044231,

PROSPERITY en Clase 16. • Impresiones de las páginas web relacionados con la marca PROSPERITY. • Resoluciones donde la Superintendencia se ha pronunciado sobre el derecho adquirido respecto de expresión Prosperity (Expedientes No: 11044231, 11044223, 13250571 y 13250575). • Resolución de 9 de marzo de 2015, expedida por la Asociación Internacional de Marcas. • Prueba del uso, reconocimiento y difusión de la marca PROSPERITY aportadas dentro de los expedientes 92-331478 y 2013-250571. • Muestras de publicidad distribuidas a los miembros de WISE, por medio del cual se promueven las convenciones y productos identificados con la marca PROSPERITY. • Material publicitario que promueve la revista PROSPERITY como beneficio de ser miembro de WISE • Declaración juramentada de Marianne Locke en su calidad de Ejecutiva de Cuentas, asistente de Wise • Declaración juramentada de Larissa Cartwright en su calidad de secretaria y custodia de los Registros de Wise • Testimonio escrito de Mario Constanza (sic) Filidor en su calidad de responsable comercial de la sociedad HOUSEMARK S.L., empresa dedicada a la impresión y distribución de revistas. • Testimonio escrito de 28 miembros de WISE en Colombia. • Testimonio escrito de Paola González en su calidad de directora de asuntos especiales de Asociación Scientology Colombia. • Ejemplares de la revista Prosperity 73, 74 y 75 en español […]”.

6.7. Afirmó que se garantizaron en cada una de las etapas de la actuación administrativa los derechos de la parte demandante y que los actos censurados se motivaron en debida forma.9

6.7. Afirmó que se garantizaron en cada una de las etapas de la actuación administrativa los derechos de la parte demandante y que los actos censurados se motivaron en debida forma.9

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El tercero con interés directo en las resultas del proceso – Sociedad World Institute of Scientology Enterprises - WISE

7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal.

Procedencia de la sentencia anticipada

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de enero de 2025 9: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 2025 10, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial 11: 391 -IP-2022; 350 -IP2022; 261 -IP-2022; y 45 -IP-2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino , consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación

interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino , consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP-2020, 49-IP-2018, 496IP-2019, 509 -IP-2019, 203 -IP-2020, 391 -IP2022 y 344 -IP-2022, dictadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar ; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

9 Cfr. Índice 42 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 10 Cfr. Índice 48 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 11 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147.10

Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00

10. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda12.

11. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda13.

12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

11. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda13.

12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

13. El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado ; v) la primacía del derecho andino; vi) la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8 ° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso.

12 Cfr. Índice 53 del aplicativo “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 55 del aplicativo “SAMAI”. 14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del

12 Cfr. Índice 53 del aplicativo “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 55 del aplicativo “SAMAI”. 14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024.11

Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00

Los actos acusados

17. Los actos acusados son las resoluciones núms. 70466 de 20 de octubre de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos; y 86677 de 19 de diciembre de 2017, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” solicitada para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestac ión de esta y las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso, determinar:

19. Si las resoluciones núms. 70466 de 20 de octubre de 2016 y 86677 de 19 de diciembre de 2017 , por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” solicitada para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000; 7 de la Convención de Washington de 1929; 29 de la Constitución Política; y 80 de la Ley 1437 de 2011

vulneran los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000; 7 de la Convención de Washington de 1929; 29 de la Constitución Política; y 80 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, s i hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

20. En ese sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y la marca nominativa “PROSPERITY BY WISE”, concedida para amparar productos comprendidos en las clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza , a favor del tercero con interés en las resultas del proceso.

21. En segundo lugar, si para el caso concreto procede o no la aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y

Comercial.

22. Por último, en tercer lugar, si se vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política y 80 de la Ley 1437 de 2011.12

Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00

23. En este punto , la Sala precisa que no se abordará el examen del presunto desconocimiento de los artículos 165 de la Decisión 486 de 2000 y 9 de la Convención de Washington de 1929, debido a que la cancelación de un registro marcario no fue objeto de debate en la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados . Además, en gracia de discusión, se aclara que en esta actuación no se efectuó un cotejo frente a la marca “PROSPERITY”, con

marcario no fue objeto de debate en la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados . Además, en gracia de discusión, se aclara que en esta actuación no se efectuó un cotejo frente a la marca “PROSPERITY”, con certificado de registro núm. 148250, ya que se analizó la oposición con fundamento en las marcas “PROSPERITY BY WISE” y “PROSPERITY”, esta última r egistrada en Estados Unidos de América.

24. Aunado a lo anterior , los argumentos del demandante, si bien se presentan bajo otras normas, buscan desvirtuar el conocimiento previo sobre la existencia y el uso de la marca “PROSPERITY” registrada en Estados Unidos de América, materia que es propia del análisis del artículo 7 de la citada Convención y que será estudiada en su respectivo acápite.

Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-202015, 49-IP-201816, 496-IP-201917, 509IP-201918, 203-IP-202019, 391-IP-202220 y 344-IP-202221

25. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, norma invocada

como violada por la parte demandante:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y

fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente:

15 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021. 16 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de noviembre de 2018. 17 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020. 18 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020. 19 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021. 20 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021. 21 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023.13

Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecer ía de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una rela ción o vinculación económica con otro agente del mercado.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en

confusió