CE - Sentencia 11001032400020180029800 de 2025

1

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

Litisconsorte necesario: APPLE INC

Tesis: No son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “BEACON” ( nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquel y la s marcas previas “IBEACON”

(nominativa y mixta) para distinguir productos en la s clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza , existen suficientes similitudes con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, y conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad

de confusión y/o asociación en el público consumidor, y conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Beacon Pictures LLC, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, en contra de las resoluciones números 31205 de 1 de junio de 2017 “Por la cual se niega un registro” y 4933 de 29 de enero de 2018 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación ” a través de las cuales se negó el2

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

registro como marca del signo “ BEACON” (nominativ o) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Beacon Pictures LLC, y se confirmó la decisión de negación, respectivamente , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad Beacon Pictures LLC, a través de apoderada judicial, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

“1. Que el signo BEACON (nominativo) en clase 9, cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

demanda1 en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

“1. Que el signo BEACON (nominativo) en clase 9, cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

2. Que es nula la Resolución No. 31205 de 1 de junio de 2017 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca BEACON (nominativa) en Clase 9 solicitada por BEACON PICTURES, LLC y la Resolución No. 4933 de 29 de enero de 2018, por medio de la cual se confirmó la Resolución 31205 de 1 de junio de 2017 en el sentido de negar el registro de la marca BEACON (nominativa) en Clase 9,y se agotó la vía gubernativa.

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca BEACON (nominativa) en Clase 9 a nombre de BEACON PICTURES, LLC.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:

1 Folios 54 a 69 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 16 de SAMAI.3

Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:

1 Folios 54 a 69 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 16 de SAMAI.3

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1.2.1. La sociedad Beacon Pictures LLC solicitó el registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que corresponde a una extensión territorial de marca, en el sistema de Madrid, con número de registro internacional 1323340, a la que se le asignó el número de expediente SD2016/0054317. Publicada la mencionada solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 785, no se presentaron oposiciones.

I.1.2.2. Mediante la resolución número 31205 de 1 de junio de 2017, la SIC negó el registro como marca del signo solicitado, tras encontrar que aquel se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por ser similarmente confundible con las marcas previamente registradas “IBEACON” (nominativa y mixta) para distinguir productos en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad APPLE INC.

I.1.2.3. Contra el acto de negación del registro de marca, la sociedad

para distinguir productos en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad APPLE INC.

I.1.2.3. Contra el acto de negación del registro de marca, la sociedad solicitante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución número 4933 de 29 de enero de 2018 que confirmó la decisión de negar el registro solicitado.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estim ó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 134, y el literal a) del artículo 136, ambos de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Afirmó que entre el signo cuestionado “BEACON” y la s marcas previas “IBEACON” no concurren suficientes similitudes visuales,4

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ortográficas y fonéticas con la capacidad de generar un riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor y, en consecuencia, el signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.3.2. Explicó que la distintividad de las marcas previamente registradas se encuentra en la partícula “ I” más no en la expresión

artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.3.2. Explicó que la distintividad de las marcas previamente registradas se encuentra en la partícula “ I” más no en la expresión “BEACON”, esta última que resulta débil para identificar los productos y servicios amparados por las confrontadas y, además, ha sido usualmente utilizada por otros empresarios para denominar sus marcas.

I.1.3.3. Indicó que no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican los confrontados porque aquellos poseen una naturaleza y finalidades diferentes, así, el signo cuestionado “BEACON” busca amparar películas cinematográficas y programas de televisión, mientras que “IBEACON” es un sistema de posicionamiento en interiores que ha sido denominado como una nueva clase de transmisores de bajo consumo y cost o, que ejecutan notificaciones push a otros dispositivos con los sistemas operativos de iOS y Android.

I.1.3.4. Advirtió que ningún consumidor promedio va a pensar, de manera razonable, que Apple INC quien es titular de las marcas previas, produce películas cinematográficas y programas de televisión, pues hasta el consumidor menos informado asocia a la mencionada empresa co n teléfonos, computadores, tabletas, pero no con la industria del cine.

I.1.3.5. Sostuvo que el signo cuestionado coincide con la razón social de la solicitante, lo cual constituye un factor adicional de diferenciación, y evita el riesgo de confusión indirecta, pues la denominación del signo permite asociar debidamente los productos que distingue con su origen empresarial.5

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

permite asociar debidamente los productos que distingue con su origen empresarial.5

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1.3.6. Informó que la empresa Apple INC otorgó consentimiento para el registro como marca del signo cuestionado en favor de la actora, y que si bien, los análisis de confundibilidad atañen a los derechos de los consumidores, lo cierto es que también involucran intereses de los titulares, máxime si convergen acuerdos de coexistencia como en el presente asunto.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda de la siguiente manera2:

Advirtió que entre el signo solicitado “BEACON” y la s marcas previas “IBEACON” se encuentran suficientes similitudes ortográficas y fonéticas con la virtualidad de generar un riesgo de confusión directa en el consumidor, particularmente porque la diferencia únicamente se encuentra en la ausencia de la vocal “I” en el solicitado, por lo demás este último es idéntico a la s marcas previamente registrada s. Además, las expresiones cotejadas coinciden en sus terminaciones, así como en la silaba tónica, por lo que al pronunciarse se escuchan semejantes.

Sostuvo que, en cuanto al aspecto conceptual, el vocablo “ BEACON” no

expresiones cotejadas coinciden en sus terminaciones, así como en la silaba tónica, por lo que al pronunciarse se escuchan semejantes.

Sostuvo que, en cuanto al aspecto conceptual, el vocablo “ BEACON” no es de conocimiento común por el público consumidor colombiano, de manera que debe entenderse como un signo de fantasía, al cual la vocal “I” no le brinda mayor distintividad, por lo que, el signo solicitado no lograría coexistir en el mercado con las marcas previas, pues generaría confusión en los consumidores.

2 Folios 107 a 112 del expediente físico de la referencia.6

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Afirmó que concurre conexidad competitiva, pues los productos y servicios confrontados pertenecen a la misma clase 9 internacional, de manera que responden a un mismo sector cinematográfico y de televisión, por lo cual los consumidores lograrían considerar que se trata del mismo empresario, máxime porque no es extraño que grandes compañías como Apple INC se expandan a nuevas áreas.

Indicó que, al pertenecer los productos y servicios a la misma industria, es posible considerar que utilicen medios de publicidad similares, promocionándolos a través de los créditos en obras cinematográficas o televisivas.

Agregó que, en el caso del signo solicitado, pretende proteger películas y programas de televisión, mientras que las marcas cuestionadas incluyen

promocionándolos a través de los créditos en obras cinematográficas o televisivas.

Agregó que, en el caso del signo solicitado, pretende proteger películas y programas de televisión, mientras que las marcas cuestionadas incluyen servicios de tienda minorista en el campo del entretenimiento de las películas y los programas de televisión, por lo que también comparten canales de comercialización.

Finalmente, sobre el acuerdo de coexistencia marcaria, consideró que la autoridad de marcas debe propender por garantizar los derechos de los consumidores, de manera que la simple existencia de dicho acuerdo no garantiza que el signo logre ser efectivamente registrado como marca, y mucho menos si aquel generara confusión en el mercado.

I.2.2. El Ministerio Público y el litisconsorte necesario no intervinieron en esta etapa procesal.

I.2.3. Finalmente, de las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte actora3, término durante el cual presentó escrito4.

3 Folio 117 del expediente físico de la referencia. 4 Folios 118 a 121 del expediente físico de la referencia.7

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

I.3.1. Mediante auto de 26 de mayo de 20215 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el

I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

I.3.1. Mediante auto de 26 de mayo de 20215 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 . En la mencionada providencia, la cual no fue objeto de recurso, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos:

“[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si las Resoluciones números 31205 del 1 de junio de 2017 y 4933 del 29 de enero de 2018, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio neg ó el registro de la marca nominativa «BEACON» solicitada por la sociedad actora, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 Internacional de NIZA, infringen una o todas las siguientes disposiciones: artículo 134 y artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las Resoluciones números 31205 del 1 de junio de 2017 y 4933 del 29 de enero de 2018.

De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenarle a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca nominativa «BEACON» a favor de la sociedad Beacon Pictures LLC, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de NIZA […]”.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

nominativa «BEACON» a favor de la sociedad Beacon Pictures LLC, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de NIZA […]”.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

PÚBLICO

I.4.1 La actora6 reiteró los argumentos de nulidad.

I.4.2. La SIC7 reiteró los a argumentos planteados en la contestación de la demanda.

I.4.3. El Ministerio Público y el litisconsorte necesario guardaron silencio.

5 Índice número 18 del expediente en SAMAI. 6 Índice número 45 del expediente en SAMAI. 7 Índice número 46 del expediente en SAMAI.8

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 390-IP-20228, dentro de la cual instó a la autoridad consultante remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los procesos 344-IP-2022, el cual constituye acto aclarado en cuanto al artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, y 145 -IP-2022, 261-IP-2022,

los procesos 344-IP-2022, el cual constituye acto aclarado en cuanto al artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, y 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 respecto del literal a) del artículo 136 ibidem.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 31205 de 1 de junio de 2017 “Por la cual se niega un registro”9 y 4933 de 29 de enero de 2018 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”10 a través de las cuales se negó el registro como marca del signo “ BEACON” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Beacon Pictures LLC, y se confirmó la decisión de negación, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es la siguiente:

8 Índice número 35 del expediente en SAMAI. 9 Folios 10 al 18 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 19 al 29 del expediente físico de la referencia.9

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Adicionalmente, la actora invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, sin embargo, esta Sala lo descartará del estudio de legalidad de los actos administrativos acusados, pues el debate suscitado por las partes no guarda relación con las características de un signo para ser marca sino con el eventual riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor respecto del signo “ BEACON” y las marcas previamente registradas “ IBEACON”, esto es, si el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 del compendio comunitario en mención.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

Corresponde a la Sala determinar si entre el signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Beacon Pictures LLC, y

los siguientes cuestionamientos:

Corresponde a la Sala determinar si entre el signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Beacon Pictures LLC, y las marcas previamente registradas “IBEACON” (nominativa y mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en la s clases 9 y 35 internacional de titularidad de la sociedad Apple INC , se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 , disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios10

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que ampara el signo y las marcas confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél.

Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Beacon Pictures LLC.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Beacon Pictures LLC.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre11

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio,

previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un orig en empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa exist e una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que

auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas12

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o t erminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el

raíces o t erminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1.1. El caso concreto

Pues bien, para efectos de determinar si el signo cuestionado “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza , incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si13

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

hay identidad o semejanza entre aquel y la s marcas previamente registradas “IBEACON” (nominativa y mixta) para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen el signo y las marcas en disputa.

que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen el signo y las marcas en disputa.

Para ello, resulta pertinente verificar la naturaleza del signo y las marcas previas enfrentados, como se observa a continuación:

Singo cuestionado

BEACON

(nominativo) Para identificar productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza

Marcas previamente registradas

IBEACON

(nominativa) Para identificar productos y servicios en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza Certificado de registro número 491104

(mixta) Para identificar productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza Certificado de registro número 52599514

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Una vez verificados el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de nominativo y mixto, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998 sostuvo lo siguiente:

prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998 sostuvo lo siguiente:

“[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciable s, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

“[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertin ente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]” 11.

Ahora bien, corresponde a la Sala determinar, de manera previa a efectuar el cotejo correspondiente, si el signo y la s marcas en disputa contienen partículas de uso común, en orden a validar su carácter

Ahora bien, corresponde a la Sala determinar, de manera previa a efectuar el cotejo correspondiente, si el signo y la s marcas en disputa contienen partículas de uso común, en orden a validar su carácter

11 Proceso 128-IP-2016.15

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00

Demandante: BEACON PICTURES LLC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.