CE - Sentencia 11001032400020180032600

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00326-00

Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Erika Milena Ibarra Rangel Tema: Registro como marca del signo mixto “CALZADO DPINK DIAMANTES PINK ”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promo vida en contra de las Resoluciones 23137 de 4 de mayo de 20171 y 88491 de 27 de diciembre de 20172 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por Mary Kay Inc. y se concedió el registro de la marca mixta “CALZADO DPINK DIAMANTES PINK ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Cl asificación Internacional de Niza, a favor de Erika Milena Ibarra Rangel.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Mary Kay Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 200 0,

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Mary Kay Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 200 0, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes

declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se DECLARE LA NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 23137 del 04 de mayo de 2017 expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente No. 16055208.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 88491 del 27 de diciembre de 2017, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1 Folios 5 a 7 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 8 a 13 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 22 a 56 C pp.2

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Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro y certificado No. 581932 correspondiente a la marca Calzado D'Pink Diamantes Pink (mixta), tramitada dentro del expediente administrativo No 16055208, y concedida para identificar productos comprendidos en la clase 25 Internacional.

certificado No. 581932 correspondiente a la marca Calzado D'Pink Diamantes Pink (mixta), tramitada dentro del expediente administrativo No 16055208, y concedida para identificar productos comprendidos en la clase 25 Internacional.

CUARTA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante manifestó que, el 3 de marzo de 2016, la señora Erika Milena Ibarra Rangel solicitó el registro como marca del signo mixto “CALZADO DPINK DIAMANTES PINK”6 para distinguir productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vestuario para hombres, mujeres y niños tales como jeans, vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, faldas, medias, gabardinas, impermeables, corbatas, corbatines, bufandas, chales, delantales, tirantas, guantes, sombrerería, gorras, cachuchas, viseras, ropa deportiva como shorts, camisetas, sudaderas, leggins, ropa de dormir, levantadoras, vestidos de baño, ropa interior, ropa para bebé, toda clase de calzado como zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas, chanclas, tenis […]”.

4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad

para bebé, toda clase de calzado como zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas, chanclas, tenis […]”.

4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Mary Kay Inc., presentó oposición con fundamento en sus marcas nominativas : i) “ MARY KAY PINK DIAMONDS ”, registro 507.060 ; ii) “PINK DIAMONDS MARY KAY” , registro 507.061 ; y iii) “PINK DIAMONDS INTENSE” , registro 562.476, que identifican productos de la clase 3ª.

5. Aseveró que, a través de la Resolución 23137 de 4 de mayo de 2017, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “CALZADO DPINK DIAMANTES PINK” para distinguir productos de la mencionada clase 25. Frente a esta decisión, Mary Kay Inc. interpuso recurso de apelación.

6. Señaló que, mediante la Resolución 88491 de 27 de diciembre de 2017, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la

Resolución 23137.

4 Folio 26 y 27 C pp. 5 Folios 25 y 26 C pp. 6 Folio 14 vto. C pp. Versión 10.3

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Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionad o con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusa das se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC concedió el reg istro de la marca mixta “CALZADO DPINK DIAMANTES PINK” en la clase 25, desconociendo el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Com unidad

Andina.

9. Explicó que la marca concedida reproduce el elemento denominativo de mayor dimensión característica de su familia de marcas, esto es “PINK DIAMONDS”, por lo que se crea un riesgo de confusión y asociación en el mercado.

10. Sostuvo que, a su juicio, “[…] las dos marcas hacen referencia a la misma idea de diamantes rosados, pues la expresión PINK DIAMONDS que compone a la marca

[opositora], al ser traducida al español significa DIAMANTES ROSADOS. Por su parte, la marca que se solicitó para registro contiene claramente la expresión DIAMANTES, acompañado de la palabra PINK, que como ya se señaló al traducirla del inglés

la marca que se solicitó para registro contiene claramente la expresión DIAMANTES, acompañado de la palabra PINK, que como ya se señaló al traducirla del inglés significa ROSADO. En vista de lo anterior, es claro que las marcas comparadas en el presente asunto son idénticas desde el punto de vista conceptual, p ues cumpliendo con el criterio de semejanza dado por el Tribunal, dejan en la mente d el consumidor exactamente la misma idea, consistente en DIAMANTES ROSADOS, sin contener alguna carga conceptual adicional o diferente […]”.

11. Advirtió que entre las marcas cotejadas hay semejanza fonética comoquiera que están compuestas por palabras iguales.

12. Resaltó, en cuanto a la conexidad competitiva, que los productos reivindicados están estrechamente relacionados pues los consumidores los utilizan a diario para su cuidado e imagen personal, dándoles un uso conjunto. Además, se co mercializan en las mismas tiendas y se publicitan en los mismos catálogos.

13. Precisó, teniendo en cuenta lo anterior, que el registro de la marca concedida mediante los actos acusados crea un riesgo de confusión y asociación en el mercado porque el consumidor creerá que los productos provienen del mismo origen empresarial.

7 Folios 27 a 53 C pp.4

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Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

15. Explicó que, aun cuando las marcas comparten las expresiones DPINK / PINK DIAMANTES / DIAMONDS, en su conjunto, tienen elementos adicionales que las hacen distintivas, por lo que el registro de la marca concedida no genera un riesgo de confusión o asociación en el mercado.

16. Manifestó que “[…] el signo solicitado en registro es de naturaleza compleja y está conformado por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, consistentes el primero en el grupo de palabras “CALZADO D PINK DIAMANTES PINK” y el segundo en diferentes grafías, la imagen de tres diamantes y un fondo con líneas decorativas. Es por ello, que los signos confrontados no presentan ningún tipo de seme janzas en su aspecto visual, en la medida en que los elementos comunes no son predominantes y sus trazos son notablemente diferentes […]”.

17. Sostuvo que no hay conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas comoquiera que: i) no se encuentran en la misma clase del nomen clador internacional; ii) no son intercambiables ni complementarios; y iii) no c omparten canales de comercialización o distribución.

marcas comoquiera que: i) no se encuentran en la misma clase del nomen clador internacional; ii) no son intercambiables ni complementarios; y iii) no c omparten canales de comercialización o distribución.

18. Argumentó que “[…] si bien se ha aceptado qu e en algunos casos existe una relación competitiva entre los perfumes y la ropa, debe tenerse presente que este es un evento excepcional. Por lo general, este tipo de productos poseen nat uralezas diferentes, por lo que sus productos suelen ser sujetos diferentes. Igualmen te, sus finalidades tienden a ser disímiles, siendo la ropa por lo general artículos d e primera necesidad mientras que los perfumes suelen ser productos suntuosos. Finalmente, sus canales de comercialización por lo general suelen ser diferentes. Frente a lo s demás productos de la marca registrada, debe señalarse que su naturaleza es evidentemente disímil a los productos pretendidos por el signo solicitado, por lo que no se les puede atribuir alguna conexión […]”.

II.2. Contestación de la señora Erika Milena Ibarra Rangel9

19. La señora Erika Milena Ibarra Rangel, tercera interesada en el resultado d el proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio 10, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

8 Folios 77 a 86 C pp. 9 Folios 65, 71 y 91 C pp. 10 Folio 41 C pp. e índice 15 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.5

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Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

III. TRÁMITE DEL PROCESO

20. La sociedad Mary Kay Inc. presentó demanda de nulidad relativa el 18 de julio de 201811 en contra de las Resoluciones 23137 de 4 de mayo de 2017 y 88491 de 27 de diciembre de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

21. Mediante auto de 2 de noviembre de 2018 12 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a la señora Erika Milena Ibarra Rangel. El 16 de noviembre de 2018 13 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

22. A través de providencia de 22 de junio de 2019 14 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 29 de noviembre de 201915.

23. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por los sujetos procesales.

24. Mediante auto de 20 de febrero de 202016 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial

del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 102-IP-2020 de 21 de junio de 202117 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el 151 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró

lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artí culo 136 Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, el cual se interpretará por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486 antes nombrada con la finalidad de tratar el tema referente a la conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica,

11 Folio 1 C pp. 12 Folios 61 y 62 C pp. 13 Folio 62 vto. C pp. 14 Folio 92 C pp. 15Folios 100 a 107 C pp. 16 Folios 110 a 114 C pp. 17 Índice 27 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

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Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.1. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.2. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3.Familia de marcas

[…]

3.4 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí

de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

[…]

4. Signos conformados por denominaciones de uso común

[…]

4.2 Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicadores que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

[…]

5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]7

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5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

26. Mediante auto de 6 de agosto de 2021 18 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

27. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante 19 y la SIC 20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte , el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

28. Por auto de 12 de diciembre de 2025 21, se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera: i) descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 507.060 correspondiente a la marca nominativa “MARY KAY PINK DIAMONDS” cuyo titular es Mary Kay Inc.; ii) incorporar dicho reporte al expediente del proceso de la referencia; y iii) correr traslado de este a los sujetos procesales.

29. En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 19 de enero de 202622, la SIC informó que la marca nominativa “ MARY KAY PINK DIAMONDS ”, se enc uentra caducada. El 21 de enero de 2026 23 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las

informó que la marca nominativa “ MARY KAY PINK DIAMONDS ”, se enc uentra caducada. El 21 de enero de 2026 23 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo

18 Folio 122 C pp. 19 Índice 36 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 37 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 46 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 50 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 53 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00326-00

Demandante: Mary Kay Inc.

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434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas

Demandante: Mary Kay Inc.

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434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 23137 de 4 de mayo de 2017 25 y 88491 de 27 de diciembre de 2017 26 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por Mary Kay Inc. y se concedió el registro de la marca mixta “CALZADO DPINK DIAMANTES PINK” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Erika Milena Ibarra Rangel.

32. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “CALZADO DPINK DIAMANTES PINK” y las marcas nominativas: i) “MARY KAY PINK DIAMONDS”, registro 507.060; ii) “PINK DIAMONDS MARY KAY”, registro 507.061; y iii) “PINK DIAMONDS INTENSE”, registro 562.476, que identifican productos de la clase 3ª, cuyo titular es Mary Kay Inc., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 1 36 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

33. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos admin istrativos demandados y el análisis del caso concreto.

interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

33. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos admin istrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

34. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 23137 de 4 de mayo de 2017 27 y 88491 de 27 de diciembre de 2017 28 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por Mary Kay Inc. y se concedió el registro de la marca mixta “CALZADO DPINK DIAMANTES PINK” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Erika Milena Ibarra Rangel.

IV.4. Análisis del caso concreto

35. La SIC, mediante los actos administrativos acusados , concedió el registro de la marca mixta “CALZADO DPINK DIAMANTES PINK”29 para distinguir productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vestuario para hombres, mujeres y niños tales como jeans, vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, faldas, medias, gabardinas,

25 Folios 5 a 7 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 26 Folios 8 a 13 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Folios 5 a 7 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”.

26 Folios 8 a 13 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Folios 5 a 7 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 28 Folios 8 a 13 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 29 Folio 14 vto. C pp. Versión 10.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00326-00

Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

impermeables, corbatas, corbatines, bufandas, chales, delantales, tirantas, guantes, sombrerería, gorras, cachuchas, viseras, ropa deportiva como shorts, camisetas, sudaderas, leggins, ropa de dormir, levantadoras, vestidos de baño, ropa interior, ropa para bebé, toda clase de calzado como zapatos, zapatillas, sandalia s, pantuflas, chanclas, tenis […]”.

36. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca concedida reproduce el elemento distintivo de sus marcas previamente registradas, esto es “PINK DIAMONDS”, por lo que tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. Asimismo, los productos reivindicados están estrechamente relacionados, por lo que existe conexidad competitiva.

37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 102-IP-2020 de 21 de junio de 202130 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la

37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 102-IP-2020 de 21 de junio de 202130 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el 151 ibidem, con la finalidad de tratar el tema referente a la conexión entre productos y servicios de la clasificación del nomenclátor internacional.

38. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia

expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:

30 Índice 27 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00326-00

Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

40. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

40. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso31

(mixta) Certificado 581.932 Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marcas previamente registradas por la parte demandante 32

MARY KAY PINK DIAMONDS

(nominativa) Registro 507.060 Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

PINK DIAMONDS MARY KAY

(nominativa) Registro 507.061 Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

31 Folio 14 vto. C pp. 32 Folios 18, 19 y 21 C pp.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00326-00

Demandante: Mary Kay Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

PINK DIAMONDS INTENSE

(nominativa) Registro 562.476 Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

41. Previo a analizar el fondo del asunto, la Sala pone de presente que, e n cumplimiento de lo ordenado en el auto de 12 de diciembre de 2025, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC el reporte del estado actual de la marca nominativa “MARY KAY PINK DIAMONDS”, en el que se constata que la misma estuvo vigente hasta el 28 de

la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC el reporte del estado actual de la marca nominativa “MARY KAY PINK DIAMONDS”, en el que se constata que la misma estuvo vigente hasta el 28 de noviembre de 2024, por cuanto caducó, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen:

42. Al respecto y en aras de garantizar los derech