CE - Sentencia 11001032400020180032700 de 2025

1

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

Litisconsorte necesario: NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. SIGLA

NOVALENE ZF S.A.S

Tesis: No son nulos los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativa) para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza pues, aunque entre aquella y la marca opositora “NOVOLEN”

(nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 1, 17 y 42 internacional existen similitudes en los aspectos ortográfico y fonético, no concurre conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen, razón esta última por la que no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

competitiva entre los productos y servicios que distinguen, razón esta última por la que no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH , en ejercicio de la acción de nulidad relativa en los términos del inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de las resoluciones números 34597 de 14 de junio de 2017 “Por la cual se decide una solicitud de registro ” y 15247 de 1 de marzo de 2018 “ Por la cual se resuelve un recurso de2

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

apelación” a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, (i) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH ; (ii) concedió el registro como marca del signo “NOVALENE” ( nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. SIGLA NOVALENE ZF S.A.S .1, y (iii) confirmó la decisión de concesión marcaria, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

ZF S.A.S .1, y (iii) confirmó la decisión de concesión marcaria, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH , a través de apoderado, presentó demanda2 en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

“2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 34597 de 14 de junio de 2017, mediante la cual el Director de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH y concedió el registro de la marca nominativa NOVALENE para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre

de NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. SIGLA NOVALENE ZF S.A.S.

2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 15247 de 1 de marzo de 2018, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH contra la R esolución N° 34597 de 14 de junio de 2017, confirmándola en su integridad y declarando agotada la vía gubernativa.

2.3 Que como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria anular el registro de la marca nominativa NOVALENE, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, s olicitado por la sociedad NOVALENE ZONA

Superintendencia de Industria anular el registro de la marca nominativa NOVALENE, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, s olicitado por la sociedad NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. SIGLA NOVALENE ZF S.A.S., cuya solicitud se tramitó a través del expediente SD2016/0059344.

1 En adelante NOVALENE ZF S.A.S. 2 Folios 30 a 50 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 44 de SAMAI.3

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.3. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se e stablece en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo”.

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:

I.1.2.1. La sociedad NOVALENE ZF S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos en la clase

Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:

I.1.2.1. La sociedad NOVALENE ZF S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número SD2016/0059344, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 784 de 17 de febrero de 2017.

I.1.2.2. Contra dicha solicitud la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH formuló oposición con sustento en su marca “NOVOLEN” (nominativa) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 1, 17 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.3. Mediante la resolución número 34597 de 14 de junio de 2017, la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la solicitante.

I.1.2.3. Contra el acto de concesión marcaria, la sociedad opositora presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución número 15247 de 1 de marzo de 2018 que confirmó la decisión de conceder el registro solicitado.4

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estim ó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente3:

I.1.3.1. Afirmó que entre la marca cuestionada “NOVALENE” y la previamente registrada “ NOVOLEN” concurren suficientes similitudes visuales, ortográficas y fonéticas que llevarían al consumidor a encontrarse en riesgo de confusión y/o asociación, lo cual impide la coexistencia de dichas marcas en el mercado.

I.1.3.2. Explicó que las expresiones coinciden porque se trata de palabras bisílabas, en las que además se utilizan las consonantes “N”, “V”, “L”, y “N” en la misma posición gramática, lo que a su vez genera una obvia semejanza fonética.

I.1.3.3. Agregó que en ambos casos la raíz es “ NOV” mientras la única diferencia se observa en las terminaciones “LENE” y “LEN”; sin embargo, sostuvo que esta última variación no desvirtúa el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al hallarlas en el mercado.

I.1.3.4. Advirtió que, en cuanto a lo conceptual, las marcas confrontadas

sostuvo que esta última variación no desvirtúa el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al hallarlas en el mercado.

I.1.3.4. Advirtió que, en cuanto a lo conceptual, las marcas confrontadas no poseen un significado propio que permita al consumidor diferenciar los términos, en tal sentido, se trata de expresiones de fantasía producto de la imaginativa de su titular. Además, adujo que el titular de la marca

3 Folios 30 a 50 del expediente físico de la referencia.5

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

previa se encuentra facultado para impedir el registro de signos similares como lo es “NOVALENE”.

I.1.3.5. Indicó que existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican las confrontadas porque se refieren en general a bienes plásticos o sintéticos, de tal manera que se encuentran intrínsecamente relacionados.

Adicionalmente, señaló que en la clase 16 se incluyen los plásticos, los cuales se encuentran igualmente en la lista de productos de la cobertura de la marca opositora en las clases 1 y 17. En consecuencia, sostuvo que las marcas confrontadas comparten canales de distribución y su uso lograría ser complementario, pues los productos y servicios de la marca opositora son empleados para la realización de plásticos y otros bienes derivados de dicho material, los que a su vez se encuentran identificados con la marca cuestionada.

lograría ser complementario, pues los productos y servicios de la marca opositora son empleados para la realización de plásticos y otros bienes derivados de dicho material, los que a su vez se encuentran identificados con la marca cuestionada.

Finalmente, resaltó que fabrica y vende productos sintéticos como cauchos y polímeros que se utilizan en la fabricación de los productos que distingue la marca cuestionada , los cuales consisten principalmente en materiales plásticos para envolver.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La sociedad Novalene Z.F. S.A.S. contestó la demanda en los siguientes términos4:

Afirmó que las expresiones confrontadas, a saber, “ NOVALENE” de la marca cuestionada y “NOVOLEN” de la opositora, difieren en su aspecto ortográfico, pues pese a la coincidencia en la raíz “ NOV”, la cuestionada

4 Folios 115 a 129 del expediente físico de la referencia.6

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

incluye la vocal “ A”, a partir de la cual le otorga al conjunto resultante una fuerza diferente, de tal manera que logra suficiente distinción respecto de la marca opositora. En el mismo sentido, afirmó que la vocal “E” al final de la marca cuestionada aporta acentuación e intensidad clara y concreta que se

una fuerza diferente, de tal manera que logra suficiente distinción respecto de la marca opositora. En el mismo sentido, afirmó que la vocal “E” al final de la marca cuestionada aporta acentuación e intensidad clara y concreta que se materializa en la pronunciación de la palabra “LENE” en el idioma español, mientras que la última consonante “ N” en la opositora provoca una vibración propia del idioma inglés, lo que a su vez, facilita la diferenciación entre los conjuntos confrontados.

Sostuvo que no existe similitud fonética, debido a la diferencia en la silaba tónica en la expresión “NOVALENE” la cual recae en las vocales “A” y “E”, mientras que en “NOVOLEN” aquella se observa en las vocales “O” y “N”, a lo cual se agrega la ausencia de coincidencia en las terminaciones “LENE” y “LEN”.

En cuanto a la conexidad competitiva, señaló que la cobertura de la marca cuestionada y la previa en cotejo no guardan relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna, pues la naturaleza y finalidad de los productos y servicios es distinta y atañen a un uso concreto, en la medida que aquellos que identifica la marca cuestionada son objetos de plástico que se encuentran en el mercado totalmente terminados y se destinan al consumidor común ; mientras que los productos que distingue la marca opositora son bienes en estado bruto, es decir, representa la materia prima para la creación de muchos otr os productos, por lo que pertenecen a un sector del mercado especializado . En consecuencia, no coinciden en los canales de comercialización ni se encuentran dirigidos al mismo grupo de consumidores.7

productos, por lo que pertenecen a un sector del mercado especializado . En consecuencia, no coinciden en los canales de comercialización ni se encuentran dirigidos al mismo grupo de consumidores.7

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.2.2. LA SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda de la siguiente manera5:

Advirtió que entre la cuestionada “NOVALENE” y la marca previa “NOVOLEN” no se encuentran elementos que puedan generar un riesgo de confusión directa en el consumidor, particularmente porque los productos que pretenden identificar la cuestionada versan sobre artículos de plástico terminados y destinados al consumidor común; por su parte, los identificados con la marca opositora consisten exclusivamente en la materia prima para la elaboración de plástico caucho y polímeros, así como productos sint éticos en forma moldeada los cuales se dirigen a consumidores especializados con finalidades de producción.

Afirmó que, al tratarse de productos con una naturaleza y finalidad distinta en cada caso, también difieren en cuanto a sus canales de comercialización, pues no son comercializados ni puestos a disposición del público en los mismos establecimientos comerciales. En consecuencia, no concurren los presupuestos para la conexidad competitiva.

I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.2.4. Finalmente, de las excepciones formuladas se corrió traslado a la

concurren los presupuestos para la conexidad competitiva.

I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.2.4. Finalmente, de las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte actora6, término durante el cual dicho extremo procesal cual guardó silencio.

I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

I.3.1. Mediante auto de 11 de junio de 20217 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el

5 Folios 195 a 202 del expediente físico de la referencia. 6 Folios 210 y 211 del expediente físico de la referencia. 7 Índice número 32 del expediente en SAMAI.8

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 . En la mencionada providencia, la cual no fue objeto de recurso alguno, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos:

“[…] Si las Resoluciones núms . i) la Resolución núm. 34597 de 14 de junio de 2017, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Lummus Novolen Technology GMBH y concedió el registro de la marca nominativa Novalene, para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación

2017, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Lummus Novolen Technology GMBH y concedió el registro de la marca nominativa Novalene, para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Novalene Zona Franca S.A.S., y ii) la Resolución 15247 de 1 de marzo de 2018, mediante la cual se confirmó la decisión anterior, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen la siguiente disposición: literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las Resoluciones números 34597 de 14 de junio de 2017 y 15247 de 1 de marzo de 2018.

De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, conforme a la pretensión de la parte actora, hay lugar a ordenarle a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) anular la marca nominativa «NOVALENE» a favor de la sociedad NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de NIZA y, ii) publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 del CPACA […]”.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

PÚBLICO

I.4.1 La Novalene ZF S.A.S. 8 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

PÚBLICO

I.4.1 La Novalene ZF S.A.S. 8 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda.

I.4.2. La actora9 reiteró los argumentos de nulidad.

I.4.3. La SIC y el Ministerio Público guardaron silencio.

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

8 Índice número 57 del expediente en SAMAI. 9 Índice número 59 del expediente en SAMAI.9

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 391-IP-202210, dentro de la cual reiteró los criterios interpretativos adoptados en los procesos 691-IP-2018, 81-IP-2020, 121IP-2020, 11-IP-2021, 42-IP-2021, 90-IP-2021, 150-IP-2021, entre otros. En la mencionada interpretación se determinó lo siguiente:

“C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y

“C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486. […]”.

En tal sentido , el Tribunal señaló su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2) Crit erios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza. 3) Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 34597 de 14 de junio de 2017 11 y 15247 de 1 de marzo de 2018 12 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, (i) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LUMMUS NOVOLEN

10 Índice número 48 del expediente en SAMAI. 11 Folios 9 a 14 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 15 a 26 del expediente físico de la referencia.10

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

11 Folios 9 a 14 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 15 a 26 del expediente físico de la referencia.10

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

TECHNOLOGY GMBH; (ii) concedió el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. SIGLA NOVALENE ZF S.A.S. 13, y (iii) confirmó la decisión de concesión marcaria, respectivamente.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, la s contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Ahora bien, de oficio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretó también la siguiente disposición:

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Ahora bien, de oficio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretó también la siguiente disposición:

“[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

13 En adelante NOVALENE ZF S.A.S.11

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Corresponde a la Sala determinar si entre la marca “NOVALENE” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Novalene ZF S.A.S., y la marca opositora “NOVOLEN” (nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 1, 17 y 42 internacional de titularidad de la actora, se configura la causal de irregistrabilidad

ZF S.A.S., y la marca opositora “NOVOLEN” (nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 1, 17 y 42 internacional de titularidad de la actora, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 , disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que amparan la s marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél.

Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Novalene ZF S.A.S.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que anule el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Novalene ZF S.A.S.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200012

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

486 de 200012

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un orig en empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa exist e una relación o vinculación económica.

consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa exist e una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.13

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar

ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o t erminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado14

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado14

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00

Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1.1. El caso concreto

Pues bien, para efectos de determinar si la marca cuestionada “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y la marca opositora “NOVOLEN” (nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en la s clases 1, 17 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas en disputa.

Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación:

Marca cuestionada

NOVALENE

(nominativa) Para id