CE - Sentencia 11001032400020190001100

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

Demandante: Escola de Natação e Ginástica Bioswin Ltda.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Advantaedge Consulting S.A.S.

Medio de control: Nulidad relativa Tema: Propiedad industrial. Concesión del registro como marca del signo “SMAARTI” (mixt o) para identificar , entre otros, los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca cuestionada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues posee semejanzas con la marca previa “ SMART FIT ”, y conexidad competitiva respecto de los servicios en la clase 41.

Decisión: Accede las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide , en única instancia, la demanda1 presentada por la sociedad Escola de Natação e Ginástica Bioswin Ltda en contra de la Resolución núm. 80939 de 23 de noviembre de 2016 “Por la cual se decide una solicitud de registro” y la Resolución núm. 25663 de 15 de mayo de 2017 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a través de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad aquí

25663 de 15 de mayo de 2017 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a través de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad aquí demandante, se concedió el registro de la marca “ SMAARTI” (mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 25, 28, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Advantaedge Consulting S.A.S., y se confirmó la decisión de concesión, respectivamente. Los actos administrativos fueron expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio2.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

El 16 de enero de 2019, l a sociedad Escola de Natação e Ginástica Bioswin Ltda . presentó demanda a través de su apoderada judicial, en la que formuló las siguientes3:

I.1.1. Pretensiones

PRIMERA: Que se DECLARE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 80939 del 26 de noviembre de 2016 expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente No. 15109114, en el

1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 2 En adelante SIC. 3 Folios 2 a 11 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 37 de SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

Demandante: Escola de Natação e Ginástica Bioswin Ltda

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

número 37 de SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

Demandante: Escola de Natação e Ginástica Bioswin Ltda

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

sentido de declarar fundada la oposición de ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA, y negar el registro de la marca SMAARTI en la clase 41.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 25663 del 15 de mayo de 2017, expedida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de declarar fundada la oposición de ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA, y negar el registro de la marca SMAARTI en la clase 41.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro y certificado de la marca SMAARTI, tramitada dentro del expediente administrativo No 15109114, y concedida para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 Internacional.

CUARTA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso profiera, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.1.2. Fundamentos de hecho

I.1.2.1. La sociedad Advantaedge Consulting S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “SMAARTI” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 25, 28, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza . La mencionada solicitud fue radicada bajo el número 15109114, y publicada en la Gaceta de la Propiedad

clases 25, 28, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza . La mencionada solicitud fue radicada bajo el número 15109114, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 729 de 10 de junio de 2015.

I.1.2.2. Contra dicha solicitud la sociedad Escola de Natação e Ginástica Bioswin Ltda . formuló oposición con sustento en su marca “ SMART FIT”4 (nominativa), previamente registrada para identificar servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.3. Mediante la Resolución núm. 80939 de 23 de noviembre de 2016 “Por la cual se decide una solicitud de registro ”, la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro como marca del signo “SMAARTI” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 25, 28, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la solicitante.

I.1.2.4. Contra el acto de concesión marcaria, la sociedad opositora presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 25663 de 15 de mayo de 2017 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, en el sentido de confirmar la decisión de conceder el registro solicitado.

I.1.3. Norma violada y concepto de la violación

La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Afirmó que entre la marca cuestionada “ SMAARTI” (mixta) y la previamente registrada “ SMART FIT ” (nominativa) concurren suficientes similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que llevarían al consumidor a encontrarse en riesgo de confusión y/o asociación, lo cual impide la coexistencia de dichas marcas en el mercado.

I.1.3.2. Explicó que las expresiones coinciden en la palabra “SMART” así como en el uso de la vocal “I”, ubicadas en la misma posición gramática, de modo que se genera una

4 La actual titular de la marca opositora es la sociedad Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A ., de conformidad con la transferencia de derecho inscrita ante la SIC el 6 de diciembre de 2024.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

obvia semejanza ortográfica y fonética. Adicionalmente, señaló que se trata de expresiones trisilábicas, con la misma raíz, y conformadas casi por el mismo número de letras.

I.1.3.3. Agregó que la adición de la vocal “ A” en la marca cuestionada, no es suficiente para que concurra una efectiva diferenciación entre las marcas, pues ambas siguen causando un impacto general similar.

I.1.3.3. Agregó que la adición de la vocal “ A” en la marca cuestionada, no es suficiente para que concurra una efectiva diferenciación entre las marcas, pues ambas siguen causando un impacto general similar.

I.1.3.4. Advirtió que concurre semejanza en cuanto al aspecto conceptual, pues las marcas confrontadas, al compartir la palabra “SMART” que traducida al español significa “inteligente”, recrean la misma idea en la mente del consumidor.

I.1.3.5. Adujo que la SIC erró al percibir únicamente las mínimas diferencias entre las expresiones, cuando debió considerar las evidentes semejanzas, de conformidad con las reglas de cotejo aplicables al asunto.

I.1.3.6. Indicó que existe conexidad competitiva entre los servicios que identifican las confrontadas porque se encuentran en la misma clase 41 internacional, y coinciden en la categoría de celebración de eventos, dentro de los cuales se incluyen los de tipo deportivo a los que se dedica la actora, por lo que la marca cuestionada comprende dentro de su cobertura los servicios de la opositora.

I.1.3.7. Concluyó que, vistas las semejanzas entre las expresiones, así como la relación que se advierte de los servicios que las marcas confrontadas identifican, cualquier persona considerará que se trata de una misma marca y acudiría a los servicios identificados con la marca “SMAARTI”, creyendo que son ofrecidos por la opositora.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La sociedad Advantaedge Consulting S.A.S., a través de su representante legal, presentó escrito con el que pretendía contestar la demanda 5. Sin embargo, el memorial

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La sociedad Advantaedge Consulting S.A.S., a través de su representante legal, presentó escrito con el que pretendía contestar la demanda 5. Sin embargo, el memorial no fue acompañado del documento que acredite las facultades para ejercer la representación judicial de la sociedad. En consecuencia, se tiene por no contestada la demanda.

I.2.2. La SIC contestó la demanda , a través de su apoderad a judicial, de la siguiente manera6:

Sostuvo que entre la marca cuestionada “SMAARTI” (mixta) y la opositora “SMART FIT” (nominativa), no concurre identidad o semejanza con la suficiencia de generar un riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

Explicó que las expresiones poseen una composición ortográfica particular y que, al ser pronunciadas por un consumidor promedio, no comparten sonoridad debido a la variación en la palabra “SMART” que propone la cuestionada adicionando la vocal “A”. Igualmente, señaló que las expresiones comprenden terminaciones distintas, esto es, “TI” en el caso de la cuestionada, y “FIT” en la opositora . Agregó que las marcas tampoco exponen la misma idea al consumidor, pues “ SMAARTI” no hace referencia directa a la palabra en inglés “SMART”.

Por otra parte, adujo que, si bien las marcas coinciden en cuanto a la cobertura de los servicios comprendidos en la clase 41 internacional, también es cierto que no se dirigen al mismo sector del mercado , lo cual diluye el riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

5 Folios 46 a 50 y reverso del expediente físico de la referencia.

al mismo sector del mercado , lo cual diluye el riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

5 Folios 46 a 50 y reverso del expediente físico de la referencia. 6 Folios 54 a 57 y reverso del expediente físico.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.2.4. Finalmente, se dio traslado de los escritos de contestación de la demanda a la parte actora7, término dentro del cual se manifestó en el sentido de solicitar que se descartaran los argumentos presentados por el litisconsorte necesario y la SIC. Respecto al primero, puso de presente que el escrito fue presentado por el representante legal de la sociedad sin que obrara poder para ello.

I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante auto de 29 de junio de 20218 el despacho sustanciador prescindió de la realización de la audiencia inicial y de pruebas, fijó el objeto del litigio y resolvió sobre las solicitudes probatorias. La fijación del litigio se efectuó en los siguientes términos:

El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si: i) la Resolución núm. 80939 de 23 de noviembre de 2016, por la cual se concedió el registro de la marca SMAARTI, para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad ADVANTAEDGE CONSULTING S.A.S.

concedió el registro de la marca SMAARTI, para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad ADVANTAEDGE CONSULTING S.A.S. y se declaró infundada la oposición presentada por la parte actora; y ii) la Resolución núm. 25663 de 15 de mayo de 2017, mediante la cual se confirmó la decisión ant erior, expedidas por la SIC, infringen el literal a) del artículos 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, deberá la Sala pronunciarse sobre la pretensión de nulidad.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

I.4.1. La SIC9 reiteró sus consideraciones sobre la legalidad de los actos administrativos acusados.

I.4.2. El Ministerio Público 10 presentó concepto según el cual entre las marcas confrontadas no existen suficientes similitudes que puedan generar un riesgo de confusión, pues ambas utilizan una estructura vocálica y consonántica diferente, generando una impresión visual y fonética distinta. Además, la marca cuestionada adiciona elementos que permiten su diferenciación en el mercado.

I.4.3. La parte actora11 insistió en sus argumentos de nulidad de los actos administrativos demandados.

I.4.4. La sociedad Advantaedge Consulting S.A.S. guardó silencio.

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

Mediante auto de 7 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador suspendió el

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

Mediante auto de 7 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador suspendió el proceso para solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina12, en adelante TJCA, el cual emitió la interpretación 404 -IP-202213, en la que se advirtió que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 constituye un acto aclarado en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los

7 Folio 62 a 70 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 82 a 86 del expediente físico de la referencia. 9 Índice 47 del expediente en SAMAI. 10 Índice 48 del expediente en SAMAI. 11 Índice 49 del expediente en SAMAI. 12 Índice 32 del expediente en SAMAI. 13 Índice 40 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

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procesos 145 -IP-2022, 261 -IP-2022, 350 -IP-2022 y 391 -IP-2022, las cuales resultan aplicables al asunto de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 149, numeral 8, de la Ley 1437 de 201114 y el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de

II.1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 149, numeral 8, de la Ley 1437 de 201114 y el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en única instancia.

II.2. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad d e la Resolución núm. 80939 de 23 de noviembre de 2016 “Por la cual se decide una solicitud de registro ” y la Resolución núm. 25663 de 15 de mayo de 2017 “ Por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, a través de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad aquí demandante, se concedió el registro de la marca “ SMAARTI” (mixta) para identificar, entre otros, los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niz a, a favor de la sociedad Advantaedge Consulting S.A.S.; y se confirmó la decisión de concesión, respectivamente.

II.3. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, la contestación y la s interpretaciones prejudiciales concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor:

Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

II.4. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

Corresponde a la Sala determinar si entre la marca “SMAARTI” (mixta) concedida para identificar, entre otros, los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Advantaedge Consulting S.A.S., y la marca opositora “SMART FIT” (nominativa) previamente registrada para identificar servicios en la clase 41 del nomenclátor internacional, de titularidad de la actora, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 . Dicha disposición exige la comprobación de dos requisitos: (i) la semejanza o identidad determinante de error en el público consumidor; y (ii) la relación entre los servicios comprendidos en la clase 41 internacional que amparan la s marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél.

Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son parcialmente nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el

punto de lograr causar confusión en aquél.

Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son parcialmente nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el

14 Previa a las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

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registro como marca del signo “SMAARTI” (mixt o), en cuanto a los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Advantaedge Consulting S.A.S.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que cancele los registros marcarios cuestionados por la actora.

II.5. ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.5.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y otra empresa existe una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a los productos y/o servicios identificados por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden , al momento de realizar la comparación de la marca y los signos en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del TJCA: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica,

distintivos, emanadas de la jurisprudencia del TJCA: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas la s que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longit ud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otrosRadicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

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elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen los signos, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión . Dichos criterios se refieren a (i) el grado de sustitución, (ii) la complementariedad, y (iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mi smo empresario.

II.5.2. El caso concreto

Para efectos de determinar si la marca “SMAARTI” (mixta) concedida para identificar , entre otros, los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y la marca opositora “SMART FIT” (nominativa) previamente registrada para identificar servicios de la misma clase, que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los servicios comprendidos en la clase 41 internacional que distinguen las marcas en disputa.

Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación:

Marca cuestionada

(mixta)

disputa.

Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación:

Marca cuestionada

(mixta) Certificado de registro núm. 563496 Para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 25, 28, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza15

Marca opositora

SMART FIT

(nominativa) Certificado de registro núm. 455011 Para identificar servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza 16

15 La marca cuestionada identifica los siguientes: Productos de la clase 25: piezas de ropa, botas, zapatos. Productos de la clase 28: juegos y juguetes. Productos de la clase 35: elementos publicitarios, papelería, material de merchandising. Servicios de la clase 41: entradas al parque con juegos, talleres, cine, celebración de eventos. Servicios de la clase 42: software, cine, cortometrajes, cortos animados, asesorías tecnológicas. 16 La marca opositora identifica los siguientes servicios: academias (educación) de gimnasia; organización de competiciones (eventos) deportivos.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Una vez verificadas las marcas a cotejar, inicialmente se observa que responden a la naturaleza de mixta y nominativa, por ello la Sala deberá determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos

Una vez verificadas las marcas a cotejar, inicialmente se observa que responden a la naturaleza de mixta y nominativa, por ello la Sala deberá determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, el TJCA en el proceso 26-IP-1998, sostuvo lo siguiente:

“[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciable s, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

Ahora bien, corresponde a la Sala establecer, de manera previa a efectuar el cotejo que incumbe, si las marcas en disputa contienen partículas de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de esas características, aquellos d eberán ser excluidos de la comparativa. Ello, de conformidad con el criterio del TJCA, el cual ha reiterado lo siguiente17:

[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta

Ello, de conformidad con el criterio del TJCA, el cual ha reiterado lo siguiente17:

[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el co tejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […].

Pues bien, la Sala avizora que las expresiones “SMART”, y “FIT” eran de uso común para los servicios de la clase 41 del nomenclátor internacional , en la época en la que se expidieron los actos administrativos acusados, tal como se observa de los resultados de la búsqueda realizada en el Sistema de Propiedad Industrial SIPI de la SIC, veamos18:

“SMART”

Marca Certificado Titular Clase SMARTPOLY 307424 Bühler Ag. 41 THE SMART GIFT 420248 Mont Blanc Investments S.A.S. 41

SMART LEARNING

EDUCATIONAL GROUP

452799 Smart Learning Educational

Group S.A.S. (SIGLA SLEG

S.A.S.) 41 SMART TRAINING SOCIETY 478878 Smart Training Society S.A.S. 41

“FIT” Marca Certificado Titular Clase FIT TV 353872 Discovery Communications, LLC 41

17 Proceso 128-IP-2016. 18 Consulta realizada el 10 de febrero de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación

Marca Certificado Titular Clase FIT TV 353872 Discovery Communications, LLC 41

17 Proceso 128-IP-2016. 18 Consulta realizada el 10 de febrero de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00011 00

Demandante: Escola de Natação e Ginástica Bioswin Ltda

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

CENTRO DE

ACONDICIONAMIENTO

FISICO FITFORM

356841 Ana Victoria Valenzuela Lopez 41 VIBRO SLIM & FIT 396684 Siluets Fitex, S.L. 41

FIT FINANCIAL

INTELLIGENCE

378767 Forex Investment Team S.A. 41

Así las cosas, conforme a lo expuesto, la Sala advierte que las