CE - Sentencia 11001032400020190007000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00

Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Koninklijke Douwe Egberts B.V.

Tema: Registro como marca del signo “ JACOBS”

(nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 35706 de 20 de junio de 2017 1 y 75930 de 8 de octubre de 2018 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por la sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…]1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 35706 del 20 de Junio de 2017 mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio negó el registro de la marca JACOBS (Nominativa) en la clase 30 internacional en favor de Jacobs Douwe Egberts DE GmbH.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 75930 del 8 de Octubre de 2018, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto por Jacobs Douwe Egberts DE GmbH y se confirmó la decisión de rechazo de la marca JACOBS (Nominativa) contenida en la Resolución 35706 del 20 de Junio de 2017.

1 Folios 39 a 41C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 33 a 38 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 21 C pp.2

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Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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3. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del

derecho:

1. Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada JACOBS

(Nominativa) en la clase 30 internacional de la clasificación internacional de Niza en favor de Jacobs Douwe Egberts DE GmbH.

4. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (negrilla y mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Koninklijke Douwe Egberts B.V. registró la marca nominativa “JACOBS DOUWE EGBERTS ”6 para identificar productos de la s clases 7ª, 11, 21, 29, 30 y 32 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] (7) Distribuidores automáticos de bebidas o alimentos; aparatos dispensadores termorregulados de bebidas en forma de distribuidores automáticos; molinillos de café eléctricos.

Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] (7) Distribuidores automáticos de bebidas o alimentos; aparatos dispensadores termorregulados de bebidas en forma de distribuidores automáticos; molinillos de café eléctricos.

(11) Aparatos dispensadores termorregulados de comidas y bebidas, que no sean distribuidores automáticos; aparatos eléctricos para preparar café o té.

(21) Tazas de café y de té; vasos de papel o plástico; tazas; tazas de doble pared; vasos para beber café y té; servicios de té (vajilla); servicio de café (vajilla); servicios para leche o nata; bandejas de servicio; molinillos de café accionados manualme nte; cafeteras no eléctricas; cafeteras no eléctricas; filtros de café no eléctricos; filtros de café y sus soportes, que no sean de papel, en cuanto partes de cafeteras no eléctricas; filtros de té; coladores de té; teteras; hervidores no eléctricos para el té; teteras no eléctricas; cajas de café y de té (vajilla); botellas aislantes; frascos; recogegotas.

(29) Leche y productos lácteos; bebidas lácteas; bebidas en las que predomina la leche; leche en polvo; sucedáneos de la leche instantánea para bebidas; sucedáneos de la leche y de productos lácteos.

(30) Café; café en envases filtrantes; cápsulas de café; café en monodosis; café instantáneo; bebidas a base de café; sucedáneos del café; extractos de café; esencias de café; aromatizantes de café; té; té instantáneo; bebidas a base de

instantáneo; bebidas a base de café; sucedáneos del café; extractos de café; esencias de café; aromatizantes de café; té; té instantáneo; bebidas a base de té; sucedáneos del té; extractos de té; esencias de té; aromatizantes de té; té helado; infusiones de hierbas (que no sean para uso médico); infusiones a base de té, hierbas, frutas, especias o aromatizantes o de una combinación de estos productos, que no sean para uso médico; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; chocolate y extractos de chocolate en polvo, granulado y en

4 Folio 3 C pp. 5 Folio 4 C pp. 6 Certificado 529.328 Versión 10.3

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forma líquida para hacer bebidas; azúcar; miel; edulcorantes naturales; helados; hielo; sucedáneos del café; café helado.

(32) Aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol; bebidas isotónicas; esencias para la preparación de bebidas sin alcohol; bebidas que contienen soja […]”

4. Manifestó que, el 12 de octubre de 2016, la sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH solicitó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos de la clase 307, estos son: “[…] café, extractos de café, sucedáneos del

GMBH solicitó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos de la clase 307, estos son: “[…] café, extractos de café, sucedáneos del café, bebidas a base de café o de sucedáneos del café; cacao, chocolate, productos a base de chocolate, bebidas a base de cacao; té; azúcar […]”.

5. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 781 de 13 de enero de 2017 , no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

6. Anotó que, a través de la Resolución 35706 de 20 de junio de 2017, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos de la mencionada clase 30, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación.

7. Aseveró que, mediante la Resolución 75930 de 8 de octubre de 2018 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 35706.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era similarmente confundible con la marca “JACOBS DOUWE EGBERTS ”, que ampara productos de la misma clase.

7 Folio 32 C pp. Versión 10. 8 Folios 8 a 18 C pp.4

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10. Explicó que, a su juicio, los signos distintivos cotejados son diferenciables desde los criterios visuales, fonéticos y gramaticales. Es así como “[…] la pronunciación […] resulta distinta, toda vez que su terminación es diametralmente disímil, donde la marca citada de oficio como fundamento de negación posee diversas vocales y consonantes, que generan un sonido totalmente diferente y claramente diferenciable […] se observa que […] la marca citada de oficio está acompañada de los vocablos DOUWE EGBERTS, elementos nominativos importantes […]”.

11. Manifestó que la SIC ha permitido la coexistencia pacífica de otras marcas

que […] la marca citada de oficio está acompañada de los vocablos DOUWE EGBERTS, elementos nominativos importantes […]”.

11. Manifestó que la SIC ha permitido la coexistencia pacífica de otras marcas registradas que, en su parte denominativa, incluyen la expresión JACOB, como lo son:

DON JACOBO, JACOBINO, LA JACOBA, DON JACOBO POSTRES Y PONQUES,

JACOBS CREEK, JACOBS CREEK WINEMAKERS, SINCE 1874 JACOBS CREEK y

JACOBSENS OF DENMARK.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

13. Explicó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem. Ello, en tanto que reproduce casi la totalidad de la marca previamente registrada y existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados.

14. Sostuvo, frente a la presunta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, que “[…] no puede aducir el demandante la inaplicación de lo dispuesto en dicha norma comunitaria, pues estos, hacen parte de la definición de marca, son elementos que claramente fueron tenidos en cuenta, pues de no ser así, esta entidad no hubiese procedido a realizar el cotejo con la marca registrada […]”.

norma comunitaria, pues estos, hacen parte de la definición de marca, son elementos que claramente fueron tenidos en cuenta, pues de no ser así, esta entidad no hubiese procedido a realizar el cotejo con la marca registrada […]”.

15. Advirtió que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados comoquiera que son idénticos, específicamente en aquellos presentes en la clase 30 del nomenclátor internacional.

II.2. Intervención de Koninklijke Douwe Egberts B.V10

16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que no deseaba hacerse parte dentro del proceso.

9 Folios 126 a 143 C pp. 10 Índice 67 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.5

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III. TRÁMITE DEL PROCESO

17. La sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 8 de febrero de 201911 en contra de las Resoluciones 35706 de 20 de junio de 2017 y 75930 de 8 de octubre de 2018 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

18. Por auto de 3 de mayo de 2019 12 se admitió la demanda y se ordenó notificar al

Superintendente de Industria y Comercio.

19. Mediante autos de: i) 5 de marzo de 2020 13 se vinculó a la sociedad Koninklijke

Superintendente de Industria y Comercio.

19. Mediante autos de: i) 5 de marzo de 2020 13 se vinculó a la sociedad Koninklijke Douwe Egberts B.V. ; y ii) 7 de diciembre de 2020, 8 de abril de 2021 y 16 de septiembre de 202114 se ordenó notificar a su representante.

20. Por auto de 18 de junio de 2021 15 se resolvió abstenerse de acceder al desistimiento de la demanda presentado por la parte demandante.

21. A través de providencias de 8 de marzo de 2022 y 25 de marzo de 202 216 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 20 de mayo de 202217.

22. En la citada audiencia se: i) reconoció personería a los apoderados de las partes ; ii) fijó el litigio; iii) decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, así como unos certificados de registro de unas marcas , y la Secretaría de la Sección Primera los incorporó al expediente del proceso18; y iv) se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

23. Mediante auto de 1° de agosto de 202219 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 349-IP-2022 de 20 de junio de 2023 20 dentro de la cual señaló que, para la

el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 349-IP-2022 de 20 de junio de 2023 20 dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se debía remitir a las interpretaciones 344 -IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente:

11 Folio 1 C pp. 12 Folios 98 y 99 C pp. 13 Folio 156 C pp. 14 Folios 170 y 175 C pp. 15 Folios 176 y 177 C pp. 16 Índices 70 y 76 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índice 86 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 87 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índices 92 y 93 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 101 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00

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“[…] C. NORMAS OBJETO DE CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 […] 136 (literal a) […] de la Decisión 486.

[…]

[1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

Concepto de marca

[…]

134 […] 136 (literal a) […] de la Decisión 486.

[…]

[1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

Concepto de marca

[…]

[1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

[…]

Requisitos para el registro de marcas

[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

[…]

[2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

[…]

[2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera. Es considerada como característica esenci al que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asoci ación en el público consumidor.

[2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca […] [b)] distintividad extrínseca

[…]

[2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

[…]

[3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

[…]7

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[3.11] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”21.

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486.

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […].

[…]

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los

Gráfica o figurativa. […]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

21 Interpretación 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00

Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]”22 (mayúscula y negrilla del original).

25. Mediante auto de 31 de julio de 2023 23 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusión, las partes demandante y demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

26. En el término para alegar de conclusión, las partes demandante y demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 35706 de 20 de junio de 2017 y 75930 de 8 de octubre de 2018 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca al signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la

sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH.

29. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “JACOBS” solicitado para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional

22 Interpretación 145-IP-2022 de 13 de marzo de 2023. 23 Índice 47 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional

22 Interpretación 145-IP-2022 de 13 de marzo de 2023. 23 Índice 47 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

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de Niza y la marca nominativa “ JACOBS DOUWE EGBERTS ”25 que identifica productos de las de las clases 7 ª, 11, 21, 29, 30 y 32 , cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso , se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 134 ibidem.

30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 35706 de 20 de junio de 2017 26 y 75930 de 8 de octubre de 2018 27 expedidas por la

31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 35706 de 20 de junio de 2017 26 y 75930 de 8 de octubre de 2018 27 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Jacobs Douwe Egberts de GMBH.

IV.4. Análisis del caso concreto

32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “JACOBS” para distinguir productos de la clase 3028, estos son: “[…] café, extractos de café, sucedáneos del café, bebidas a base de café o de sucedáneos del café; cacao, chocolate, productos a base de chocolate, bebidas a base de cacao; té; azúcar […]”.

33. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado es registrable. Ello toda vez que , a su juicio , no es semejante ortográfica y fonéticamente a la marca previamente registrada . Asimismo, adujo que la parte demandada ha registrado otras marcas con la denominación JACOB, por lo que han coexistido pacíficamente en el mercado.

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial prejudicial 349-IP-2022 de 20 de junio de 2023 29, dentro de la cual señaló que, para

interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial prejudicial 349-IP-2022 de 20 de junio de 2023 29, dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se debía remitir a las interpretaciones 344 -IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.

35. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 , al exponer el concepto de violación adujo

25 Certificado 529.328 Versión 10. 26 Folios 39 a 41C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 27 Folios 33 a 38 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 28 Folio 32 C pp. Versión 10. 29 Índice 101 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.10

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

que el signo solicitado no resultaba similarmente confundible con la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, alegó que no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.

36. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.

36. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

37. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor30:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

39. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00070-00

Demandante: Jacobs Douwe Egberts de GMBH

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Signo solicitado por la parte demandante31

JACO