CE - Sentencia 11001032400020190009000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00090-00

Demandante: Bulgari S.P.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Forever 21, Inc. y Laboratorios Duben Benjumea

S.A.S.

Tema: Registro como marca del signo nominativo “SERPENTI FOREVER ”, para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 16 y 18 del nomenclátor de

la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 51529 de 28 de agosto de 20171 y 68281 de 13 de septiembre de 2018 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro del signo como marca nominativa “SERPENTI FOREVER ” para distinguir productos comprendidos en la s clases 9ª, 16 y 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Bulgari S.P.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda y su reforma3

1. La sociedad Bulgari S.P.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de

por Bulgari S.P.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda y su reforma3

1. La sociedad Bulgari S.P.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de

que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 51529 del 28 de agosto de 2017 proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. SD2017/0012925, mediante la cual negó de oficio el reg istro de la marca SERPENTI FOREVER solicitado por Bulgari S.P.A. como extensión territorial del Registro Internacional núm. 1332000, para identificar los siguientes productos de las 38 clases 9, 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 9: Soportes para ordenadores portátiles.

1 Folios 30 a 32 vto C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 33 a 39 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 17 y 106 a138 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00090-00

Demandante: Bulgari S.P.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Clase 16: Fundas portadocumentos.

Clase 18: Art ículos de cuero y de cuero de imitación; estuches para llaves;

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Clase 16: Fundas portadocumentos.

Clase 18: Art ículos de cuero y de cuero de imitación; estuches para llaves; estuches para artículos de tocador; baúles [equipaje]; bolsos; portafolios [marroquinería]; bolsos de cuero de imitación; bolsas de tela; bolsos de deporte; bolsas de playa; monederos de malla; monederos; bolsos de mano; juegos de maletas [artículos de marroquinería]; bolsos portadocumentos; paraguas; billeteras; morrales; maletines; maletines para documentos; morrales.

2. Que es nula la Resolución núm. 68281 del 13 de septiembre de 2018, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. SD2017/0012925, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 51529 del 28 de agosto de 2017.

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca SERPENTI FOREVER solicitado por Bulgari S.P.A., […]

Clase 9: Soportes para ordenadores portátiles.

Clase 16: Fundas portadocumentos.

Clase 18: Art ículos de cuero y de cuero de imitación; estuches para llaves; estuches para artículos de tocador; baúles [equipaje]; bolsos; portaf olios

Clase 16: Fundas portadocumentos.

Clase 18: Art ículos de cuero y de cuero de imitación; estuches para llaves; estuches para artículos de tocador; baúles [equipaje]; bolsos; portaf olios [marroquinería]; bolsos de cuero de imitación; bolsas de tela; bolsos de deporte; bolsas de playa; monederos de malla; monederos; bolsos de mano; juegos de maletas [artículos de marroquinería]; bolsos portadocumentos; paraguas; billeteras; morrales; maletines; maletines para documentos; morrales.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la s resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 192 de o Lev 1437 de 2011.

6. Que se condene en costas a la parte demandada […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que, el 5 de agosto de 2016, la sociedad Bulgari S.P.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “SERPENTI FOREVER” para distinguir productos de las clases 9ª, 16 y 18 6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza,

estos son:

como marca del signo nominativo “SERPENTI FOREVER” para distinguir productos de las clases 9ª, 16 y 18 6 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

4 Folios 3 y 4 C pp. 5 Folios 4 a 6 C pp. 6 Versión 10.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00090-00

Demandante: Bulgari S.P.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] Clase 9 Soportes para ordenadores portátiles.

Clase 16 Fundas portadocumentos.

Clase 18 Artículos de cuero y de cuero de imitación; estuches para llaves; estuches para artículos de tocador; baúles [equipaje]; bolsos; portafolios [marroquinería]; bolsos de cuero de imitación; bolsas de tela; bolsos de deporte; bolsas de playa; monederos de malla; monederos; bolsos de mano; juegos de maletas [artículos de marroquinería]; bolsos portadocumentos; paraguas; billeteras; morrales; maletines; maletines para documentos; morrales […]”.

4. Indicó que una vez publicada la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 792 de 10 de mayo de 2017, no se presentó oposición por parte de terceros.

5. Manifestó que, a través de la Resolución 51529 de 28 de agosto de 2017, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo solicitado, con fundamento en el cotejo realizado de oficio con las marcas : i)

de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo solicitado, con fundamento en el cotejo realizado de oficio con las marcas : i) FOREVER (nominativa) con registro 457.713, que ampara productos de la clase 9ª; ii) FOREVER (nominativa) , con registro 457.712 , en clase 18 ; iii) FOREVER 21 (nominativa), con registro 488.400, en clase 9ª , cuyo titular es Forever 21, Inc.; y iv) FOR EVER HQ (nominativa), con registro 416.196 , en clase 16 , cuyo titular es Laboratorios Duben Benjumea S.A.S. Frente a esta decisión Bulgari S.P.A interpuso recurso de apelación.

6. Señaló que, mediante la Resolución 68281 de 13 de septiembre de 2018 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la

Resolución 51529.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad , toda vez que la SIC negó el registro de la marca

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad , toda vez que la SIC negó el registro de la marca nominativa “SERPENTI FOREVER” en las clases 9ª, 16 y 18 a favor de la sociedad Bulgari S.P.A. , al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas “FOREVER”, “FOREVER 21” y “FOR EVER HQ” desconociendo lo dispuesto

7 Folios 7 a 14 C pp.4

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Demandante: Bulgari S.P.A.

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en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9. Sostuvo que “[…] si bien la expresión FOREVER es de origen inglés, es una expresión de uso común y extendido dentro del lenguaje cotidiano de los consumidores promedio en Colombia quienes conocen su significado como por siempre / para siempre, y de ahí que su uso en varios signos distintivos no haya sido objeto de discusión por parte de Forever 21, Inc. o laboratorios Duben Benjumea & Cía S. en C. En consecuencia, el presente asunto involucra marcas registradas que contienen la expresión FOREVER de carácter débil por su uso común y el conocimiento generalizado de su significado en el argot popular […]”.

10. Advirtió que la reproducción del elemento denominativo FOREVER no crea confusión al consumidor de los productos de las clases 9ª, 16 y 18, en tanto que es

argot popular […]”.

10. Advirtió que la reproducción del elemento denominativo FOREVER no crea confusión al consumidor de los productos de las clases 9ª, 16 y 18, en tanto que es débil, por lo que las diferencias conceptuales ofrecidas por los elementos adicionales en el signo solicitado lo hacen distintivo.

11. Explicó que el signo “SERPENTI FOREVER” es parte de un portafolio de productos de uso exclusivo cuyos precios de venta oscilan entre los USD $400 y USD 22,800, por lo que son productos de moda de alto costo, dirigidos a un consumidor ex clusivo y no de consumo masivo.

12. Resaltó que “[…] la marca solicitada constituida por un conjunto inherentemente original y distintivo de las denominaciones SERPENTI FOREVER, es un signo apto para distinguir los siguientes productos de las clases 9, 16 y 18 Internacionales, productos para los cuales fue solicitado su registro y se debe dar por descontado que es susceptible de representación gráfica, en la medida que denota para los consumidores un origen empresarial determinado y determinable en el mercado […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

14. Señaló que las marcas cotejadas son semejantes debido a que comparten el elemento característico FOREVER.

Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

14. Señaló que las marcas cotejadas son semejantes debido a que comparten el elemento característico FOREVER.

15. Manifestó que “[…] en lo atinente al aspecto ortográfico, se pueden encontrar algunas pequeñas diferencias, no se puede desconocer que, el elemento preponderante y más llamativo en todos y cada uno de los signos cotejados, es la

8 Folios 88 a 93 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00090-00

Demandante: Bulgari S.P.A.

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palabra FOREVER. Esta palabra, se encuentra registrada por la sociedad FOREVER 21, Inc. Y es reproducida en su totalidad por la marca solicitada. Así mismo, en el aspecto fonético, se encuentra que la pronunciación es idéntica. Por último, al provenir ambos signos del idioma inglés, y ante su evidente identidad, no pueden coexistir estos en el mercado, pues generaría confusión […]”.

16. Resaltó que, de registrar el signo, podría generarse un riesgo de confusión indirecta, incluso en consumidores selectivos, en tanto que son marcas idénticas que amparan iguales productos. Adicionalmente se crea un riesgo de asociación comoquiera que usualmente “[…] las marcas de productos “low cost” suelen impulsarse con líneas de productos producidas por grandes marcas […]”.

II.2. Contestación de las sociedades Forever 21, Inc. y Laboratorios Duben Benjumea S.A.S.

usualmente “[…] las marcas de productos “low cost” suelen impulsarse con líneas de productos producidas por grandes marcas […]”.

II.2. Contestación de las sociedades Forever 21, Inc. y Laboratorios Duben Benjumea S.A.S.

17. Las sociedades Forever 21, Inc. y Laboratorios Duben Benjumea S.A.S. , terceras interesadas en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificadas9 en debida forma del auto admisorio y de la providencia que admitió parcialmente la reforma de la demanda, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda y su reforma.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

18. La sociedad Bulgari S.P.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 15 de enero de 2019 10 en contra de las Resoluciones 51529 de 28 de agosto de 2017 y 68281 de 13 de septiembre de 2018 , expedida s por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

19. Mediante auto de 3 de mayo de 2019 11 se inadmitió la demanda y la parte demandante la corrigió.

20. Por auto de 16 de agosto de 201912 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a los representantes de las sociedades Forever 21, Inc. y Laboratorios Duben Benjumea S.A.S. El 2 de septiembre de 201913 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. Mediante auto de 13 de marzo de 202014 se admitió parcialmente la reforma de la

se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. Mediante auto de 13 de marzo de 202014 se admitió parcialmente la reforma de la demanda presentada por la parte demandante, en lo concerniente a las pruebas. Ello, por cuanto la modificación del concepto de violación , relativa a la alegada existencia de una familia de marcas , no podía aceptarse, dado que no es posible variar dicho concepto sin que se modifiquen también las pretensiones de la demanda.

9 Folios 58, 63, 59, 64 y 202 C pp. 10 Folio 1 C pp. 11 Folio 43 C pp. 12 Folios 52 y 53 C pp. 13 Índice 14 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 14 Folios 3 y 204 C pp.6

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Demandante: Bulgari S.P.A.

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22. A través de providencia de 2 de noviembre de 2020 15 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 30 de abril de 202116.

23. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los certificados de vigencia y titularidad de unas marcas, los cuales fueron aportados.

24. Mediante auto de 21 de septiembre de 202117 se solicitó ante el Tribunal de Justicia

procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los certificados de vigencia y titularidad de unas marcas, los cuales fueron aportados.

24. Mediante auto de 21 de septiembre de 202117 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 266-IP-2021 de 21 de septiembre de 202218 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151. Asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem. Dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículo 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 . Únicamente procede la interpretación del Artículo 136 a) de la Decisión mencionada, el mismo será interpretado por ser pertinente.

No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 al no ser objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro.

De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica,

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión

15 Folio 222 C pp. 16 Índice 40 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índices 56 y 57 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 66 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.7

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(directo o indirecto) y/o riesgo de asocia ción en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d)

confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

[…]

4.2 Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerad como un signo de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca […].

[…]

5. Signos conformado por denominación de uso común

[…]

5.2 Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicios de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios.

[…]

6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

6.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los

[…]

6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

6.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (Intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).8

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Demandante: Bulgari S.P.A.

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26. Mediante auto de 15 de noviembre de 202219 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

27. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante20 y la SIC 21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, los terceros con interés directo y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 51529 de 28 de agosto de 2017 y 68281 de 13 de septiembre de 2018 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro de l signo como marca “ SERPENTI FOREVER ” para distinguir productos comprendidos en la s clases 9ª, 16 y 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Bulgari S.P.A.

30. La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “SERPENTI FOREVER” y las marcas: i) FOREVER (nominativa) con registro 457.713, que ampara productos de la clase 9ª; FOREVER (nominativa), con registro 457.712, en clase 18; FOREVER 21

(nominativa), con registro 488.400, en clase 9ª, cuyo titular es Forever 21, Inc.; y ii) FOR EVER HQ (nominativa), con registro 416.196, en clase 16, cuyo titular es Laboratorios Duben Benjumea S.A.S. ; se configura la causal de irregistrabilidad

FOR EVER HQ (nominativa), con registro 416.196, en clase 16, cuyo titular es Laboratorios Duben Benjumea S.A.S. ; se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

19 Índice 69 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 74 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 75 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00090-00

Demandante: Bulgari S.P.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

31. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

32. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 51529 de 28 de agosto de 2017 23 y 68281 de 13 de septiembre de 2018 24 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca de “SERPENTI FOREVER” nominativo, para distinguir productos

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca de “SERPENTI FOREVER” nominativo, para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 16 y 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Bulgari S.P.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

33. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro del signo como marca nominativa “SERPENTI FOREVER” para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 16 y 1825 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos

son:

“[…] Clase 9 Soportes para ordenadores portátiles.

Clase 16 Fundas portadocumentos.

Clase 18 Artículos de cuero y de cuero de imitación; estuches para llaves; estuches para artículos de tocador; baúles [equipaje]; bolsos; portafolios [marroquinería]; bolsos de cuero de imitación; bolsas de tela; bolsos de deporte; bolsas de playa; monederos de malla; monederos; bolsos de mano; juegos de maletas [artículos de marroquinería]; bolsos portadocumentos; paraguas; billeteras; morrales; maletines; maletines para documentos; morrales […]”.

34. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no tiene semejanzas con las marcas previamente registradas que generen riesgo de confusión y de asociación en los consumidores .

Ello, en tanto que la expresión reproducida FOREVER, es de uso común y débil, con

por cuanto el signo solicitado no tiene semejanzas con las marcas previamente registradas que generen riesgo de confusión y de asociación en los consumidores . Ello, en tanto que la expresión reproducida FOREVER, es de uso común y débil, con un significado conocido por el consumidor en Colombia, por lo que la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, los productos amparados por el signo solicitado están destinados a un consumidor exclusivo.

35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 266-IP-2021 de 21 de septiembre de 202226 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de

23 Folios 30 a 32 vto C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 24 Folios 33 a 39 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 25 Versión 10. 26 Índice 66 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00090-00

Demandante: Bulgari S.P.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. Asimismo, no interpretó el artículo 134 ejusdem, al considerar que no está en discusión el concepto de marca.

36. Al respecto, la Sala precisa que la demandante invocó como vulnerada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina artículo 134, y al exponer el

36. Al respecto, la Sala precisa que la demandante invocó como vulnerada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina artículo 134, y al exponer el concepto de violación adujo que la marca solicitada no resultaba similarmente confundible con las previamente registrada s, lo que en realidad corresponde a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a). Asimismo, dicho artículo 134 no fue objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo en mención.

37. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparació