CE - Sentencia 11001032400020190030500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad relativa Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Litisconsorte necesario: Elite Max Nutrition S.A.S.

Tesis: Son nulos los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza , pues entre aquella y la s marcas opositoras “ELITE”

(mixtas y nominativa) registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional, existen similitudes en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual , así como conexidad entre los productos de la clase 30 que distinguen las marcas confrontadas, a partir de lo cual se genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

La marca cuestionada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda1 presentada por la sociedad Rafael del Castillo & Cía. S.A. en contra de las resoluciones 26219 de 16 de mayo de 2017

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda1 presentada por la sociedad Rafael del Castillo & Cía. S.A. en contra de las resoluciones 26219 de 16 de mayo de 2017 “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 1370 de 8 de marzo de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.

A través del primero de los actos , la Superintendencia de Industria y Comercio 2 (i) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad aquí demandante; (ii) concedió el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en la s clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Elite Max Nutrition S.A.S. Por su parte, la segunda resolución modificó el acto originario en cuanto a la vigencia del registro concedido y confirmó la decisión de concesión marcaria.

1 Entendida como en ejercicio de la acción de nulidad relativa en los términos del inciso 2° del artículo 172 de la Decisión CAN 486 de 2000 mediante auto de 15 de julio de 2020. 2 En adelante SIC.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad Rafael del Castillo & Cia S.A. , a través de su apoderado judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad Rafael del Castillo & Cia S.A. , a través de su apoderado judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

1. Que se declare nula la Resolución número 26219 del 16 de Mayo de 2017, dictada por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resuelve en el artículo primero “Declarar infundada la oposición interpuesta por RAFAEL DEL CASTILLO & CIA S.A.”, artículo segundo: “Conceder el registro de la M arca Comercial E ELITEMAX (mixta). Para distinguir

productos y servicios comprendidos en las clases:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico: productos alimenticios y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes suplementos vitamínicos y alimenticios; complementos alimenticios para personas

30: Productos alimenticios café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 10.

Titular: ELITE MAX NUTRITION SAS

Carera 47C No. 37 Sur-35

SABANETA ANTIOQUIA

COLOMBIA

de oficina.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 10.

Titular: ELITE MAX NUTRITION SAS

Carera 47C No. 37 Sur-35 SABANETA ANTIOQUIA COLOMBIA Vigencia: Diez años a partir de la fecha de la presente resolución”, artículo tercero "Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial."

2. Que se declare nula la Resolución número 1370 del 8 de Marzo de 2019, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medi o de la cual se resuelve en el artículo primero "Modificar el artículo primero de la Resolución N°. 26219 de 16 de mayo de 2017, en el sentido de que la vigencia del registro marcaria será contada a partir del día en que quede en firme la presente resolució n" y artículo segundo “Confirmar en sus demás partes la decisión contenida en la Resolución 26219 de 16 de mayo de 2017”.

Esta resolución quedo en firme y debidamente ejecutoriada el 12 de abril de 2019. Anexo 6.

Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad RAFAEL DEL CASTILLO & CIA S.A. se niegue la solicitud de registro de la marca “E ELITEMAX” (mixta) para amparar productosRadicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.3

Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.3

I.1.2. Fundamentos de hecho

I.1.2.1. La sociedad Elite Max Nutrition S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “E ELITE MAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza . A la solicitud en comento se le asignó el radicado SD2016/0052806, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 779 de 16 de diciembre de 2016.

I.1.2.2. Contra dicha solicitud la sociedad Rafael del Castillo & Cía. S.A. formuló oposición con sustento en su s marcas “ELITE” (mixtas y nominativa) registradas para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.3. Mediante la resolución 26219 de 16 de mayo de 2017, la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la solicitante.

I.1.2.4. Contra el acto de concesión marcaria, la opositora presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución 1370 de 8 de marzo de 2019, en el sentido de confirmar la decisión de conceder el registro solicitado.

I.1.3. Norma violada y concepto de la violación

apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución 1370 de 8 de marzo de 2019, en el sentido de confirmar la decisión de conceder el registro solicitado.

I.1.3. Norma violada y concepto de la violación

La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 . Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Afirmó que entre la marca cuestionada “E ELITEMAX” y la s previamente registradas “ELITE” concurren suficientes similitudes ortográficas, fonéticas, visuales y conceptuales que llevarían al consumidor a encontrarse en riesgo de confusión y/o asociación, lo cual impide su coexistencia en el mercado.

I.1.3.2. Explicó que la partícula “ ELITE” no es débil, sino que es evocativ a, pues genera de modo indirecto una imagen o idea sobre el producto o servicio que distingue la opositora. En tal sentido, la cuestionada reproduce la expresión sin que los elementos “ E” y “ MAX” resulten suficientes para que el consumidor pueda diferenciarlas en el mercado.

I.1.3.3. Señaló que “MAX” y “E” que se encuentran en la marca cuestionada, son de uso común para productos comprendidos en la clase 30 internacional, lo cual resulta en la debilidad de las mencionadas partículas.

3 Folios 2 a 34 del expediente físico de la referencia. El expediente se encuentra digitalizado en el índice 19 en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

3 Folios 2 a 34 del expediente físico de la referencia. El expediente se encuentra digitalizado en el índice 19 en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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I.1.3.4. Advirtió que , con la concesión del registro marcario cuestionado se está permitiendo que las marcas opositoras pierdan distintividad, causando a su vez un perjuicio para su titular.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La sociedad Elite Max Nutrition S.A.S., por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda formulando los siguientes argumentos4:

Informó que es titular de las siguientes marcas que incluyen la partícula ‘ELITE’: “E ELITEMAX” (que corresponde a la marca aquí cuestionada), “ELITE NUTRITION GROUP”, “ PRE FORCE ELITE MAX NUTRITION ”, “ 100% MAX ELITE MAX NUTRITION”, y “GLUTAMAX POWER ELITE MAX NUTRITION”. Por ello, manifestó que la primera de las marcas enunciadas se deriva de las otras previamente registradas.

Afirmó que la marca objeto de cuestionamiento no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad alguna, pues su existencia en el comercio no afecta los derechos de un tercero ni se asemeja a ninguna marca previamente registrada. Además, indicó que con su registro no se consolidaron actos de competencia desleal.

Consideró que entre las marcas confrontadas no concurren suficientes similitudes con la entidad para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, de

indicó que con su registro no se consolidaron actos de competencia desleal.

Consideró que entre las marcas confrontadas no concurren suficientes similitudes con la entidad para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, de tal manera que aquellas lograrían coexistir pacíficamente en el mercado.

Explicó que las expresiones que conforman las marcas no son semejantes en su gramática o fonética porque cada una inicia y termina en vocales distintas, además son disímiles en cuanto a su diseño gráfico debido a la tipográfica que caracteriza a cada conjunto marcario.

Aseguró que, aunque las marcas confrontadas coinciden en la partícula “ ELITE”, esta no logra ser apropiable de forma exclusiva, pues es de uso común y descriptiva para los productos y servicios que identifica la marca cuestionada, en la medida en que sugiere al consumidor la idea de que lo ofrecido por aquella se caracteriza por su exclusividad y nivel de calidad incomparable.

Advirtió que otorgar la exclusividad del vocablo “ELITE” a un empresario, sería una decisión ilegal y contraria a los principios marcarios y contribuiría a la creación de un monopolio sobre una palabra de libre utilización en el mercado.

I.2.2. La SIC, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda de la siguiente manera5:

Advirtió que la marca cuestionada y las opositoras no son similarmente confundibles pues, aunque comparten la partícula “ ELITE” cada conjunto marcario cuenta con elementos adicionales que generan una impresión totalmente diferente en el consumidor. Adicionalmente, rescató que la cuestionada posee los elementos “E” y

4 Folios 144 a 148 del expediente físico de la referencia.

elementos adicionales que generan una impresión totalmente diferente en el consumidor. Adicionalmente, rescató que la cuestionada posee los elementos “E” y

4 Folios 144 a 148 del expediente físico de la referencia. 5 Folios 151 a 158 del expediente físico de la referencia.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

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“MAX” en una caligrafía especial, los cuales le ofrecen la distintividad suficiente para coexistir con las marcas opositoras en el mercado.

Explicó que las opositoras son débiles porque se encuentra compuestas por la expresión “ELITE” que sirve para indicar que los productos que distinguen tienen un nivel de calidad superior, de manera que su titular no puede pretender exclusividad sobre dicho vocablo.

Sostuvo que “ELITE” no es el elemento determinante en el conjunto marcario objeto de estudio, sino que funciona como adjetivo que califica a la palabra “MAX”.

Concluyó que el registro marcario acusado no ha causado ningún perjuicio a la actividad comercial de la demandante, pues reiteró que entre aquel y las opositoras no existe similitud o identidad con la capacidad de generar riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor.

I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.2.4. Finalmente, se dio traslado de los escritos de contestación de la demanda a la parte actora6. Al respecto, dicho extremo procesal guardó silencio.

I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

I.2.4. Finalmente, se dio traslado de los escritos de contestación de la demanda a la parte actora6. Al respecto, dicho extremo procesal guardó silencio.

I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante auto de 28 de agosto de 20237 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011. En la mencionada providencia, la cual no fue objeto de recurso s, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos:

Si las resoluciones i) 26219 de 16 de mayo de 2017, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad Rafael del Castillo y Cía. S.A. y concedió el registro de la marca mixta E ELITEMAX para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, a nombre de Elite Max Nutrition S.A.S. y ii) 1370 del 8 de marzo de 2019 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación modificando el numeral primero de la resolución 26219 de 16 de mayo de 2017, en el sentido de señalar que la “vigencia del registro marcario será a partir del día en que quede en firme la presente resolución” y confirmó en sus demás partes la resolución apelada, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen la siguiente disposición: literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen la siguiente disposición: literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las resoluciones números 26219 de 16 de mayo de 2017 y 1370 del 8 de marzo de 2019.

6 Índice 23 del expediente en SAMAI. 7 Índice 29 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

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I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

I.4.1. La SIC8 reiteró sus consideraciones sobre la legalidad de los actos administrativos acusados.

I.4.2. La parte actora9 insistió en sus argumentos de nulidad.

I.4.3. El Ministerio Público y la sociedad Elite Max Nutrition S.A.S. guardaron silencio.

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

Mediante auto de 9 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado 10, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la Interpretación Prejudicial

a la doctrina del acto aclarado 10, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la Interpretación Prejudicial 121-IP-2020, la cual se refiere al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y la 344-IP-2022 en relación con los signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones 26219 de 16 de mayo de 2017 y 1370 de 8 de marzo de 2019, expedidas por la SIC.

Mediante el primero de los actos (i) se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Rafael del Castillo & Cia S.A. y (ii) se concedió el registro como marca del signo “E ELITEMAX ” ( mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Elite Max Nutrition S.A.S. Por su parte, el segundo acto modificó la decisión originaria en cuanto a la vigencia de la marca concedida y confirmó la concesión del registro de marca solicitado.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, la contestación y las interpretaciones prejudiciales concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el

concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos

8 Índice 48 del expediente en SAMAI. 9 Índice 50 del expediente en SAMAI. 10 Índice 35 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

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o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

Corresponde a la Sala determinar si entre la marca “E ELITEMAX ” ( mixta) concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Elite Max Nutrition S.A.S. y las marcas opositoras “ELITE” (nominativa y mixtas), previamente registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del mencionado nomenclátor internacional, de titularidad de la actora, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Dicha disposición

distinguir productos comprendidos en la clase 30 del mencionado nomenclátor internacional, de titularidad de la actora, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Dicha disposición exige la comprobación de dos requisitos: (i) la semejanza o identidad determinante de error en el público consumidor; y (ii) la relación entre los productos y servicios que amparan las marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél.

Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Elite Max Nutrition S.A.S.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que cancele el registro como marca del signo “E ELITEMAX ” (mixta) concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de Elite Max Nutrition S.A.S.

II.4. ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos

registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que estáRadicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

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adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden, al momento de realizar la comparación de la marca y los signos en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesi vo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las q ue pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre

ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o t erminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión. Dichos criterios se refieren a i) el grado de sustitución, ii) la complementariedad, y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.2. El caso concreto

Para efectos de determinar si la marca objeto de este análisis “E ELITEMAX ” (mixta), concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clasesRadicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

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5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza

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5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y las marcas opositoras “ELITE” (nominativa y mixtas), registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del mencionado nomenclátor internacional, que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas en disputa.

Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación:

Marca cuestionada

(mixta) Certificado de registro 615202 Para identificar productos y servicios en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza11

Marcas opositoras ELITE (nominativa) Certificado de registro 443229 Para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 12

(mixta) Certificado de registro 449893 Para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 13

11 La marca cuestionada identifica los siguientes productos de la clase 5 : Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés suplementos vitamínicos y alimenticios; complementos alimenticios para personas. Los siguientes productos de la clase 30: Productos alimenticios café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados;

Los siguientes productos de la clase 30: Productos alimenticios café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Los siguientes servicios de la clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 12 La marca opositora identifica los siguientes productos: Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; levaduras, polvos para esponjar; sal, azúcar, café, té; arroz, cacao, mostaza. 13 La marca opositora identifica los siguientes productos: Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; levaduras, polvos para esponjar; sal., azúcar, café, té; arroz, cacao, mostaza.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00

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(mixta) Certificado de registro 523684 Para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 14

Una vez verificadas las marcas a cotejar, inicialmente se observa que responden a la naturaleza de mixtas y nominativa, por ello la Sala deberá determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y

la naturaleza de mixtas y nominativa, por ello la Sala deberá determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26 -IP1998, sostuvo lo siguiente:

“[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciable s, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produc