CE - Sentencia 11001032400020190041100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001 03 24 000 2019 00411 00

Demandante: Grupo Constructor & Inmobiliario Ramírez Galván S.A.S.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Litisconsorte necesario: Cocina La Perla S.A.S.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Propiedad industrial. Negativa d el registro como marca del signo “PERLA SUITEHOTEL” (mixto), solicitado para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo cuestionado incurre en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA__________________________________________

La Sala decide , en única instancia , la demanda presentada por el Grupo Constructor & Inmobiliario Ramírez Galván S.A.S. , en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 en contra de las Resoluciones 24076 de 10 de abril de 2018 “Por la cual se niega un registro” y 15098 de 20 de mayo de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” , a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio2 negó una solicitud de registro marcario.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

un recurso de apelación” , a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio2 negó una solicitud de registro marcario.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La parte actora, a través de su apoderada judicial, presentó demanda 3 en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

PRIMERO. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 24076 de 10 de abril de 2018, proferida dentro del Expediente Administrativo No. SD2017/0073943 mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comerci o negó el registro de la marca PERLA SUITE HOTEL 4 (sic) (Mixta) Clase 43 a la sociedad

1 De que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 2 En adelante SIC. 3 Índice 13 del expediente en SAMAI. 4 Valga señalar que , si bien en su demanda la actora se refirió al si gno solicitado como “PERLA SUITE HOTEL”, en los actos administrativos acusados se analizó y negó la solicitud de registro como marca del signo corresponde a la denominación “PERLA SUITEHOTEL”.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00411 00

Demandante: Grupo Constructor & Inmobiliario Ramírez Galván S.A.S.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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CONSTRUCTORA RAMIREZ GALVAN S.A.S.

SEGUNDO. Que se declare la nulidad de la Resolución número 15098 de fecha 20 de mayo

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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CONSTRUCTORA RAMIREZ GALVAN S.A.S.

SEGUNDO. Que se declare la nulidad de la Resolución número 15098 de fecha 20 de mayo de 2019, proferida dentro del Expediente Administrativo No. SD2017/0073943, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendenci a de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad CONSTRUCTORA RAMIREZ GALVAN S.A.S. contra la Resolución No. 24076 de 10 de abril de 2018, confirmándola en todas sus partes.

Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho solicito se hagan las siguientes declaraciones:

PRIMERO. Que se ordene a la División de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca PERLA SUITE HOTEL (sic) (Mixta) Clase 43 a la sociedad CONSTRUCTORA RAMIREZ GALVAN S.A.S. domiciliada en la ciudad de Santa Marta - Colombia, y como consecuencia de lo anterior otorgarle el correspondiente certificado de registro y vigencia de acuerdo con la ley.

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes:

I.1.2.1. El Grupo Constructor & Inmobiliario Ramírez Galván S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “PERLA SUITEHOTEL” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó bajo el radicado SD2017/0073943, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número

la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó bajo el radicado SD2017/0073943, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 816 de 31 de enero de 2018. Contra la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones.

I.1.2.2. Mediante la Resolución 24076 de 10 de abril de 2018, la demandada negó el registro como marca del signo “ PERLA SUITEHOTEL” (mixto) solicitado para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, tras considerar que aquel es confundible con la marca “ LA PERLA ” (mixta) previamente registrada para distinguir servicios en la misma clase internacional . Por ese motivo, la oficina nacional advirtió que el signo se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.2.3. Contra dicha decisión la solicitante marcaria presentó recurso de apelación, el cual se resolvió mediante la Resolución 15098 de 20 de mayo de 2019, a través de la cual se confirmó la negación del registro.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estim ó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 29 de la Constitución Política , y el derecho a la igualdad. En el mismo sentido, señaló que los actos incurren en falsa motivación.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

mismo sentido, señaló que los actos incurren en falsa motivación.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Sostuvo que entre el signo “ PERLA SUITEHOTEL” y la marca previa “LA PERLA” no concurren suficientes semejanzas que sugieran un riesgo de confusión para el público consumidor.

I.1.3.2. Explicó que, si bien coinciden en cuanto a la partícula “ PERLA”, esta es de uso común, pues hace referencia a las esferas hechas de nácar producidas dentro del cuerpoRadicado: 11001 03 24 000 2019 00411 00

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blando de los moluscos, por lo que es normal y habitual que comerciantes suelan utilizar la expresión para identificar productos fabricados a partir de dicho material. En consecuencia, se trata de una expresión débil.

I.1.3.3. Agregó que los términos “ SUITE”, que se refiere a una habitación de lujo de un hotel con varias dependencias, y “ HOTEL” que significa establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes o viajeros, en nada guardan relación con la expresión “LA PERLA” que conforma la marca previamente registrada.

I.1.3.4. Sostuvo que , al incluir el artículo femenino “ LA”, la marca previa propone una acepción concreta y distinta de la sugerida por el signo solicitado “PERLA SUITEHOTEL” que no contiene dicho artículo y que representa un nombre propio . De esa forma, señaló

acepción concreta y distinta de la sugerida por el signo solicitado “PERLA SUITEHOTEL” que no contiene dicho artículo y que representa un nombre propio . De esa forma, señaló que no es lo mismo decir “el sol” que “sol”.

I.1.3.5. Destacó que las expresiones son gramaticalmente distintas, pues cada una de ellas posee una extensión y conformación tanto vocálica como consonántica diferente en cada caso. En igual sentido, los conjuntos poseen raíces y terminaciones desiguales, lo que a su vez indica que al pronunciarlas originan una percepción auditiva disímil, y sugiere que no existe riesgo de confusión alguno.

Así mismo, expuso que el signo y la marca confrontados no encuentran coincidencias de tipo visual porque cada uno cuenta con un diseño, caligrafía e ilustraciones particulares.

Agregó que, en lo conceptual, los confrontados tampoco presentan similitudes, pues el signo evoca las esferas hechas de nácar producidas por los moluscos y las habitaciones de lujo de los hoteles, mientras que la marca previa solo incluye un artículo femenino acompañado de un sustantivo para su denominación , a partir de lo cual se limita la concepción que ofrece.

En ese sentido, reprochó que la SIC motivó falsamente los actos administrativos al concluir en ellos que existían similitudes entre el signo y la marca confrontados.

I.1.3.6. Adujo que el signo y la marca previa lograrían coexistir en el mercado, en tanto que presentan diferencias sustanciales que permiten al consumidor individualizarlas e identificarlas en el comercio, de modo tal que este último entendería sin error que “ PERLA SUITEHOTEL” oferta servicios de hotelería, mientras que “ LA PERLA” identifica servicios

presentan diferencias sustanciales que permiten al consumidor individualizarlas e identificarlas en el comercio, de modo tal que este último entendería sin error que “ PERLA SUITEHOTEL” oferta servicios de hotelería, mientras que “ LA PERLA” identifica servicios de restaurante los cuales, a su vez, tampoco se relacionan entre sí.

I.1.3.7. Finalmente, alegó que los actos acusados vulneran su derecho a la igualdad porque la SIC, en oportunidades anteriores, ha concedido varios registros como marca de signos que contienen la palabra “PERLA” para la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.2.1. La SIC, por intermedio de apoderada judicial, presentó escrito de contestación de la demanda. Sin embargo, aquel fue radicado por fuera del plazo dispuesto para ello5.

I.2.2. La sociedad Cocina La Perla S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio.

5 De conformidad con el informe secretarial obrante en el índice 24 del expediente en SAMAI .Radicado: 11001 03 24 000 2019 00411 00

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I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

I.3.1. Mediante auto de 24 de agosto de 20236 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011. En la mencionada providencia, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos:

de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011. En la mencionada providencia, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos:

[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda consiste en determinar si las Resoluciones números 24076 del 10 de abril de 2018, mediante la cual se negó el registro de la marca “PERLA SUITE HOTEL” (sic) (mixta), y 15098 del 20 de mayo de 2019, mediante la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando la decisión recurrida ambas dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen el literal b) del artículo 135 y el literal a) del art ículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 29 de la Constitución Política, para lo cual formuló los siguientes cargos: i) Falsa motivación: por cuanto señaló que la SIC motivó falsamente los actos al considerar la existencia de similitudes entre lo s signos en conflicto, ii) derecho a la igualdad: al considerar que la SIC ya había concedido varias marcas con la palabra PERLA en para la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Si la respuesta a uno o todos los anteriores interrogantes es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las Resoluciones números 24076 del 10 de abril de 2018, mediante la cual se negó el registro de la marca “PERLA SUITE HOTEL” (sic) (mixta), y 15098 del 20 de mayo de 2019, mediante la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando la decisión recurrida ambas dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

de 2019, mediante la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando la decisión recurrida ambas dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

De ser cierto lo anterior, corresponde resolver si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca “PERLA SUITE HOTEL” (mixta) clase 43 y otorgue el correspondiente certificado de registro a la sociedad demandante. […]

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante auto de 22 de abril de 20247, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

I.4.1 La actora8 reiteró los argumentos planteados en la demanda.

I.4.2. La SIC presentó escrito9 en el que afirmó que no procede declarar la nulidad de los actos administrativos, pues aquellos fueron expedidos conforme a derecho.

Así, explicó que entre el signo y la marca confrontados concurren similitudes que generan un riesgo de confusión en el público consumidor, así como una evidente relación entre los servicios que identifican.

Finalmente, señaló que cada solicitud de registro debe atenderse en consideración a las circunstancias que le atañen, y que los pronunciamientos anteriores no comprometen ni obligan a la oficina nacional a adoptar un mismo sentido de decisión.

I.4.3. El Ministerio Público y la sociedad Cocina La Perla S.A.S. guardaron silencio.

6 Índice 28 del expediente en SAMAI. 7 Índice 40 del expediente en SAMAI.

I.4.3. El Ministerio Público y la sociedad Cocina La Perla S.A.S. guardaron silencio.

6 Índice 28 del expediente en SAMAI. 7 Índice 40 del expediente en SAMAI. 8 Índice 45 del expediente en SAMAI. 9 Índice 46 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00411 00

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I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

Mediante auto de 30 de octubre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado 10, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la interpretación prejudicial 344-IP-2022 en cuanto al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y la 121-IP-2020 que se refiere al literal a) del artículo 136 ibidem.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de las Resoluciones 24076 de 10 de abril de 2018, y 15098 de 20 de mayo de 2019, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo “ PERLA SUITEHOTEL ” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza,

Comercio negó el registro como marca del signo “ PERLA SUITEHOTEL ” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Grupo Constructor & Inmobiliario Ramírez Galván S.A.S.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda y las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor:

[…] Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]

La Sala prescind irá del examen del literal b) del artículo 135 ibidem, en la medida que el debate no guarda relación con la distintividad intrínseca de un signo para constituir marca, sino con la distintividad extrínseca en la medida en que se discute la eventual similitud entre el signo “ PERLA SUITEHOTE L” (mixt o) y la marca previa “ LA PERLA ” (mixta) con la suficiencia para generar confusión y/o asociación en el público consumidor , esto es, el estudio de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la mencionada Decisión. Del mismo modo, la Sala no desarrollará un análisis en relación con

suficiencia para generar confusión y/o asociación en el público consumidor , esto es, el estudio de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la mencionada Decisión. Del mismo modo, la Sala no desarrollará un análisis en relación con la presunta violación del artículo 29, en tanto que la demandante omitió desarrolla r el concepto de violación en cuanto a esa norma invocada.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con la demanda, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

La Sala deberá determinar si entre el signo “PERLA SUITEHOTEL” (mixto), solicitado para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza , por la aquí demandante , y la marca “LA PERLA ” (mixta) previamente registrada para distinguir servicios en la misma clase internacional, de titularidad de la sociedad Cocina La

10 Índice 41 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00411 00

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Perla S.A.S., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los servicios que se amparan con el signo y la marca confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél.

Del mismo modo, corresponde a la Sala considerar si los actos administrativos acusados

entre los servicios que se amparan con el signo y la marca confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél.

Del mismo modo, corresponde a la Sala considerar si los actos administrativos acusados incurrieron en falsa motivación al considerar la existencia de similitudes entre los signos en conflicto.

Además, la Sala descenderá a estudiar si la autoridad demandada violó el derecho a la igualdad del solicitante marcario por cuanto, en trámites anteriores, accedió al registro de varias marcas que incluyen en su nominación la palabra “PERLA” para identificar servicios en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resueltos los anteriores cuestionamientos, la Sala deberá establecer si son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “PERLA SUITEHOTEL ” (mixto) solicitado para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por la aquí demandante.

De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior , corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “PERLA SUITEHOTEL” (mixto) para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad aquí demandante.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o

La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un orig en empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa exist e una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a losRadicado: 11001 03 24 000 2019 00411 00

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productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden, al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas la s que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longit ud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados,

compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longit ud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o t erminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión. Dichos criterios se refieren a i) el grado de sustitución, ii) la complementariedad, y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.2. El caso concreto

Para efectos de determinar si el signo cuestionado “ PERLA SUITEHOTEL ” ( mixto) solicitado para identificar servicios en la clase 43 internacional, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en literal a) d el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en primer lugar, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y la marca “LA PERLA” (mixta) previamente registrada para identificar servicios en esa misma clase, que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los servicios que el signo y la marca en disputa distinguen.

que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los servicios que el signo y la marca en disputa distinguen.

Así pues, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación:Radicado: 11001 03 24 000 2019 00411 00

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Signo cuestionado

(mixto) Para identificar servicios en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza11

Marca previa

(mixta) Certificado de registro número 371242 Para identificar servicios en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza12

Una vez verificados el signo y la marca por cotejar, inicialmente se observa que responden a la naturaleza de mixt os, por ello la Sala deberá determinar cuál es el elemento que predomina en los conjuntos confrontados, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación en la mente de los consumidores.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26 -IP-1998 sostuvo lo siguiente:

“[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es

11 Los servicios de la clase 43 que pretende identificar el signo son los siguientes: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 12 Los servicios en la clase 43 internacional que identifica la marca son los siguientes: servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.Radicado: 11001 03 24 000 2019 00411 00

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procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para los signos de dicha naturaleza.

A partir de lo anterior , corresponde a la Sala establecer, de manera previa a efectuar el cotejo que incumbe, si las marcas en disputa contienen palabras de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de esas características, aquellos deberán ser excluidos de la comparativa. Ello, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justi cia de la Comunidad Andina, el cual ha reiterado lo siguiente:

[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera

Andina, el cual ha reiterado lo siguiente:

[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar e l cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertine nte y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente. […]13

Así pues, la Sala observa que, consultado el Sistema para la Propiedad Industrial - SIPI de la SIC14, las expresiones “LA”, “HOTEL” y “SUITE” que se encuentran en el signo y la marca confrontados eran de uso común para distinguir servicios en la clase 43 internacional, para la fecha en que se expidieron los actos administrativos acusados. Tal como se observa de los resultados de la búsqueda realizada, así:

Marca Certificado Titular “LA”

LA PESCA DEL

CORONEL

339709

KENTUCKY

FRIED CHICKEN

INTERNATIONAL

HOLDINGS LLC

LA MAR

CEBICHERIA

PERUANA

339725 CINCO MILLAS

S.A.C.

LA PECERA

426342

COMERCIALIZAD

ORA Y

DISTRIBUIDORA

TRI FASE S.A.S.

LA PERGOLA

TRATTORIA

560951 LA PERGOLA

S.A.S.

“HOTEL”

HOTEL CARIBE 332060 GRUPO

HOTELERO MAR

Y SOL S.A.

TRI FASE S.A.S.

LA PERGOLA

TRATTORIA

560951 LA PERGOLA

S.A.S.

“HOTEL”

HOTEL CARIBE 332060 GRUPO

HOTELERO MAR

Y SOL S.A.

HOTEL CARIBE

N NOVELTY SUITES

HOTEL

270577 NOVELTY

SUITES S.A.

13 Proceso 128-IP-2016. 14 Consulta realizada el 12 de noviembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida au