CE - Sentencia 11001032400020190041700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Cervecería Austral S.A.

Tema: Registro del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” para distinguir productos y servicios comprendidos en la s clases 30 y 43 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 20906 de 23 de marzo de 20181 y 15107 de 20 de ma yo de 201 92, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Sergio Iván Nieto Salcedo.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. El señor Sergio Iván Nieto Salcedo, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. El señor Sergio Iván Nieto Salcedo, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA. Declarar la nulidad de la Resolución 20906 de 23 de marzo de 2018 mediante la cual, el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, NEGÓ de oficio el registro de la marca mixta CAFÉ AUSTRAL (junto con la Nota Explicativa: Gourmet), para identificar productos y servicios comprendidos en la Clase 30 y 43 Internacionales, solicitada por el señor SERGIO IVAN NIETO SALCEDO; proferida al interior del expediente administrativo No. SD2017/0074585.

SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 15107 del 20 de mayo de 2019, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, CONFIRMÓ LA NEGACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA contenida

1 Folios 73 a 78 C pp. “[…] Por medio de la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 64 a 72 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 61 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

en la Resolución 20906 de 23 de marzo de 2018, del registro de la marca mixta CAFÉ AUSTRAL (junto con la Nota Explicativa: Gourmet), para identificar productos y servicios comprendidos en la Clase 30 y 43 Internacionales, solicitada por el señor SERGIO IVAN NIETO SALCEDO; proferida al interior del expediente administrativo No. SD2017/0074585 (sic)

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio del señor SERGIO IVAN NIETO SALCEDO, comedidamente solicito:

TERCERA: Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca mixta CAFÉ AUSTRAL (junto con la Nota Explicativa: Gourmet), para identificar productos y servicios comprendidos en la Clase 30 y 43

Internacionales, a favor del señor SERGIO IVAN NIETO SALCEDO.

CUARTA: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la

Propiedad Industrial.

QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

Propiedad Industrial.

QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que el señor Sergio Iván Nieto Salcedo solicitó el registro como marca del sig no mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” para identificar los productos y servicios de la s clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son: “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café […]” y “[…] servicios de cafés, cafeterías y restaurantes […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 20906 de 23 de marzo de 2018, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca mixta “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” por ser confundible con la marca nominativa “AUSTRAL”6, registrada en la clase 32, del tercero con interés en el resultado del proceso. Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación.

5. Mencionó que, a través de la Resolución 15107 de 20 de mayo de 2019 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 20906.

4 Folios 3 a 4 C pp. 5 Folios 4 a 6 C pp. 6 Certificado 200.466.3

de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 20906.

4 Folios 3 a 4 C pp. 5 Folios 4 a 6 C pp. 6 Certificado 200.466.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículos 13, 29 y 61, (ii) Ley 1437 de 2011, artículos 42 y 80 y; (i ii) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150.

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por señor Sergio Iván Nieto Salcedo , al considerar que era confundible con la marca nominativa “AUSTRAL”, en la clase 32 de titularidad de la

comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por señor Sergio Iván Nieto Salcedo , al considerar que era confundible con la marca nominativa “AUSTRAL”, en la clase 32 de titularidad de la sociedad Cervecería Austral S.A. , lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b), 136 literal a), así como la Ley 1437 de 2011, artículos 42 y 80 y la Constitución Política, artículos 13, 29 y 61.

8. Afirmó que el signo mixto “CAFÉ AUSTRAL GOURMET” es lo suficientemente distintivo, toda vez que está acompañado de la palabra explicativa “gourmet” y un logo, por lo que no existe similitud capaz de crear riesgo de confusión o de asociación con la marca nominativa “ AUSTRAL” como lo afirmó la SIC en los actos administrativos demandados.

9. Precisó que los signos confrontados difieren en su estructura gramatical, toda vez que su signo contiene elementos gráficos y fonéticos como “CAFÉ” y “GOURMET” que lo hacen diferente y distintivo. Además, sostuvo que la palabra “AUSTRAL” es de uso común, de manera que no podía ser apropiable.

10. Subrayó que tampoco existe conexidad competitiva por cuanto los productos del tercero con interés en el resultado del proceso se dirigen a cervezas mientras que sus productos y servicios se relacionan con café, por lo que no era posible que fueran intercambiables.

11. Por otra parte, mencionó que la SIC no realizó un adecuado examen de

productos y servicios se relacionan con café, por lo que no era posible que fueran intercambiables.

11. Por otra parte, mencionó que la SIC no realizó un adecuado examen de registrabilidad, de manera que no motivó los actos administrativos acusados, por cuanto no analizó los hechos y las pruebas aportadas durante el recurso de apelación en contra de la Resolución 20906 de 23 de marzo de 2018.

7 Folios 63 a 84 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Explicó que, con el fin de analizar la distintividad de los signos confrontados , la demandada debió considerar que en otras oportunidades ha registrado marcas similares, las cuales han coexistido de manera pacífica , como lo son “CORONA” y

“CORONA EXTRA”.

13. Lo anterior, por cuanto consideró que la SIC “omitió pronunciarse de fondo respecto de la carencia de similitud de los signos presuntamente cotejados y los elementos que le otorgan distintividad al signo solicitado, lo cual era relevante y necesario al interior del trámite administrativo”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a la marca del tercero con

se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a la marca del tercero con interés en el resultado del proceso.

15. Afirmó que el signo solicitado solo tiene la adición de la palabra genérica “CAFÉ” y explicativa “GOURMET”, sin que ello represente una distintividad relevante, al tratarse de elementos complementarios de la palabra “AUSTRAL”, la cual es arbitraria y hace referencia “al sur” y no se relaciona con los productos y servicios del signo solicitado.

16. Anotó que siguió las reglas de la jurisprudencia y llevó a cabo todos los protocolos para establecer la confundibilidad entre los signos confrontados.

17. Por otra parte, advirtió que la SIC toma sus decisiones de forma independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, por lo que no era preciso remitirse a trámites diferentes decididos con anterioridad en circunstancias análogas.

II.2. Contestación de la sociedad Cervecería Austral S.A.

18. La sociedad Cervecería Austral S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

8 Folios 167 a 193 C pp. 9 Folios 135 y 166 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

8 Folios 167 a 193 C pp. 9 Folios 135 y 166 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. El señor Sergio Iván Nieto Salcedo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de septiembre de 201910 en contra de las Resoluciones 20906 de 23 de marzo de 2018 y 15107 de 20 de mayo de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

20. Mediante auto de 21 de octubre de 20 1911 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Cervecería Austral S.A. El 29 de noviembre de 201912 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. Por autos de 30 de junio y 10 de noviembre de 2020 13 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 , la cual se realizó el 23 de abril de 202114.

22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes , así como las certificaciones de la existencia y estado actual de las marcas que comparten la palabra “AUSTRAL” y “CORONA” y sus expedientes administrativos , y

fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes , así como las certificaciones de la existencia y estado actual de las marcas que comparten la palabra “AUSTRAL” y “CORONA” y sus expedientes administrativos , y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

23. Por autos de 22 de junio y 4 de octubre de 202115 se requirió a la SIC para que expidiera las certificaciones decretadas como prueba , con la advertencia de que las mismas podían ser aportadas en copia simple.

24. Mediante auto de 16 de diciembre de 202116 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literales b) , 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 13-IP-2022 de 9 de mayo de 202317 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022, 391-IP-2022 y 344-IP-2022, de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones:

10 Folio 2 C pp. 11 Folios 130 a 131 C pp. 12 Folio 144 C pp.

344-IP-2022, de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones:

10 Folio 2 C pp. 11 Folios 130 a 131 C pp. 12 Folio 144 C pp. 13 Folio 202 y vto. C pp. Índice 29 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 36 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índices 43 y 55 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 84 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 37 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Interpretación prejudicial 344-IP-2022

“[…] C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a) […] de la Decisión 486.

[…] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

[…]

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

[…]

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

[…]

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera. Es considerada como

de una marca

[…]

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera. Es considerada como característica esencia que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación e n el público consumidor.

[…]

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

El examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiv a es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones

[…]

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen […]” (mayúscula y negrilla del original).7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen […]” (mayúscula y negrilla del original).7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Interpretación prejudicial 261-IP-2022

“[…] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento – denominativo o gráfico – más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (negrilla del original).

26. A través de auto de 13 de junio de 2023 18 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

18 Índice 86 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

27. En el término para alegar de conclusión, el señor Sergio Iván Nieto Salcedo19 y la

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

27. En el término para alegar de conclusión, el señor Sergio Iván Nieto Salcedo19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Cervecería Austral S.A.21 guardó silencio.

28. Mediante concepto 23-239 de 30 de junio de 202322, el Ministerio Público consideró que no resulta procedente acceder a las pretensiones de la demanda toda vez que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad, por lo que las expresiones “AUSTRAL” de los signos confrontados utilizan una estructura vocálica y consonántica similar.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 20906 de 23 de marzo de 2018 y 15107 de 20 de ma yo de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca

marzo de 2018 y 15107 de 20 de ma yo de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Sergio Iván Nieto Salcedo.

31. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” solicitado para identificar los productos y servicios de la s clases citadas y la marca nominativa “AUSTRAL”, en la clase 32, cuyo titular es la sociedad Cervecería Austral S.A. , previamente registrada, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) , 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 y si se desconoció lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, artículos 42 y 80 y la Constitución Política, artículos 13, 29 y 61.

19 Índice 93 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 91 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 93 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 92 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 20906 de 23 de marzo de 201824 y 15107 de 20 de mayo de 201925, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Sergio Iván Nieto Salcedo.

IV.4. Análisis del caso concreto

34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo mixto “CAFÉ AUSTRAL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café […]” y “[…] servicios de cafés, cafeterías y restaurantes […]”.

35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad

son: “[…] café, té, cacao y sucedáneos del café […]” y “[…] servicios de cafés, cafeterías y restaurantes […]”.

35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “AUSTRAL”, en la clase 32 y de titularidad de la sociedad Cervecería Austral S.A. , estos son : “[…] cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 13-IP-2022 de 9 de mayo de 2023 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022, 391-IP-2022 y 344-IP-2022.

37. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo el signo mixto “ CAFÉ AUSTRAL” no es confundible con la marca nominativa “AUSTRAL”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseco previsto en el artículo 136 literal a), ibidem26.

38. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos

“AUSTRAL”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseco previsto en el artículo 136 literal a), ibidem26.

38. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

24 Folios 73 a 78 C pp. “[…] Por medio de la cual se niega un registro […]”. 25 Folios 64 a 72 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

39. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

[…]

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá

causar un riesgo de confusión o de asociación

[…]

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional co mpetente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

40. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor27:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios

pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

41. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca

en conflicto, así:

27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00417-00

Demandante: Sergio Iván Nieto Salcedo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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