CE - Sentencia 11001032400020190043000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00430-00

Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Laboratorios Provet S.A.S.

Tema: Registro como marca del signo “ BEQUISA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 46468 de 4 de julio de 2018 1 y 18009 de 29 de mayo de 2019 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo mixto “BEQUISA” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por la sociedad Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Bequisa Industria Química do Brasil Ltda ., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Bequisa Industria Química do Brasil Ltda ., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare nulidad de la Resolución No. 46468 del 04 de julio de 2018, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que negó el registro de la marca “Bequisa” (Mixta) clase 5, a la sociedad BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA. domiciliada en la ciudad de SAO PAOLO BRASIL.

SEGUNDA: Que se declare nulidad de la Resolución No. 18009 de 29 de mayo de 2009 (sic), proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la S uperintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 46468 del 04 de julio de 2018, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la citada entidad.

1 Folios 53 a 55 C pp. “[…] Por la cual se niega una solicitud de registro […]”. 2 Folios 56 a 60 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 3 Folios 2 a 42 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00430-00

Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

3 Folios 2 a 42 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00430-00

Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERA: Consecuentemente y a título de restablecimient o del derecho, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca “Bequisa” (Mixta) clase 5, a la sociedad en beneficio de la sociedad (sic) BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA […]”4 (negrilla, mayúsculas y subrayado del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que , el 28 de diciembre de 2017, la sociedad Bequisa Industria Química do Brasil Ltda. solicitó el registro como marca del signo mixto “BEQUISA” para distinguir productos de la clase 5ª, estos son:

“[…] sustancias químicas y productos químicos destinados a las actividades de limpieza del hogar, incluyendo: insecticidas, preparativos para matar las hormigas, fungicidas, feromonas sintéticas, herbicidas, preparativos para matar babosas, nematicidas, rodenticidas; repelentes de insectos; reguladores del crecimiento de los insecto s, sustancias químicas y productos químicos para matar malezas, insectos y parásitos, moscas, mosquitos, pulgas, polillas,

babosas, nematicidas, rodenticidas; repelentes de insectos; reguladores del crecimiento de los insecto s, sustancias químicas y productos químicos para matar malezas, insectos y parásitos, moscas, mosquitos, pulgas, polillas, cucarachas, hormigas y escarabajos; veneno para ratones; rodenticidas; repelentes de mosquitos natural; repelentes de paloma natural; insecticidas para moscas, insectos que se arrastran y vuelan, termitas de madera seca, termitas terrestres y termonebulización; preparaciones para destruir larvas, moscas, cucarachas, hormigas; preparaciones para destruir pulgas y garrapatas en perros y g atos; preparaciones para destruir garrapatas en el ganado; preparaciones para eliminar olores y manchas y para repeler perros y gatos; insecticidas y repelentes de insectos naturales para perros y gatos […]”.

4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 821 de 20 de marzo de 2018, no se presentó oposición por parte de terceros.

5. Anotó que, a través de la Resolución 46468 de 4 de julio de 2018, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “BEQUISA” para distinguir productos de la mencionada clase 5ª, al realizar un cotejo de oficio con la marca “ EQUISAN” para clase 5ª, cuyo titular es Laboratorios Provet S.A.S. Frente a dicha decisión, la sociedad solicitante interpuso recurso de apelación.

6. Aseveró que, mediante la Resolución 18009 de 29 de mayo de 2019 , el

S.A.S. Frente a dicha decisión, la sociedad solicitante interpuso recurso de apelación.

6. Aseveró que, mediante la Resolución 18009 de 29 de mayo de 2019 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 46468.

4 Folios 3 y 4 C pp. 5 Folios 4 a 6 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00430-00

Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación6

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta das: i) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina , artículo s 134, 135 literal b) y 136 literal a) ; y ii) Constitución Política, artículo 61.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “BEQUISA” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era

encuentran viciadas de nulidad toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “BEQUISA” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era similarmente confundible con la marca “ EQUISAN”, que ampara productos de la misma clase.

9. Explicó que , a su juicio , el signo solicitado presenta diferencias ortográficas, fonéticas y gráficas, respecto de la marca previa, las cuales lo hacen distintivo, por lo que la SIC violó los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

10. Manifestó que se vulneró el artículo 136, literal a) ibidem, puesto que “[…] las marcas confrontadas tienen algunas consonantes diferentes, que por su ubicación hacen que las mismas se pronuncien de forma muy diferente; donde la mayoría de las sílabas que hacen parte de las mismas también son totalmente disímiles; agregando finalmente que las marcas cotejadas tienen una parte inicial y final también muy diferente, lo anterior nos permite concluir que no existe confundibilidad entre las marcas confrontadas, desde el punto ortográfico. [Así mismo, resalta que] dos marcas pueden tener en su composición algunas letras en común, pero si su sílaba tónica es completamente diferente, no habría similitud desde el punto de vista fonético, como ocurre en el presente caso […]”.

11. Argumentó que los signos distintivos son ideológicamente diferentes en tanto que “BEQUISA” es de fantasía y “EQUISAN” se relaciona con un producto destinado a sanar equinos, esto es, caballos.

12. Adujo que los productos destinados a la salud de los caballos son adquiridos por

“BEQUISA” es de fantasía y “EQUISAN” se relaciona con un producto destinado a sanar equinos, esto es, caballos.

12. Adujo que los productos destinados a la salud de los caballos son adquiridos por un consumidor especializado o selecti vo, debido a que estos animales requieren de muchos cuidados.

6 Folios 7 a 39 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00430-00

Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

14. Explicó que “[…] desde el punto de vista ortográfico, se observa que de las 7 letras que componen cada una de las marcas, 6 de ellas coinciden, inclusive en su secuencia.

Añadido a eso, ambas están compuestas por el mismo número de sílabas (3), que son por un lado E-QUI-SAN y por el otro BE-QUI-SA. Del anterior análisis, se puede concluir sin dificultad alguna, la similitud ortográfica que se presenta entre ambos vocablos. Ahora, contrario a lo manifestado por el demandante, al apreciar en conjunto los signos

por un lado E-QUI-SAN y por el otro BE-QUI-SA. Del anterior análisis, se puede concluir sin dificultad alguna, la similitud ortográfica que se presenta entre ambos vocablos. Ahora, contrario a lo manifestado por el demandante, al apreciar en conjunto los signos BEQUISA/EQUISAN se observa que son fonéticamente similares, dado que la marca solicitada reproduce gran parte de su secuencia gramatical, por lo que el hecho de agregar la consonante B al inicio y excluir la consonante N al final de la palabra, no generan un cambio sustancial ni tampoco otorga distintividad, haciendo incurrir al consumidor en un riesgo de confusión o asociación respecto al origen empresarial […]”.

15. En cuanto a la conexidad competitiva, afirmó que “ […] el signo solicitado pretende identificar productos que no solo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, sino que ambos signos distinguen productos que tienen finalidades afines como son los productos químicos para uso veterinario guardando así estrecha relación. Por tanto, las marcas BEQUISA y EQUISAN no pueden coexistir pacíficamente en el mercado para distinguir los productos y servicios de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, so pena de generar un riesgo de confusión para el consumidor que puede resultar perjudicial para la salud humana, animal y vegetal

[…]”.

II.2. Contestación de la sociedad Laboratorios Provet S.A.S.

16. La sociedad Laboratorios Provet S.A.S. , tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma8 del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma8 del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

17. La sociedad Bequisa Industria Química do Brasil Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 30 de septiembre de 20199 en contra de las

7 Folios 122 a 130 C pp. 8 Folios 94, 103 y 142 C pp. 9 Folio 1 C pp.5

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Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones 46468 de 4 de julio de 2018 y 18009 de 29 de mayo de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

18. Por auto de 18 de diciembre de 201910 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de Laboratorios Provet S.A.S. El 27 de enero de 202011 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

19. A través de providencias de 11 de febrero de 2021 y 2 de julio de 202112 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 9 de julio de 202113.

20. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se

fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 9 de julio de 202113.

20. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

21. Mediante auto de 4 de octubre de 202114 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 341-IP-2021 de 11 de mayo de 2023 15 dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro

fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

[…]

10 Folios 87 y 88 C pp. 11 Índice 13 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Folio 143 C pp. e índice 37 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 índice 43 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 14 índices 46 y 47 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 índice 56 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

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Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de

riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

23. Mediante auto de 5 de junio de 2021 16 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

24. En el término para alegar de conclusión, la socied ad demandante 17 y la SIC 18 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

16 índice 59 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 índice 66 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 índice 65 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.7

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14919 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 46468 de 4 de julio

secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 46468 de 4 de julio de 2018 y 18009 de 29 de mayo de 2019 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca al signo mixto “BEQUISA” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad

Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

27. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “BEQUISA” solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marc a m ixta “EQUISAN”20 que ampara productos de la misma clase, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; así como lo dispuesto en los artículos 134 ibidem y 61 de la Constitución Política.

28. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

29. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 46468 de 4 de julio de 2018 21 y 18009 de 29 de mayo de 2019 22 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el

de 4 de julio de 2018 21 y 18009 de 29 de mayo de 2019 22 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “BEQUISA” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

19 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas es peciales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 20 Certificado 240.660 Versión 7. 21 53 a 55 C pp. “[…] Por la cual se niega una solicitud de registro […]”. 22 Folios 56 a 60 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00430-00

Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

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IV.4. Análisis del caso concreto

30. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “BEQUISA” para distinguir productos de la clase 5ª, estos son:

“[…] sustancias químicas y productos químicos destinados a las actividades de limpieza del hogar, incluyendo: insecticidas, preparativos para matar las

del signo mixto “BEQUISA” para distinguir productos de la clase 5ª, estos son:

“[…] sustancias químicas y productos químicos destinados a las actividades de limpieza del hogar, incluyendo: insecticidas, preparativos para matar las hormigas, fungicidas, feromonas sintéticas, herbicidas, preparativos para matar babosas, nematicidas, rodenticidas; repelentes de insectos; reguladores del crecimiento de los insectos, sustancias químicas y productos químicos para matar malezas, insectos y parásitos, moscas, mosquitos, pulgas, polillas , cucarachas, hormigas y escarabajos; veneno para ratones; rodenticidas; repelentes de mosquitos natural; repelentes de paloma natural; insecticidas para moscas, insectos que se arrastran y vuelan, termitas de madera seca, termitas terrestres y termonebuli zación; preparaciones para destruir larvas, moscas, cucarachas, hormigas; preparaciones para destruir pulgas y garrapatas en perros y gatos; preparaciones para destruir garrapatas en el ganado; preparaciones para eliminar olores y manchas y para repeler perros y gatos; insecticidas y repelentes de insectos naturales para perros y gatos […]”.

31. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado es registrable. Ello toda vez que , a su juicio, no es similarmente confundible con la marca previamente registrada.

32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 341similarmente confundible con la marca previamente registrada.

32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 341IP-2021 de 11 de mayo de 202323 dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

33. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 , al exponer el concepto de violación adujo que el signo solicitado no resultaba similarmente confundible con la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, en tanto que son diferenciables, esto es la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.

34. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135, literal b) ejusdem.

35. Así las cosas, el texto de la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis

es el siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

23 índice 56 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00430-00

cuando:

23 índice 56 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00430-00

Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y 61 de la Constitución Política

36. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dif ícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias,

análisis simultáneo, pues el consumidor dif ícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

37. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante24

(mixto) Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

24 Folio 72 C pp.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00430-00

Demandante: Bequisa Industria Química do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso25

EQUISAN

(nominativo) Certificado 240660 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

38. Ahora, c omo en el presente caso se va a coteja r un signo mixto y una marca nominativa, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

39. En efecto, de la revisión del signo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

40. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

41. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que im prime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

[…]”26.

42. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el signo mixto solicitado el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis

42. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el signo mixto solicitado el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto.

43. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspond